壹、序－客戶拆夥了，誰才是律師/專利師的委任人？
A與B就所研發的環保尿布材料並列為共同發明人、申請美國專利，並約定以B及其所設立之B1公司為專利權人。A、B 嗣後交惡，A向紐約法院對B及B1公司起訴，陳稱A才是前述美國專利的唯一發明人，被告等應移轉爭議專利予A，並在審前程序主張B的專利律師C應在「證據開示」程序配合提供為準備與申請本案專利與B及B1溝通的相關訊息，本件無「律師/專利師和委任人間通訊保密豁免特權」的適用，因為A與B就本案專利屬於C的「共同委任人」、可共享相關專利申請資訊、C已經自行「拋棄(waived)」保密豁免特權；且C與B亦成立「默示委任關係」，法院有權要求強制揭露相關資訊。此時專利律師C對本案相關專利申請與客戶溝通所有資訊是否仍負保密義務？C如受委任處理本案訴訟，是否違反禁止雙邊代理、利益衝突之義務？
貳、美國律師/專利師與委任人間之「通訊保密豁免特權」、「保密義務」與其例外
一、為鼓勵律師/專利師與其委任人間坦誠及充分的溝通，以使律師/專利師可瞭解案件全貌進而提供合理建議，美國法曹協會「專業行為模範規則」等法律規範其法院或政府不得強迫律師/專利師揭露與其等委託人間任何應保密的書面或口頭「溝通事項(communication)」，此即「律師/專利師與委任人間之通訊保密豁免特權(attorney-client privilege)」，此項特權構成英美法系訴訟程序「證據開示(discovery)」規則的例外。除此之外，律師/專利師對於任何與其當事人往來的相關資訊，亦負有保密義務(duty of confidentiality)，其範圍甚至廣於「通訊豁免特權」涵蓋的「通訊事項」，可包括與委託人相關的所有訊息，無論該訊息是否被要求保密或者有損於委託人利益，除非獲得書面同意或者律師/專利師執行本案業務上所必須以及相關職業規則允許之情況，才可例外揭露。
二、豁免特權及保密義務之例外
(一) 基於公益要求，法律或判例對前述豁免特權亦對應設有例外，其中之一為「共同委任人(Joint clients)」：倘若當事人不僅一人，而是有共同利益關係的當事人同時委任相同律師/專利師擔任代理人，例如商業合夥關係協議的簽訂，則在該等共同利益關係人間出現的爭議(例如:拆夥時)，法院可要求律師/專利師在證據開示程序中揭露通訊內容。或者，相關通訊內容已經被律師自行公諸於眾時，構成律師/專利師「拋棄(waived)」豁免特權之事由。
(二) 再者，在「默示委任關係(implied attorney-client relationship)」的情形，法院有權認定律師不負「保密義務」。
三、Nicole Richards v. Thomas C. Kallish, et al. 案
(一) 商業合作關係可能導致「律師/專利師」與其「客戶/委任人」的關係界定變得模糊，以致影響「通訊豁免特權」及「保密義務」之範圍。近期乙件紐約法院之裁判1即反映此議題，其背景事實已簡化於本文序言，摘錄裁判要旨如後以資討論。
(二) 本案美國紐約法院認定原告A與專利律師C並未成立任何「共同委任關係」或者「默示委任關係」，因此專利律師C仍就業務上知悉的B所有資訊負「保密義務」：
1. 律師/專利師與客戶是否「成立委任關係(formation of an attorney-client relationship)」取決於雙方是否存在明示或默示的委任關係。在紐約，法院主要考量以下六項因素：
a. 是否簽訂付費協議或已支付相關費用；
b. 是否有委任契約或者聘用協議；
c. 是否存在律師/專利律師「無償提供法律服務的非正式關係」；
d. 律師/專利律師是否「實際代理」處理案件的某部分(例如，作證)；
e. 律師/專利律師是否為保護另一委託人的利益而將個人排除於某些環節的代理行為之外；
f. 潛在客戶是否「相信」委任關係已經成立，且其信賴是否「合理」。
前兩項為「明示委任」，其餘則是「默示委任」之審查標準。
2. 本案法院認為：
(1) 專利律師C是與B1公司簽訂聘用協議，且相關服務費用是由B1公司支付，專利律師C在本案專利申請程序中成立明示委任關係者為B1公司，原告A與專利律師C並未成立「明示委任關係」。
(2) 原告A與專利律師C亦未成立「默示委任關係」：
A雖主張以往曾與專利律師就本案專利之申請進行數百次溝通，並簽署幾份授權書，使其可代理專利發明人參加美國專利商標局就本案專利之審查會議。惟基於專利律師C與B1公司間的聘用協議約定，發明人提供技術資訊並簽署必要文件以支持專利申請等活動是為了進一步促進專利律師C向B1公司提供法律服務。聯邦法院相關判例2亦指出，即使發明人依據美國專利法(35 USC)第111條將其對專利的權利轉讓給公司/法人組織，使專利律師提出申請，發明人和專利律師間亦不會當然成立委任關係。因此，A尚不得因為曾經在任職期間向專利律師C說明本案專利技術內容或者簽署宣誓書使後者據以申請專利，而認定A與C構成前述第1點c.項或者d.項審查標準所述之「默示委任」關係。
(3) 除此之外，專利律師C在與B1公司接洽聯繫期間，更曾主動將A排除於帳單和與其技術無關的業務聯繫範圍之外，法院因此認定前述背景事實顯示C並無任何足以使A合理信賴雙方具有默示委任關係之行為存在。
(三) 專利律師C亦未拋棄其「通訊豁免特權」
在公司/法人組織與律師/專利師成立委任關係之情形，公司員工知悉律師/專利師與公司間通訊的內容，其目的是為了要讓律師/專利師更準確地提供法律建議，或者通訊內容即與該員工在公司所負責職務相關者，即不能認為律師/專利師與該名員工的聯繫行為構成「拋棄」其保密特權。
參、本件案例對專利從業人員的啟示
一、對於從事與美國專利申請、諮詢相關業務者而言
(一) 美國聯邦最高法院向來認為專利律師等相關專利從業人員代理籌備專利之申請與進行過程即係從事法律業務3，因此專利師等代理人與其委任人針對申請發明所為相關記錄不僅負有保密義務，亦屬於「通訊豁免特權」涵蓋項目4。前述案例顯示，在法院認定有「共同委任」或者「默示委任」關係時，構成通訊豁免特權或者保密義務之例外；專利從業人員在提供共同研發者相關專利申請或諮詢等服務時，在此保密義務例外範圍甚至有利益衝突，構成雙邊代理禁止事由。
(二) 站在外部專利從業人員之角度，在共同發明人因合作關係破裂、拆夥、離職等因素各分東西時，曾經共同研發的項目倘若演變為訟爭標的，即可能衍生代理人在訴訟中「左右為難」的情勢。誰才是真正與爭議專利之申請或訴訟具有「委任關係」的當事人？是決定應負保密義務對象及範圍的關鍵界線。為減緩被認定違反保密義務或者避免利益衝突、雙邊代理之風險，企業外部之專利從業人員，從接案時起即宜留意確認接受委任相關業務的對象及其範圍，可參考前述裁判認可的模式，採取以下措施：
1. 受委任提供專利諮詢、申請等業務時，簽署書面的委任契約，敘明受委辦事項範圍及與委託人合作夥伴、公司員工間互動之目的，將有助於緩和潛在訟爭發生時「共同委任」之爭議。
2. 受公司/法人組織委任辦理專利申請諮詢等業務時，亦宜留意與員工溝通討論的範圍，根據業務關聯性劃分利害關係人，並區隔互動方式以及頻率，避免因為電郵副本等連絡方式揭露業務資訊予不相干的人員、勿主動提供或者討論諮詢項目以外的研究心得，例如：專利獲准對於公司發展的潛在影響、專利價值、公司帳務資訊等，以緩和離職員工與原任職公司在潛在訟爭中主張「默示委任」之風險。
二、台灣律師／專利師的角度
(一) 保密義務及其範圍寬廣，但拒絕證言權之範圍相對較美國「通訊豁免特權」窄
1. 根據相關法令，台灣律師/專利師對於受委任事件內容，非經告知委任人並得其同意，仍然負有類似於美國律師/專利律師的「保密義務」(律師法第36條、律師倫理規範第37條、專利師執業倫理規範第33條參照)。違反保密義務者，不僅可能受到所屬執業公會之懲戒，甚至涉有刑責(律師法第130條、刑法第316條參照)。
2. 台灣律師/專利師保密義務的範圍解釋上應與美國一致
台灣律師倫理規範第37條(原條次為第33條)於2009年9月19日增訂時，其立法理由第1項明揭係參照美國法曹協會「專業行為模範規則(Model Rules of Professional Conduct)」第1.6條所修訂，因此一般認為台灣律師/專利師亦可參照美國律師/專利律師執業規範的相關解釋，寬認其保密義務範圍。律師/專利師在與客戶聯繫過程中從客戶處得知的一切資訊，包括業務計畫、專利佈局、客戶對競爭者的評估等仍應遵守保密義務，不以與創作內容直接相關的資訊為限。
3. 再者，基於保密義務之遵守，台灣律師/專利師在訴訟程序，就其因職務、業務所知悉有關他人秘密之事項亦均有「拒絕證言權」(民事訴訟法第307條第1項第4款及第5款、刑事訴訟法第182條及行政訴訟法第146條第1項第2款參照)。但由於台灣並無如美國訴訟程序的證據開示制度，因此前述美國制度下的「通訊豁免特權」在台灣亦無對應制度。律師在法庭作證時，對涉及其應守秘密之事項固可拒絕證言，但在法院等司法機關要求提供與當事人溝通、交流過程中所取得之資料(例如：會議記錄)，能否拒卻，仍有爭議。
4. 因此，本文序言之案例倘若發生在台灣，專利師C在A與B發生確認專利權歸屬之訴訟，當A申請傳喚C到庭就不利於B之事項加以陳述時，C依法享有「拒絕證言權」；但在法院依職權調查證據，命C提出所持有的日誌紀錄等資料時，專利師C恐怕並無拒卻之權利。
(二) 禁止利益衝突義務之範圍
1. 台灣的律師/專利師同樣基於受委任關係，而負有對其委任人在合法範圍內謀求最大利益之忠誠義務，因此衍生禁止發生與委任人「利益衝突」的行為準則。
2. 界定台灣律師/專利師禁止利益衝突義務之範圍，與前述案例同樣，必須先清楚釐清「誰是當事人」？誰是與律師/專利師建立明文委任契約關係或者信賴關係的對象？對於具有「共同委任關係」或者「默示委任關係」的「現在委任人」或者「前委任人」，台灣律師/專利師同樣具有禁止受任與其利益衝突事件的義務(律師倫理規範第31條、專利師職業倫理規範第7條參照)。
3. 本文序言之案例倘發生於台灣，若A能證明在任職於B1公司期間，曾就訟爭實質相關事項「諮詢」專利師C的意見，C依台灣律師/專利師相關倫理規範，仍可能因此被認定為與A之間成立「默示委任關係」，而對續行代理B與A進行確認專利權歸屬訴訟產生利益衝突。因此，前述第參、一項從美國案例中教示的雙邊代理風險緩和措施，對於台灣專利從業人員而言，仍具有參考價值。
1 Nicole Richards v. Thomas C. Kallish, et al., 22-cv-9095 (CS) (VR) (S.D.N.Y. Nov. 22, 2023)
2 Univ. of W.Va. v. VanVoorhies, 278 F.3d 1288, 1303-04 (Fed. Cir. 2002)
3 SPERRY v. FLORIDA, 373 U.S. 379 (1963)
4 In re Spalding Sports Worldwide, Inc. 203 F.3d at 805-06