美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit；下稱CAFC)去年底在K-fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc., Case No. 22-2042 (Fed. Cir. Dec. 26, 2023)案推翻加州中區聯邦地院「申請專利範圍解釋令(claim-construction order)」，認定原審錯誤解讀申請專利範圍，摘錄其裁判要旨如後供參。
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本案背景
(1) K-fee公司(K-fee System GmbH)擁有三件透過讀取條碼資訊以控制飲料生產過程的專利，專利號：10,858,176（下簡稱'176專利）, 10,858,177以及10,870,531。以'176專利為例，在咖啡膠囊外緣的條碼上具有參數，可控制咖啡的溫度、水量及其他特性。另一方面，Nespresso公司(Nespresso USA, Inc.)產製的咖啡膠囊產品包裝也有編碼，搭配條碼辨識技術可控制咖啡的濃度、水量及溫度，消費者只需將咖啡膠囊放入機器，即可一鍵調製義式濃縮咖啡、美式咖啡等不同風味的咖啡飲品。
(2) K-fee在加州中區聯邦地院對Nespresso起訴，稱後者的咖啡膠囊產品侵害前述三件專利專利權。雙方在訴訟的爭點集中於對專利說明書用語「條碼(barcode)」之解讀，以及原告是否曾限縮前述用語的適用範圍。爭議用語「條碼(barcode)」出現在每一請求項中，以ʼ176專利請求項第1項為例，部分內容如後：
一種製作咖啡飲料的方法，該方法包含：
提供一種包括條碼(barcode)閱讀器的設備；
將第一部分膠囊插入該設備中，該第一部分膠囊包括…一個相對的底側，第一條碼(barcode)位於底側…；
使用條碼閱讀器讀取第一條碼(barcode)；
基於第一條碼(barcode)的讀取來控制第一咖啡飲料的生產過程；…。
(3) Nespresso抗辯：其歐洲關係企業Nestec曾據其國際申請案WO 2011/141532 A1(在歐洲專利局為D1，下簡稱Jarisch 前案)向歐洲專利局爭執本件專利歐洲對應案(EP3 023 362)的效力，K-fee為與Jarisch 前案揭示的技術相區別，向歐洲專利局主張後者揭示的是「位元編碼(bit code)－僅包含「0」與「1」的「二進位代碼」，而非「條碼(barcode)」。地區法院在其「申請專利範圍解釋令」中將K-fee在歐洲專利局的陳述列為內部證據，認定K-fee已限縮爭議用語「條碼(barcode)」的「一般通常涵義(the plain and ordinary meaning)」，將「條碼(barcode)」之定義排除Jarisch 前案中的「位元編碼(bit code)」。由於Nespresso被控侵權品使用的編碼類型與Jarisch 前案相同，地區法院對 Nespresso 為不侵權之即決判決。K-fee提起上訴。
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CAFC據以下理由撤銷原判決：
(1) CAFC重新審查原審對於爭議用語之解讀方式是否有誤。由於本案專利請求項和專利說明書內都未明確定義「條碼(barcode)」，法院根據申請專利的歷史資料，特別是K-fee 向歐洲專利局區分其歐洲對應專利與Jarisch 前案之說明，以認定在該領域具有通常知識者如何解讀「條碼(barcode)」之意涵：
a. 在歐洲專利異議案中，Nestec主張：Jarisch 前案揭示「藉助編碼(by means a code)」顯示飲料膠囊上資訊的技術，所稱「編碼(code)」即等同於K-fee歐洲專利(EP3 023 362)之「條碼(barcode)」術語。為克服前述主張，K-fee向歐洲專利局提出該技術領域之出版品，將「條碼(barcode)」描述為「具有不同寬度之條形代碼」，並提出維基百科、一般字典和專家意見支持其主張。
b. K-fee進而表示Jarisch 前案教示的「編碼(code)」不符合前述「條碼(barcode)」的定義：
Jarisch 前案實施例中僅曾提及「位元編碼由一系列小矩形表面所形成」，「可包括對應位元0和位元1的兩種編碼狀態」，因此Jarisch 前案公開的編碼僅指「位元代碼(bit code)」，並未公開「條碼(barcode)」或者「具有不同寬度之條形代碼」，後者之範圍應大於只包含「0」與「1」的「二進位代碼」。而歐洲專利局在該案的結論是：沒有明顯的證據支持Jarisch 前案公開了「具有可變性條碼寬度」的編碼。
c. 從K-fee向歐洲專利局的全部陳述觀之，K-fee始終將「條碼(barcode)」定義為「寬度可變線條所構成的條形代碼」、著眼於不同寬度線條間的視覺外觀，但 K-fee 並未有任何陳述「條碼(barcode)」如何被編碼的訊息，或者有任何「條碼(barcode)」不包括「位元編碼(bit code)」的明確陳述。K-fee甚至在一份資料中表示「條碼，可以是但並不當然是，位元編碼」、「條碼等同於位元編碼是在特殊的情形」。此外，K-fee也向歐洲專利局指出國際通用零售商品條碼UPC或EAN都是落入「條碼」範圍內的實例，UPC或EAN條碼都可分解為二進位「模組」，其中每個模組猶如位元編碼，呈現僅兩種可能的編碼狀態。相關證據顯示，K-fee向歐洲專利局描述「條碼」和「位元編碼」的關係時，不只是單純主張「條碼」不包括「位元編碼」。原審法院稱K-fee 向歐洲專利局陳述時，已自行限縮「條碼」的一般通常涵義是錯誤的認定。
d. CAFC的結論是，根據本案專利全文以及內部證據(包含對應專利在歐洲專利局被申請異議的歷史檔案資料)，該領域具有通常知識者會將本案專利之「條碼(barcode)」用語理解為「顯示條形的行代碼訊息」，其特點是「訊息中的條形碼具有不同寬度的視覺外觀」。CAFC推翻原審法院的解讀，將本案專利之「條碼(barcode)」用語解釋為包含以下訊息組成的代碼訊息：一列線性排列的、視覺上寬度不均勻的線條（或產生此類訊息的編碼系統）。
(2) 本案專利權人並未自行放棄(disclaim)或以其他方式限縮「條碼(barcode)」用語所涵蓋的範圍：
a. 根據以往判例，專利權人「自定義用語(lexicography)」時，必須「對爭議用語的定義清楚地闡述」，並且「明確的表達有意重新定義」該爭議用語。但本案中，K-fee在向歐洲專利局提交的資料中不斷表達爭議的「條碼(barcode)」用語是一般通常涵義，且並未有明確重新定義的陳述。
b. 相關判例並揭示，認定爭議案件內部證據達到專利權人「自行放棄(disclaim)」某特定特徵，必須達到「清楚且無錯誤(must be both clear and unmistakable)」的程度。在本案，整體觀察K-fee在歐洲專利局的檔案歷史資料，對於「條碼(barcode)」是否排除「位元編碼(bit code)」之陳述含糊不清， K-fee 唯一明確主張的是Jarisch 前案並沒有明確公開不同寬度的條碼。CAFC因此撤銷原審法院對於爭議「條碼(barcode)」用語的解釋及認定不侵權之即決判決。
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CAFC在本案之裁判重申以往判例揭示的原則，即歐洲專利檔案歷史資料雖然可被納入解讀申請專利範圍的內部證據，但仍應整體觀察相關資料全文再加以解釋，以確認爭議用語是否明確限制其適用範圍。本案之爭議「條碼(barcode)」用語既然並不符合前述標準，即仍應依一般通常涵義解讀。