一、台灣廠商到歐洲參加電子、消費品、自行車等各類商展藉以 推廣產品、拓展客戶行之有年。以德國為例,在該國舉行的商展佔世界三分之一強的比例,參展廠商動輒千家,涉及的商品又是各廠研發心血,因此以往在國際商展上專利權人向德國法院聲請假處分以禁止仿冒、或者敵對廠商展出產品之情形時有所聞。為避免在商展上受到法院代表現場調查、扣押甚至導致閉展等突襲,使國際商展上的智慧財產攻防,亦成為參展廠商事前準備項目。2023年6月1日開始運作的歐盟單一專利法院(Unified Patent Court,下簡稱UPC)對於顧慮可能被單方聲請臨時禁制令等保全程序措施獲准者,設置可預先向法院登錄的「保護函(Protective Letter)」制度,或可作為有意參展廠商之新維權考量措施。
二、UPC保全程序及其對應的「保護函」制度
(一) UPC的保全程序
1. 一般情形下UPC不會根據單方聲請採取訴前「暫時性措施(interim measures)」。但在必要時,為避免可能對專利權人造成不可回復的損害,或者存有證據明顯可能被銷毀的風險,UPC有權根據單方聲請迅速採取「暫時性保護措施」-包括臨時禁制令、扣押命令或移轉命令(UPC 協議第62(5)條參照)。
2. 此外,UPC 也可根據單方聲請,為「證據保全措施」-採取檢查特定場所並核發假扣押命令等措施(UPC協議第60(5)條以及61(2)條參照;另見UPC 程序規則第212條)。
(二)「保護函」制度
在單方聲請啟動保全程序之情形下,相對人可能因突襲式的禁制令,導致新產品被迫下架等嚴重商業影響。為防止法院僅據片面之詞即准予執行臨時禁制令等保全程序,UPC將以往部分歐盟成員國司法慣例明文化,於UPC程序規則第207條規範「保護函」制度。
1. 有權登錄(registration)申請者:
根據UPC官網公告,保護函是一種先發制人的辯護聲明,任何認為可能被依UPC認作被告,被聲請核發臨時禁制令等保全程序措施者,皆可提出登錄申請。
2. 登錄申請時間及其有效期間:
申請登錄時間並無限制,隨時可提出。
自登錄後之有效期間為6個月,可支付費用後聲請延展期限。
3. 相關費用:
登錄費用200歐元。
延展費:100歐元,可再延展6個月。
4. 登錄事項:
(1) 應以專利語言、說明該信函是保護信函,提交註冊處以下內容:
(a) 提交者及其代理人的名稱;
(b) 預期可能申請保全措施的申請人名稱;
(c) 可向提交者送達的郵遞和電子位址,以及授權接受送達者的姓名;
(d) 相對人的郵遞和電子位址,以及授權接受送達者的姓名(如有相關資訊時提供);
(e) 相關專利號,以及任何以往或審理中的相關資訊(如有相關資訊時提供)。
(2) 可包含之事項:
(a) 說明所依據的事實,包括對潛在保全程序聲請人可能主張事項的質疑,以及/或在具體情況下,對專利無效的任何主張及其理由;
(b) 所依據的任何現有書面證據;
(c) 法律論據,包括應駁回「暫時性保護措施」聲請的理由。
5. 登錄效果:
(1) 保護函在具體保全程序被啟動前不會被公開:
(a) 保護函登錄後保存於法院登記處並未公開、也不會被實質審查,因此公眾或者特定專利權人將不會從公開管道知悉此登錄的內容。惟一旦有向UPC聲請啟動保全程序之行為,法院登記處將會把保護函分別轉知承審的專家小組或獨任法官、及專利權人或其專屬授權人,使承審法院可考慮以開庭等方式讓雙方進行論辯,不會單方聲請即核發禁制令(UPC程序規則209(2)(d)條參照)。
(b) 專利權人之一方倘若在接獲法院轉知的保護函之後,認為其保全程序之聲請無理由,可選擇撤回其聲請,在此情形下,保護函不會被公開,申請保護函之一方也不會被通知曾有提出保全程序聲請之情形。
(2) 針對已選擇退出UPC的專利,解釋上亦可提出保護函之申請:
即使專利權人已選擇退出UPC,但在具體訴訟案尚未在各歐盟國提起之前、專利權人仍有撤回退出申請再加入UPC之可能性(UPC協議第83(4)條參照),且UPC程序規則第207條僅規範「任何認為可能被依UPC認作被告,被聲請核發臨時禁制令者,都可提出登錄申請」,因此解釋上對於已選擇退出UPC的專利,也可對應提出「保護函」登錄申請。
三、雖有論者認為,「保護函」之提交可能導致過早曝光企業弱點、以及難以平衡考量防禦聲明範圍等缺點,目前上述新制仍然頗受歡迎。根據UPC行政委員會(UPC Administrative Committee)2023年6月26日公告,當月開始運作的UPC迄至公告時已登錄236件保護函,是其他申請案的領先項目。有意到歐盟參展的台灣廠商,或者擬在歐盟推出重要新產品的業者,倘若認為在該產業領域之專利持有者聲請核發臨時禁制令之機率較高,或可考慮此一新制,以爭取法院進行兩造聽審、釐清事實之機會,並適度降低單方被通知執行禁制令之風險。