一、近幾年美國境外企業被訴侵害營業秘密者不乏其例，例如台灣聯華電子公司(United Microelectronics Corporation, Inc., UMC)即曾被以侵害美商美光公司(Micron Technology, Inc)營業秘密為由，在美國受刑事起訴，嗣於2020年間與美國司法部簽署認罪協定，同意支付6千萬美元的刑事罰金，並配合協助後者繼續追訴中國大陸半導體廠商福建晉華公司(Fujian Jinhua Integrated Circuit Co.)的犯罪行為，以換取刑事案件免於繼續進行實質審理。
二、美國營業秘密基本法律規範及其司法管轄權範圍
(一) 受到美國法律保護的營業祕密範圍
1. 美國因採取聯邦制，營業秘密由聯邦法律和州法律共同規範，主要包括：
(1) 「統一營業秘密法(The Uniform Trade Secretes Act；UTSA)」：是一項由統一州法全國委員會制定的模板法案，現有47個州通過此法案或類似法案。UTSA規範下的「營業秘密」具有以下特徵：(1)非對外公開或者不容易獲取的資訊；(2)具有商業價值；(3)資訊持有者已採取合理的措施保護其秘密性。使資訊被不當揭露的被害人享有民事損害賠償請求權，並可請求法院核發禁制令。
(2) 「經濟間諜法(Economic Espionage Act，EEA)」：1996年通過，在聯邦刑法典增訂第90章，使營業秘密保護由州法提升到聯邦法位階，並以刑罰打擊營業秘密侵害行為。
(3) 「2016年防衛營業秘密法(Defend Trade Secrets Act of 2016，TSA)」：為避免營業秘密被傳送海外或對公眾洩漏，在經濟間諜法案中又增訂「民事保護程序」，賦予原告可選擇在聯邦法院提起民事訴訟之權利；並提高刑事罰鍰範圍至500萬美元或被侵害營業秘密3 倍價值中之較高金額(營業秘密價值範圍包括研究及設計成本之支出)；另賦予營業秘密持有者更強的救濟手段，例如：可單方聲請假扣押遭盜用之營業秘密；亦有吹哨者條款，豁免揭露不法行為員工(包括受委託辦理事務的企業外部顧問)的民、刑事責任。
2. 對於具備前述營業秘密保護特徵的資訊，而「以不正當方式」加以「持有或利用」者，原則上即可能被法院認定屬於侵害營業秘密之行為。因此，可被認定屬於「營業秘密」的資訊不以高科技製程相關的研發紀錄、實驗數據、產品元件清單等為限，舉凡公司營運各環節涉及的商業預算、財產流通紀錄、內部管理文件、商業計畫、品管方式、人力資源政策、員工通訊內容等非公開資訊都可能被認定為「營業秘密」；而法院被賦予極彈性的裁量權，可個案審酌是否涉及「不當利用」營業秘密，即使尚未造成營業秘密持有者之實際損失，僅僅是雇用競爭對手的離職員工並與其討論以往工作經驗、與同業廠商交換資訊洽談合作可能性等，都可能產生被控「意圖」、「共謀」、「盜用」、「不法持有或利用」營業秘密的風險。州和聯邦兩套法律體系不同，原告可基於各種考量選擇在州或聯邦法院進行訴訟，以謀求其最佳利益。
(二) 美國司法管轄權範圍
1. 美國聯邦及州法院就境外企業是否具有「對人管轄權」，依傳統學理分為：
(1) 「一般管轄權(general personal jurisdiction)」：只要被告與被起訴的州有足夠的接觸(例如：持續而有計劃性地在美國法院地經營事業)，則在符合該法院所在地的「長臂管轄原則(long-arm statute)」，又符合正當程序等規範之情形下，可使該法院取得管轄權。
(2) 「特殊管轄權(specific personal jurisdiction)」：即使被告不符合前述要件，但導致紛爭發生的被告行為若和法院管轄區域取得一定聯繫，法院仍可取得對人管轄權。具體而言，倘若被告的行為：是有意針對法院地的居民所為，並與原告起訴主張之事實具有關聯性，在不明顯違反公平合理原則的情形下，法院也可對美國境外企業涉嫌侵害營業秘密的行為取得對人管轄權。
2. 此外，EEA更進一步明文規範：對在美國境外之侵害營業秘密的犯罪行為，在符合以下要件情形下，法院取得刑事管轄權：(1)被告係美國公民或擁有永久居留權者；或被告為在美國任何一州登記註冊之企業。(2)犯罪行為中有一部分係在美國境內所觸犯者，不論行為人之國籍為何均可適用。
3. 綜上，雖然法院是否取得對人管轄權需根據個案事實及法律規定綜合認定，但在爭議案件與美國公民、美國企業等具有關聯性，或與審判法院所在區域具有最低限度關聯性之情形下，即使是美國境外企業，法院也可能認定其具有管轄權。以往案例包括：雇用美籍企業員工且相關產品和資金持續流入美國、高階主管持續進出美國特定地區、甚至往返多次的電郵聯繫，都曾被認為具有獲取美國企業營業秘密的關聯性而使法院取得管轄權。
三、美國境外企業可採取的降低營業秘密訴訟風險策略
(一) 企業內部採取合理的資安措施：
1. 區分機密資訊的層級，及可接觸利用者的權限。
2. 人員營業秘密保護教育：與新進人員簽署保密及保護智慧財產合約(促員工承諾不濫用前雇主或者任何第三人之營業秘密)、員工在職期間或離職前均持續宣導營業秘密不可擅自濫用之重要性。
3. 適時導入國際公認的資安管理系統：
導入國際公認的資安管理系統，如「ISO 27001資安系統」等，可降低企業資訊洩漏或者受駭客攻擊的風險，並可透過標準化作業對電子設備(電話、電子儲存設備、電子郵件等)等定期監控、保存資料措施，作為潛在訴訟中已採取「合理措施」：保護企業自己的營業秘密，暨避免侵害第三人營業秘密的初步依據。
(二) 雇用美國同業廠商離職員工或其他可能知悉機密資訊員工時，再強化營業秘密保護流程：
1. 宜避免跳過徵求履歷和面試過程，直接洽詢以極高薪資挖角跳槽之行為：由於「盜用」營業秘密的行為不以直接竊取有形的資料為限，前述行為可能被美國法院解讀為具有透過離職員工獲取公司營業秘密之可能性，而准予初步禁制令之聲請。
2. 避免對特定美國企業員工進行「集團式」挖角行為。
3. 雇用競爭廠商離職員工時，了解員工曾與前雇主簽署或者達成的協議範圍，並要求簽署「聲明／保證不非法利用」前雇主營業秘密之合約。
(三) 對外與第三方廠商、客戶接觸時：
1. 善用「保密合約」條款：
對於準備洽談任何合作關係的第三方，提供「保密合約」要求簽署，以保障企業自己的營業祕密。
2. 建置標準接收文件或資訊流程：
對於未經請求而被同業、客戶等第三方主動以電郵等方式提供、用以作為雙方考量是否進行合作的資訊，也可能涉及不當利用訊息，為降低潛在被指控「共謀」盜用營業秘密的風險，對應適時提出是在被動、未經保密的狀況接收資訊等「聲明不保密」條款、或者建置標準接收文件流程，是可考慮的措施。
(四) 因應美國重點調查之對象以及方式及早評估調整合作關係：
由於美、中在高科技各方面的競爭關係，美國前總統川普執政時期於2018年11月間啟動「中國行動計劃(China Initiative)」， 以識別和起訴從事對美國營業秘密之盜竊和經濟間諜活動，並側重於透過外國直接投資和供應鏈對於美國關鍵基礎設施產生威脅者；該計畫雖於2022年2月23日終止，但據「美國之音」報導：中國威脅仍是打擊重點，美國司法部是將打擊重點由中國擴大到多個敵對國家，包括俄羅斯、伊朗和北韓等。因此，對於兩岸或者與其他美方調查、執法焦點區域間涉及「傳輸美商商業機密」有關的科技產業(包括可能以電子方式傳輸資訊、或者透過聘僱高階主管取得美商機密資訊之情形)，將仍然是美國司法部門的調查執法重點。企業可考慮重新檢視並確認與同業之合作模式，是否屬於美方鎖定監控的態樣，及早評估是否有調整合作關係之必要，以降低在美應訴風險。
(五) 平時即建立適當的訴訟應對流程：
1. 了解美國「證據發現程序(discovery)」實務：
一旦在美國啟動訴訟程序，訴訟雙方對於「與案件有關」的事實都有廣泛的聲請調查權，法院的基本態度是只要該資訊與任一方的索賠或抗辯主張有關，即會在「證據發現程序(discovery)」中允許調查，要求出示所持有的紙本或電子數據資料，甚或核准由專業人士偕同到工廠進行採證作業。
2. 製作與律師專利師等面會通訊紀錄：
「律師與當事人間之通訊保密特權(attorney client privilege)」是證據發現程序例外，民事訴訟之一方與其律師間的口頭或書面溝通資訊，原則上可在被要求提出時引用此特權抗辯而不予提供，而刑事調查案件中，若大陪審團(grand jury)以傳票命令被告提供資訊時，被告也可據前述特權拒絕提供資訊。但請求開示證據之一方，經常主張受特權保護的資訊已因為權利人無意中向第三方揭露(例如：權利人曾在社交媒體分享資訊、向第三方機構發函提供相關資料等)，而放棄其保密特權(waiver)。此時，拒絕提供文件的一方，基於聯邦民事訴訟規則，應舉證證明並未棄權。因此與美國有密切往來的企業，可在平時即製作「特權日誌(privilege log)」記載與其律師溝通發生的時間及地點，並逐項列出受特權保護的資訊及其應受保護的理由，以便於潛在訟爭發生時，提供予法院裁量。
3. 製作並保存常規工作日誌：
企業亦可要求涉及研發及可能持有機密資訊的員工從到職起即定時紀錄與相關人員工作交接聯繫、研發流程(包含查找到公知訊息因而改變研發計畫的資訊)，與企業建置的資安系統相互配合建檔作業，以便隨時可以將相關電子設備保存的訊息進行分析，以作為企業內部業務進展、防堵竊盜機密等之分析基礎，及潛在訟爭發生時，有無「盜用」營業秘密之佐證。
(六) 收到被訴通知時立即與專業人士研究因應對策
目前美國法院傳票等訴訟或者調查通知，可透過多元管道送達，並經官方肯認其合法性，因此企業在涉訟之初即應正視風險，立即配合專業人士規劃訴訟步調，以免陷入訴訟泥沼。如前述聯電在美被訴侵害營業秘密的刑事案件，業界認為由於聯電迅速與專業律師等團隊配合，得以及時止損，避免原可能受到之200億美元重罰及包括台灣在內等持續之刑事司法訴追。