一、「失之毫釐差之千里」不僅廣泛發生在科學技術實作領域，在契約文字條款之爭議案也不乏其例。美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit；簡稱CAFC)近期兩則結果相反的判決，即反映契約條款用語之精確度足以影響「合意專屬管轄約款」之效力及訴訟之結果。
二、Kannuu Pty Ltd. v. Samsung Electronics Co., Ltd,案
本所前於2021年間介紹 Kannuu Pty Ltd. v. Samsung Electronics Co., Ltd, 乙案，該案保密協議中「合意專屬管轄條款」約定「任何因本協議或本協議擬進行的交易所引起或與之相關的法律行動、訴訟或程序，專屬位在紐約州紐約市曼哈頓區內具有管轄權的聯邦或州法院審理，無其他司法轄區適用餘地。」惟CAFC認為涉案之保密協議涵蓋範圍或者依該協議進行的交易均與智慧財產權(特別是涉案專利的有效性)無涉，因此前述專屬管轄約款不能禁止締約之一方(三星公司)向美國專利商標局專利審理及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，簡稱PTAB）提出「多方複審程序」之申請(Inter Partes Review，簡稱IPR)。
三、Nippon Shinyaku Co. v. Sarepta Therapeutics, Inc.,案
(一) 時隔一年，CAFC在2022年間對另一保密協議中的「合意專屬管轄約款」為迥異的解釋。日本新藥(Nippon Shinyaku Co., Ltd.)與Sarepta公司(Sarepta Therapeutics, Inc.,)在2020年間簽署「相互保密協議」以便雙方就治療「裘馨氏肌肉失養症(Duchenne Muscular Dystrophy；簡稱DMD)」之潛在業務或合作關係進行討論等準備工作。與本案相關之契約條款如下：
1. 協議第6條「互不起訴條款」，約定：「締約雙方同意在合約有效期間不得在美國或日本的任何司法管轄區就涉及DMD的智慧財產權…直接或間接主張或提交任何法律文件或衡平法的訴因、訴訟或索賠或提起其他任何形式的法律訴訟或對他方提起行政訴訟」，第6.1條進一步指出：「為清楚起見，不起訴的約定包括但不限於，專利侵權訴訟、提起確認判決、向美國專利商標局或日本專利局提出專利有效性之挑戰，以及向美國專利商標局提出復審。…」
2. 協議第10條「合意專屬管轄約款」，約定：「締約雙方同意，在本合約到期後兩年內所提起，所有根據美國法律與專利侵權或專利無效有關的訴訟及潛在法律行動，應向美國德拉瓦聯邦地區法院提起，任何一方均不得以不便利法庭為由尋求移轉此些潛在法律行動1。」而所謂「潛在的法律行動」被定義於協議第1條，即：「在日本新藥和Sarepta或其等附屬公司之間，於本合約生效之前或之後在美國、歐洲、日本或其他國家向法院或行政機構提出的任何專利或其他智慧財產權爭議，除歐洲專利異議或在日本的訴訟以外，與締約雙方開發DMD療法及其商業化有關的行動。」
(二) 本協議於2021年2月21日終止，Sarepta於同日向PTAB提出七件IPR申請案，請求撤銷日本新藥享有之DMD療法相關美國專利。日本新藥隨即於2021年7月13日向美國德拉瓦聯邦地區法院起訴，援引本協議第10條及第1條主張，根據前述約款解釋上即禁止Sarepta於協議終止後兩年期滿前向PTAB提出IPR申請，Sarepta於合約終止後立即提出IPR申請涉有違約及專利侵權，並請求核發暫時禁止令，禁止後者提出IPR申請並應撤回其申請案。
(三) 地區法院駁回日本新藥之申請，對於爭議協議條款解讀如後：
1. 協議第6條(承諾互不起訴約款)以及第10條(合意專屬管轄約款)之適用期間以及用語有別、應調和其用語以避免產生解釋上的矛盾或緊張關係；亦即，第6條明文排除在雙方承諾互不起訴期間(即合約有效期間)向美國專利商標局提出專利有效性挑戰之行為，而第10條的「合意專屬管轄約款」加上協議第1條則隱含有限制於合約期滿後兩年不得向PTAB提出IPR 申請之意。惟依美國專利法第315(b)規定，專利權人向被告提起專利侵權訴訟一年後，IPR將不予立案，因此如果根據日本新藥的主張採納前述解釋，將使Sarepta實質上等同永遠放棄提出IPR申請之權利，地區法院認為此種解讀結果顯失公平。
2. 如僅根據第10條整體文義解讀，基於「不便利法庭」原則請求「移轉管轄」之主張，只會發生在聯邦法院體系下之訴訟行為，IPR程序並無相關法律原則之適用。因此第10條(合意專屬管轄約款)並未排除提出IPR申請之情形，並否准了日本新藥之禁制令申請。
3. 日本新藥對此裁決提起中間上訴，而另一方面，PTAB在本案進行中間上訴期間核准了Sarepta的七件IPR立案申請。日本新藥對此裁決提起中間上訴，而另一方面，PTAB在本案進行中間上訴期間核准了Sarepta的七件IPR立案申請。
(四) CAFC撤銷原審裁判，並重新解讀本件合意專屬管轄條款：
1. CAFC釋明：解釋契約應從客觀合理第三方的角度根據契約整體文義加以判斷，不拘泥於單一字句，且使每一條款和文句都有其意義而無贅句，在契約文字清楚且毫不模糊的情形下，契約條款的表面文義敘述即對締約雙方具有拘束力。本協議第10條合意專屬管轄條款約定：「締約雙方同意，所有根據美國法律與專利侵權或專利無效有關的潛在法律行動，…應向美國德拉瓦聯邦地區法院提起」，條款文字已明確約定專利無效與否的爭議僅能提交給德拉瓦聯邦地區法院審理；此外所謂「潛在法律行動」也在協議第1條被明確定義為「向法院或行政機構提出的任何專利或其他智慧財產權爭議」，地區法院以及Sarepta就前述條款的文義既不爭執，締約雙方即應受該合意專屬管轄條款所拘束。
2. CAFC認為協議第6條及第10條各有其規範期間及內容，並無需要互相調和用語之緊張關係存在：第6條基本上約定合約有效期間雙方承諾互不在任何法院轄區採取任何法律行動，第10條則僅約定：合約終止後兩年內，依美國法律規定與專利侵權或有效性相關之爭議僅能在德拉瓦聯邦地區法院提起。又，「不便利法庭」或者移轉管轄之主張雖然不適用於IPR程序，但可將第10條解讀為一方當事人依約定向德拉瓦聯邦地區法院起訴後，他方不可再提出移轉管轄或者不便利法庭等「抗辯或爭執」。
3. 又，法院亦認可締約雙方有權根據談判協商的結果放棄(bargain away)提出IPR申請的權利，其中包括利用契約之合意管轄條款呈現此一結果。因此，即使如原審所認定：「禁止Sarepta於協議終止後兩年期滿前向PTAB提出IPR申請，可能因為日本新藥於兩年內向德拉瓦聯邦地區法院提起訴訟而使Sarepta實質上等同永遠放棄提出IPR申請之權利」，法院也應尊重締約雙方合意的結果。更何況本案是因Sarepta先提出 IPR申請，致使日本新藥轉而向德拉瓦聯邦地區法院申請提出禁制令，尚難以此認定本件合意專屬管轄條款自始含有迫使Sarepta放棄提出任何IPR 申請之意。
4. CAFC特別指出：該法院就本文第二點介紹的 Kannuu Pty Ltd. v. Samsung Electronics Co. 案例，對同樣是保密協議中的合意專屬管轄約款為相反的判決，是因為該案契約條款的文字本身影響了專屬管轄約款是否適用之解讀，與本案條款明文將「專利有效性的爭議」臚列在合意專屬管轄範圍內之契約文句有別，並非法院立場改變。
四、前述法院判決意旨再揭示了契約文字、用語的重要性，目前美國法院雖然承認「專屬合意管轄條款」之有效性，但由於爭議的種類多元，且爭端解決機構的選擇也包括民事、行政、仲裁等多重管道，法院的態度為：未明確約定的項目即視為未約定，締約雙方宜各自衡量企業核心目標，以之作為撰擬契約用語的依據，以免因契約解讀不利影響權益。
1 第10條合意專屬管轄約款之原文為：「The Parties agree that all Potential Actions arising under U.S. law relating to patent infringement or invalidity, and filed within two (2) years of the end of the Covenant Term, shall be filed in the United States District Court for the District of Delaware and that neither Party will contest personal jurisdiction or venue in the District of Delaware and that neither Party will seek to transfer the Potential Actions on the ground of forum non conveniens.」