美國聯邦巡迴上訴法院(the US Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC)於2022年10月28日，認定伊利諾伊北區聯邦地區法院未依以往判例揭示的設計專利侵權分析標準審查，以判斷原告在本案訴訟成功的可能性，有錯誤適用法律等違誤而廢棄原審核發的暫時禁制令(preliminary injunction)，摘錄判決要旨如後供參(ABC Corp. I v. Partnership & Unincorporated Associations Identified on Schedule “A,” Case No. 22-1071 (Fed. Cir. Oct. 28, 2022))。
一、設計專利侵害判斷標準
(一) 判斷設計專利侵害與否，原告應證明一般觀察者會相信被控侵權品與原告的設計專利整體外觀相同或近似(Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 681 (Fed. Cir. 2008))。而在根據先前技藝來比對設計專利與被控侵權品之差異時，對於熟悉先前技藝的假想一般觀察者而言，先前技藝能凸顯據以起訴設計專利與被控侵權品的差異(Egyptian Goddess, 543 F.3d at 676)。
(二) 本件有爭議之處涉及先前技藝－第D739,906 號設計專利(下簡稱D'906專利)，該專利為「沙漏形狀」的懸浮滑板，而據以起訴之設計專利和大多數被控侵權品都具有此一顯著特徵。
二、本件原告據其第D737,723、D738,256、D784,195及D785,112號關於懸浮滑板之美國設計專利 (以下分別對應簡稱為D'723、D'256、D'195以及D'112專利，並統稱「據以起訴專利」)，對本件被告銷售的4件產品提起侵權訴訟，並據Paul Hatch製作的專家報告聲請禁制令。該報告中將「所有被控侵權品」視作一群組與「據以起訴專利」並列進行整體比較，認定一般觀察者會認為二者實質近似。例如，Hatch認為：「與包括D'906專利在內之先前技藝不同的是，D'195專利和所有被控侵權品都具有一『沙漏形主體』，該主體上有許多水平造型線，以及頂部表面相對平坦、呈拱型覆蓋於車輪區域，暨底部前後的半徑較大，而具有與任何先前技藝不同，向中心延伸時變窄的腳踏板。」Hatch也對據以起訴之其他專利進行了與前述類似的分析。被告提出相反意見的專家報告抗辯被控侵權品與原告據以起訴專利實質不近似。地區法院仍准予核發暫時禁制令，法官於審理時及禁制令內表明：「我相信原告很可能會憑據以起訴專利成功主張侵權。…被控侵權產品與據以起訴專利權利範圍並無明顯或充分不同之處。」、根據原告提出的表面證據，一般觀察者可能會被矇蔽而認為被控侵權品是依據以起訴專利所製售，儘管被告提出不同的專家意見，但解決專家間的爭議有需要進行審理判斷。被告提起上訴。
三、CAFC以下列理由撤銷地區法院核發的暫時禁制令：
(一) 適用錯誤之法律標準
1. 原告於聲請核發暫時禁制令時應證明「本案獲得勝訴之可能性」，而當被告對於侵權與否提出實體部分的抗辯，原告無法證明其抗辯「缺乏實質上的價值」時，法院即不應核發禁制令(Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1350–51 (Fed. Cir. 2001))。
2. 本件被告提出不同意見之專家報告，抗辯原告的專家意見並未就先前技藝與被訴侵權品和據以起訴專利三方比對後實質近似與否表達意見。原審以兩造提出的專家意見有需進一步審判、而被控侵權品與據以起訴專利「無明顯或充分的不同」為由核發暫時禁制令即有未適用判例法揭示標準之錯誤。
(二) 未能就先前技藝進行三方比對分析
1. 被告在原審援引先前技藝抗辯一般觀察者可藉以區辨出被控侵權品與據以起訴專利有別，而地區法院並未就包括D'906專利在內之先前技藝也與被控侵權品和據以起訴專利同樣具有「沙漏形主體」特徵時，一般觀察者如何進行與先前技藝的三方比對分析，並據以認定原告具有勝訴之可能性。
2. CAFC援引前述Egyptian Goddess判例意旨( 543 F.3d at 676)強調：以被控侵權品D、據以起訴專利和先前技藝之「俯視比較圖」為例(參見下圖)，當三方都具有「沙漏形主體」之顯著特徵時，該特徵將成為據以起訴專利之背景特徵，實質近似性分析的重點將會集中在據以起訴專利的其他特徵。而本案地區法院竟採納原告之意見，以「沙漏形」特徵認定被訴侵權品與據以起訴專利「沒有明顯的不同」，即有未能依先前技藝進行一般觀察者檢測分析之錯誤。
(三) 未能逐一對被控侵權品進行近似性分析
1. 依聯邦民事訴訟規則65(d)：每項禁制令都必須說明其核發之原因，同規則52(a)(2)規範：在核發或拒絕核發包括暫時禁制令在內的中間禁制令時，法院也必須陳述支持其裁判之事實調查結果和法律結論。因此，當法院核發禁制令時，必須就被訴侵權品逐一進行侵權分析，以符合前述「裁判應說明理由」之民事訴訟規範。
2. 本件地區法院仰賴原告提出之不精確專家報告核發禁制令，而該報告將所有被控侵權品組合在一起，並未逐一對各產品之設計內容進行分析，因此未能識別出被控侵權品與據以起訴專利設計之間的差異。CAFC指出，即使透過大略的檢視被控侵權品A至D都能發現它們彼此之間設計之不同，以及與據以起訴專利之區別。例如，以前述「俯視比較圖」為例，被控侵權品D之外觀相較於其他據以起訴專利平滑的沙漏形外觀，具有更加有稜角分明的輪蓋形狀邊緣；此外，產品D之輪蓋相較於據以起訴專利，具有特殊的方塊外觀和較小的輪蓋等差異。再者，即使被訴產品之間也有不同的設計特徵，例如被控侵權品D之設計特徵(如下圖)：
而被控侵權品A之設計特徵(如下圖)，寓目可見二者形狀、紋路均明顯有別：
3. 地區法院對於前述寓目可見明顯有別的形狀、紋路等未逐一對被訴產品進行侵權比對分析，即核發暫時禁制令，即違反前述聯邦民事訴訟規則。
(四) 地區法院核發範圍過寬的暫時禁制令
地區法院之暫時禁制令禁止「被告等為銷售之要約、銷售和進口任何產品. . .包括任何重製品、副本或彩色的仿襲涉案專利所主張設計外觀之產品」，並未具體指明是何等侵權品或者是被控侵權品A到D之哪項產品，範圍過於廣泛亦有違以往判例法揭示的禁制令核發標準。