一、美國聯邦第10巡迴上訴法院於今年六月底維持地區法院之判決，認定專利被授權人在專利到期後拒絕支付權利金並未構成違約(David L. Hildebrand v. Wilmar Corporation, Case No. 21-1345)，重申以往判例建立的原則，介紹如後供參。
二、本案基礎事實
(一) 原告(Hildebrand)就一拆除損壞的螺紋緊固裝置(例如凸耳螺帽)享有專利權(下稱本件專利)。2009年，Hildebrand對Wilmar公司提起專利侵權訴訟，嗣雙方達成和解，和解協議書約定：
「Wilmar同意：
(1) 就過去和當前的侵權行為向Hildebrand賠償 25,000.00美元。
(2) 向Hildebrand持續支付權利金，金額為 Hildebrand專利所涉產品總售價的15%，迄至本件專利到期日止(本件專利其後於2015年間到期)。
(3) 在本件專利到期後繼續向Hildebrand支付降低至5%的權利金／費用(Wilmar agree[d] to continue to pay Hildebrand an ongoing reduced royalty/fee of 5% following the expiration of the patent)」。
(二) 2018年，Hildebrand再對Wilmar起訴，主張後者違反雙方和解協議，未在本件專利於2015年到期後支付前述第(3)項之相關費用。
(三) 地方法院駁回Hildebrand之訴，主要援引Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964)和Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 576 U.S. 446 (2015)判例已揭示禁止對過期專利要求支付權利金之原則，認定：如果和解協議中包含此等條款，該等條款亦將不具執行力(unenforceable)。Hildebrand提起上訴。
三、上訴法院維持原審判決
(一) 上訴法院重申：在Brulotte案中，最高法院已建立「禁止專利期限屆滿後繼續收取權利金」之原則。在Kimble案中，法院仍維持Brulotte案所建立的原則，但也指出法院不禁止(1)締約雙方約定對於其他非專利之權利收取費用(例如，涉及營業秘密的權利)，或者(2)締約雙方約定在專利到期之後回溯收取到期前因侵權行為所產生、相當於權利金之損害賠償(例如，以分期給付方式代替一次性付款)。
(二) Hildebrand主張本案並無前述判例「禁止專利期限屆滿後繼續收取權利金」原則的適用，本件和解協議中約定「支付降低至5%的權利金／費用」，其性質並非到期專利之權利金，而是被告對其以往侵害本件專利權造成原告損失之延後補償。
(三) 上訴法院並不同意前述主張，因為本件和解協議已先明確約定，「Wilmar 同意就過去和當前的侵權行為(一次性)向Hildebrand賠償 25,000.00美元」。而協議中並無任何陳述顯示5%專利到期後之付款是用於除了持續銷售過期專利所涵蓋產品之外的任何物品或者涉及其他任何權利。此外，Hildebrand 也未提出本件協議以外的外部證據證明其陳述為真，上訴法院因此維持地院之判決。
四、在台灣，在專利授權協議或者因專利侵權而達成的和解協議中無正當理由而概括約定：專利期限屆滿後繼續收取權利金，可能依具體個案符合「公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則」第6點第2項第5款所規範，「授權之專利消滅後，…授權人限制被授權人自由使用系爭技術或要求被授權人支付授權實施費用」，而構成公平法第20條第5款之不當限制競爭行為。因法治教育的普及，目前實務上少見直接約定收取專利到期後權利金的案例，前述法規之適用，較可能在「包裹授權」等複合式授權協議中，未留意各該專利的特徵及相關期限與對應權利金之比例，概括以最後乙件專利到期之期限作為契約有效期限之案例，恐有被主管機關或法院認定「不當收取權利金」之法律風險，宜於訂約前適度釐清授權範圍，以避免爭議。