一、本所曾於去年報導美國最高法院在Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc.案件中對「專利讓與人禁反言原則(Assignor Estoppels)」適用之限縮解釋，即倘若延續專利權利範圍實質上大於讓與時之權利範圍，讓與人轉讓權利時既不可能對於尚未存在的權利部分保證其效力，該部分即無讓與人禁反言原則之適用。本案發回更審後，聯邦巡迴上訴法院(CAFC)重新調查確認協議讓與之權利範圍後，於2022年8月11日判決本件原告(Hologic)據以起訴之專利請求項實質上並未大於被讓與之權利範圍，被告(Minerva)不得再挑戰專利之有效性(Case No. 19-2054 (Fed. Cir. 2022))。
二、案件前情提要
(一) Hologic公司對Minerva公司提起專利侵權訴訟，主張後者銷售的治療子宮異常出血改良裝置(涉及利用不透水探頭去除子宮內膜中的細胞)侵害其註冊第9,095,348號專利(下簡稱348專利)權。Minerva公司在訴訟中爭執專利之有效性，Hologic公司主張348專利是據Minerva公司的創立人Truckai任職前公司時所發明並轉讓的技術加以申請，Truckai仍列為該專利發明人，依據「專利讓與人禁反言原則」，Minerva公司不能在本件訴訟爭執該專利的效力，地區法院與CAFC均採納Hologic公司之主張。
(二) 嗣最高法院廢棄前述判決、將案件發回更審，闡明：專利權利範圍的變動可能構成限制「專利讓與人禁反言原則」適用的原因。本案中，倘若348專利範圍實質上大於發明人Truckai轉讓的專利權利範圍，Truckai在轉讓權利時即不可能對於尚未存在的權利部分保證其效力，也無禁反言原則適用餘地，CAFC應就相關證據是否符合以上原則重新審理。
三、CAFC更審之主要爭點
(一) 發明人Truckai任職期間所轉讓的是申請中的專利(申請案號No. 09/103,072，下稱072申請案)，其後經過繼續和分案申請成為據以起訴之348專利。被告Minerva公司在本案抗辯：(1)發明人從未聲明或保證據以起訴專利相關技術的有效性：2002年間072申請案在審查階段曾經撤回數個請求項，與本件有關之技術特徵為請求項第31項，而原告Hologic公司是在2004年間受讓取得072申請案之相關權利，因此發明人Truckai從未聲明或保證348專利的有效性，因為072申請案與348專利相關的部分已經被撤回。(2)再者，即使法院認定發明人曾經對讓與給Hologic公司的專利技術為有效性聲明，據以起訴之348專利範圍也大於072申請案請求項第31項之範圍，「專利讓與人禁反言原則」在本案仍無適用餘地。CAFC將審理焦點置於後述兩點。
(二) 專利讓與人是否曾在讓與權利之前聲明或保證其申請中母案專利的有效性
1. 072申請案曾經審查員認定，其申請之數個「裝置請求項」與「方法請求項」是彼此獨立且可區分的發明，而提出「限制要求(Requirement for Restriction)」，Truckai因此撤回包括請求項第31項在內的數個「裝置請求項」。CAFC認為，包括請求項第31項被撤回申請的原因與可專利性無關。因為回覆「限制要求」而撤回之請求項，該部分發明將不會被實體審查，申請人仍可對撤回之請求項另外提出申請。申請審查階段之撤回既不能代表該請求項涉及之專利技術無效，從而，倘若Truckai在讓與專利時曾經聲明或保證該請求項的有效性，即可能有「讓與人禁反言原則」的適用。
2. Hologic公司透過併購取得發明人Truckai任職前公司時期之「專利、申請案及該申請案的任何延續案或尚未提交申請的技術(其中包括本件爭議的072申請案)」，Truckai並曾在所簽署之讓與協議中保證「依當時知識水平合理確信讓與的權利沒有無效或者不可實施事由」，且其提供予072申請案的宣誓書也顯示善意相信該申請案之有效性。因此072申請案相關的技術(含撤回的請求項第31項)已經透過讓與協議轉讓給Minerva公司，且發明人在讓與權利時，曾經為專利有效性的聲明或保證。
(三) 關於專利受讓人據以起訴之專利範圍大小
1. 兩造爭點在於據以起訴之348專利請求項第1項範圍是否實質上大於Hologic公司受讓的072申請案請求項第31項。348專利請求項第1項是以「不透水探頭」為其技術特徵，而072申請案請求項第31項並未有「探頭(applicator head)」元件，Minerva據此主張請求項第31項並未包含「不透水」元件，其範圍較348專利請求項第1項窄。
2. CAFC對於前述爭議之專利請求項範圍進行解釋，認為：
(1) 請求項第31項文字採取開放式用語「包含(comprising)」，因此並不會排除未被描述在該項申請專利範圍中的元件。
(2) 請求項第31項書面說明(written description)裝置「吸收水分的傾向」為一個較佳的技術特徵，但「透水性」並未被描述為一個必要或者強制性的技術特徵。
(3) Minerva雖主張請求項第31項的「電極陣列(electrode array)」元件實質上必須使用透水材料。惟CAFC認為：072申請案之請求項第1項及第16項皆明確記載「透水性的電極陣列」，本件爭議之請求項第31項卻未有相同的限制，依「請求項解釋差異原則(the doctrine of claim differentiation)」，請求項之間對應之技術特徵以不同用語予以記載者，應推定該不同用語所界定之範圍不同，因此求項第31項的「電極陣列(electrode array)」元件並無透水性與否的限制。
(4) 據上，據以起訴的348專利請求項第1項其範圍實質上並不比原告受讓的072申請案請求項第31項更廣，本件有「讓與人禁反言原則」的適用，Minerva公司不得挑戰原告據以起訴專利的有效性。
四、本件案例顯示，「專利讓與人禁反言原則」是否適用，會依轉讓專利之「實質範圍」定之。CAFC在本案中，對於讓與權利之「實質範圍」，是採取審查雙方讓與權利之背景、讓與協議約款內容，以及就爭議專利內部證據(即專利說明書全文以及專利申請審查歷程記錄)進行專利範圍解讀之方式加以界定。
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