一、為保護農業生產及生態環境,並增進農產品安全,成品農藥輸入、加工或者農藥原體輸入、製造,應先向主管機關(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局,下稱防檢局)申請核發「農藥許可證」,並依法標示始得為。其中,農藥「廠牌名稱」是申請「農藥許可證」時所須填寫的項目,但具體名稱可由廠商自行決定,主管機關審核時,倘確認先前無其他農藥使用相同名稱,且符合其他申請之法定要件即會准予發證(農藥許可證申請及核發辦法第12條規定參照)。廠商對於農藥「廠牌名稱」經常有結合公司名稱縮寫,並另外加上其他文字用以區別含有同樣農藥成份之不同系列產品,其「取名」方式與商標權人創設商標之方式類似,且依農藥標示管理辦法第5條第1項第14款規定,成品農藥「有廠牌名稱者,應註明廠牌名稱」;實務上多年來因此不乏農藥製售業者將「廠牌名稱」標示於外包裝,致與商標權之標示產生齟齬的情形。
二、最高法院111年度台上字第835號民事判決最新見解
(一) 甲為註冊第1428901號「正豐及圖」及第1421019號「正豐-正豐冬」商標之商標權人,二商標均指定使用於第5類之農藥等商品。乙之公司名稱特取部分含有「正豐」兩字,並經營農藥之加工與批發事業,乙於其「加保扶」、「固殺草」農藥商品包裝分別標示「正豐冬」、「正豐固殺草」字樣。甲認為乙使用相同或高度近似於其註冊商標之標示,侵害其商標權而提起民事訴訟。乙抗辯其是依農藥標示管理辦法第5條、第11條規定,在農藥商品包裝上標示農藥之普通名稱(「加保扶」、「固殺草」)及廠牌名稱(「正豐冬」、「正豐固殺草」),以履行農藥資訊揭露義務,為商標法第36條第1項第1款規定「以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名、名稱,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用」之合理使用行為,不受原告商標權效力之拘束。一、二審之法院均採納乙之抗辯,判決乙標示「廠牌名稱」於農藥商品包裝並非「商標使用」行為。甲提起上訴。
(二) 最高法院於近日以111年度台上字第835號民事判決認定:
1. 「商標使用」行為,依商標法第5條第1款規定,指「為行銷之目的,將商標用於商品或其包裝容器,並足以使相關消費者認識其為商標者」。依立法理由所載,商標之使用,應就交易過程中,其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷。
2. 至於農藥標示管理辦法第5條第1項第14款及同法第11條固然有關於「有廠牌名稱者,應註明廠牌名稱」、「農藥有廠牌名稱者,其普通名稱應加括弧標明於廠牌名稱下方,且中文字體不得小於廠牌名稱」等規定。法院認為前述規定是為達成同辦法第2條「農藥標示內容應清楚易讀,利於辨識」之目的,以符合農藥管理法第14條第2項授權訂定之意旨,與商標使用之規範,尚有不同。因此,是否為商標之使用,有無侵害商標權,仍應以商標法為斷,不因行為人依農藥標示管理辦法為廠牌名稱之標示,而有不同。
3. 最高法院認為本件事實審法院對於甲提出之以下證據未見於判決理由內加以衡量說明,即直接認定乙使用「正豐冬」、「正豐固殺草」字樣並非作為商標使用,相關消費者只會將之視為「廠牌名稱」,不至於與甲之商標混淆誤認,有判決不備理由之違法,因此撤銷原判決,將案件發回更審:
(1) 甲主張:乙於裝載其農藥商品之紙箱上印有「正豐冬」文字,旁並明顯標注「Ⓡ」之註冊商標符號,相關消費者是否會將「正豐冬」認識為商標,不無疑義。
(2) 依智慧局商標檢索系統查詢結果,受核准之21款「加保扶」農藥,除本件乙之正豐冬加保扶外,似另有12個「廠牌名稱」已註冊為商標。因此,可否謂農藥「廠牌名稱」標示都是非以行銷之目的,而使用於商品之行為,有待審究。
(3) 甲之商標中文文字「正豐」、「正豐-正豐冬」,似非習見用語,且曾經智慧局在具體個案中認定為創意性商標,識別性強,若相關消費者將乙商品的廠牌名稱「正豐冬」、「正豐固殺草」認識為商標使用,是否可能會與甲之前述商標產生混淆誤認之虞,也有進一步調查空間。
三、商標註冊以及農藥許可證主管機關均認為農藥許可證所載之「廠牌名稱」與「商標使用」分屬二事
(一) 前述案例中,甲曾援引農藥許可證核發主管機關防檢局覆函主張:防檢局認為申請農藥許可證時,如廠牌名稱或圖式有註冊商標者,應檢附商標註冊證影本;但農藥許可證所載之廠牌名稱與是否構成商標侵權使用分屬二事。
(二) 此外,以往另有其他廠商在取得「農藥許可證」之後,據其上所載「廠牌名稱」另外申請註冊商標,惟經同業提出評定,主張與其在先註冊之商標相同或近似,有致消費者混淆誤認之虞,而經智慧局撤銷其商標註冊。被撤銷商標權人雖於評定程序中據其「農藥許可證」主張在申請註冊前已以「廠牌名稱」之方式使用類似標示於市場,因此其註冊商標已為相關業者或消費者所熟知,不致於與據以評定商標產生混淆誤認,惟智慧局亦於處分書中表明:許可證所載資訊只能作為取得農藥許可證之事實,並非商標之使用事證(智慧局(98)智商0306字第09880410670號評定處分書)。
四、前述案例顯示,農藥許可證所載「廠牌名稱」標示,是否當然構成「商標使用」行為,仍依具體個案中標示的方式及消費者之認知而定,倘若認定屬於「商標使用」行為,是否因此「有致消費者混淆誤認之虞」而構成商標侵權,也同樣只能由法院個案判斷處理,對於具有標示農藥「廠牌名稱」義務之業者構成雙重不確定之商標侵權風險。可考慮之法律風險降低作法為:
(一) 在擬大量標示「廠牌名稱」於商品外包裝等行銷文書前,先提供包裝外觀等標示方式徵詢法律專業人士的評估意見。
(二) 考慮逕行註冊商標:
由於商標註冊之行政審查程序較民、刑事訴訟程序審理時程短,且否准註冊商標並不會導致立即產生損害賠償以及外包裝面臨下架更新等風險,對於擬大量標示使用的核心「廠牌名稱」,可考慮先進行商標註冊申請,藉此初步探知商標主管機關及同業對於擬註冊商標與在先註冊商標間是否構成混淆誤認之態度,以適度控制侵權訴訟風險。