一、科技文獻的「共同作者」是否即為文章內所涉技術的「共同發明人」？如果二者不相等，其法律效果如何？應如何確認「共同作者」是否為「共同發明人」？此些議題在科技文獻被援引為「先前技術」用以爭執專利效力之多方複審程序(Inter Partes Review，下簡稱IPR)或者專利侵權訴訟尤有決定案件結果的關鍵意義。美國聯邦巡迴上訴法院(The US Court of Appeals for the Federal Circuit，下簡稱CAFC)近日在一件Ggoogle提起的IPR案件有所闡明(Google LLC v. IPA Technologies Inc., Case Nos. 2021-1179, 2021-1180, 2021-1185)，介紹如後供參。
二、本案基礎事實
(一) SRI international公司在1999年間提交兩件與軟體OAA(Open Agent Architecture)有關的專利申請案，並將Martin和Cheyer列為共同發明人。Martin和Cheyer都是SRI的受雇人，在稍早之1998年3月，和當時同樣受雇於SRI的Douglas Moran博士3人共同公開發表一篇題為「使用OAA建構分布式軟體系統」的學術論文，描述SRI所研發的OAA專案(以下簡稱「Martin參考文獻」)。在申請審查過程中，審查員援引「Martin參考文獻」，認定其為「先前技術」，根據美國舊專利法(下稱Pre-AIA)102(a)認定：「兩件專利之技術已被他人(by others) 載於刊物之資料所揭露」，據以核駁兩件專利申請案。SRI依據美國專利法施行細則(37C.F.R.)第1.132提出專利共同發明人的宣言(declaration)，主張：「Moran博士不是Martin參考文獻所描述技術的共同發明人」。審查員接受了答辯理由，認定：該篇論文是由與本案專利相同的發明實體所撰擬，Martin參考文獻不屬於Pre-AIA102(a)條所定義「由他人完成的」先前技術，之後准予核發美國第6,851,115號以及第7,069,560號專利(下統稱本件專利)。其後本件專利轉讓予IPA Technologies公司。
(二) IPA於 2018 年在德拉瓦州聯邦法院對Google據本件專利提起侵權訴訟，案件繫屬中，Google在2019年對本件專利提起IPR，主張本件專利爭議請求項已揭櫫於Martin參考文獻，因「顯而易知」而無效。Google主張：既然Martin參考文獻的共同作者 (Martin、Cheyer以及Moran) 與本件專利共同發明人(Martin和Cheyer)不同，該文獻即是屬於Pre-AIA102(a)所規範「他人的」先前技術。美國專利審理及上訴委員會」(Patent Trial and Appeal Board，下簡稱PTAB)立案審查後，認為Google並未提出優勢證據證明本件專利與Martin參考文獻之發明實體並不相同，而認定本件專利爭議請求項仍然有效。Google以PTAB不當增加其舉證責任向CAFC提出上訴。
三、CAFC的判決理由
(一) CAFC首先援引2019年該院在Duncan Parking Techs., Inc. v. IPS Grp., Inc.案件中提出的審查標準闡明：在確定一先前技術參考文獻是否由「他人(by another)」所發明，須依以下三步驟判斷：
(1) 確定依據該參考文獻的哪些部分使爭議發明之請求項因技術先占(anticipate)而無效；
(2) 評估該等部分由他人(by another)構思的程度；
(3) 確定該他人的貢獻程度是否重要，足以使其成為參考文獻適用部分的共同發明人。
(二) IPR中的舉證責任分配以及舉證程度
1. 舉證責任包括「說服責任(burden of persuasion)」及「提出證據責任(burden of production)」，前者須證明某事件達到一定程度的確定性，而後者之舉證責任分配則視審理過程中爭議出現的位置而定，可以透過提出補充證據或已經紀錄在案的其他證據補強論點。在IPR中，提出專利無效的請求人負有「說服責任」，且舉證程度須達到優勢證據標準(使審查機關達到超過50%以上可能之心證)，且此責任從未移轉至專利權人。
2. 在本案，Google身為IPR的請求者，就其主張足以使本件專利無效之先前技術是否適格負有提出優勢證據的「說服責任」。因此，PTAB要求Google證明：Moran博士是否對於Martin參考文獻中藉以主張本件專利具有顯而易見性之相關部分具有創造性的貢獻，足以使其成為該參考文獻揭露技術之共同發明人，並無違誤。
(三) CAFC其次依據前述Duncan Parking案提出的標準審查Google是否已盡其舉證責任：
1. Google在本件主張援用Martin參考文獻中關於「facilitator」元件的陳述作為先前技術之引證。而Moran博士在Martin參考文獻中敘述於該元件是扮演「OAA」技術核心角色及元件基本運作架構。此外，Moran博士在OAA團隊中是最資深的計算機科學家，並且在相關應用的延續技術(美國第6,859,931號專利)中被列為共同發明人。
2. 本件專利共同發明人Martin和Cheyer到庭時肯定Moran博士對OAA技術發展的貢獻，但又分別證稱Moran博士並未影響「OAA」的核心架構，其只參與行政部分。
3. CAFC根據前述資料認定：Moran博士在Martin參考文獻中的論述及其以往對OAA技術發展的貢獻足以使其列名為該文獻之共同作者。共同作者(co-authorship)雖然不能推定為技術之共同發明人(co-inventor)，但仍然可作為對文獻論及技術有貢獻的佐證，此時，依據Duncan Parking案件的審查標準，應再確認是否有其他佐證，足以證明共同作者(Moran)對於爭議技術的貢獻程度。在本案中，Moran陳述之部分與本件專利共同發明人Martin和Cheyer的證詞有互相矛盾之情形，PTAB未調查證據矛盾之處，反而在處分書認定Moran的陳述及本件專利共同發明人的證詞「都具有可信度」，CAFC直言此種審理立場「站不住腳」，將本件發回重審，要求PTAB解決前述足以影響案件結果之證據資料矛盾，並為適當的事實認定。
(四) 最後，IPA 辯稱，倘若認定Moran博士是Martin參考文獻論及技術的共同發明人，依同樣邏輯Moran博士也會是本件專利的共同發明人，Martin參考文獻仍然是與本件專利相同的發明實體所製作，不屬於Pre-AIA102(a)條所定義「他人的」現有技術。CAFC指出，在本件專利說明書未相應更正共同發明人之記載前，IPA不得加以抗辯，並將此議題一併發回PTAB審理。