澳洲高等法院(High Court of Australia,澳洲聯邦司法體系之最高法院)於2020年11月12日以判決承認專利權利耗盡原則(Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation [2020] HCA 41)。一般評論認為此判決為澳洲首次揚棄百餘年來所採用之「默示授權原則」,改採趨近美國及歐盟「專利權利耗盡原則」之指標性案件。其要旨如後:
- 案件背景
(1) 訴外第三方(Ninestar Image (Malaysia)SDN BHD) 將二手Epson品牌一次性使用墨水匣,重新填充並重置為原始可使用狀態。Calidad Distributors Pty Ltd.及其關係企業(下統稱Calidad)收購前述墨水匣,並進口預備在澳洲出售。專利權人(Seiko Epson Corporation)對Calidad提起侵權訴訟,主張後者侵害其澳洲第2009233643號及第 2013219239 號列印材料容器之專利權。
(2) 澳洲聯邦初審及二審法院判決認定,應基於自1911年判決即採用之「默示授權原則」(National Phonograph Co of Australia Ltd v Menck (1911)12 CLR 15;[1911] AC 336)衡量本件是否構成侵權。亦即,專利權人可在出售其產品後仍然保留部分權利,而購買人則被默示授權,得以在必要範圍內使用專利品而不構成侵權。此種默示授權為一種法律上之假設,透過個案解釋,以適度避免專利權之壟斷並顧及消費者利益。初審法院認為Calidad改裝墨水匣之行為已經中斷權利人許可利用之範圍而構成侵權。二審法院則認為默示授權使用許可雖未終止,但Calidad之行為屬於新產品之製造,逾越默示授權使用範圍,而仍構成侵權。
- 澳洲高等法院以判決認定:
(1)「默示授權原則」十分複雜且有悖於現代商業及交易需求之確定性,應採用新的方式衡量是否構成專利侵權。
(2) 一旦專利品被銷售而專利權人獲得其出售目的範圍內之報酬時,其上相關的專利權利即已耗盡,專利權人無權干涉或者控制產品出售後之處置方式,購買者被賦予更大的空間利用產品,包括修改產品以延長其使用期限而不構成侵權。但權利耗盡原則並不禁止專利權人以契約事前限制對售後產品之使用,專利權人仍然可以透過契約法之一般運作,對購買者隨後使用產品的行為進行控管。
(3) 本件專利權人在公開市場銷售其墨水匣產品,並無任何限制其售後使用之契約條件,Calidad也未重新製造(making)墨水匣,而是修改(modifying)原始產品使其能夠重複使用,且該修改並未涉及本件專利請求項之零件及其特徵之複製,此與產品所有者有權使用產品、提高其實用性以便重複使用之權利相同,因此Calidad並未構成侵權。