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美國第三巡迴上訴法院(U. S. Court of Appeals for the Third Circuit)於2020年10月8日維持地方法院判決，認定知名的Pocky餅乾，不符合商業表徵(trade dress)「非功能性」要件，註冊無效(Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte International America Corp., No.19-3010)。茲介紹該案背景及判決要旨如後供參：

1. 案件背景：

(1) 日商Ezaki Glico公司於半世紀之前開發一標準規格的超薄型棒狀餅乾「Pocky」，每支Pocky的前端以巧克力或者調味奶油覆蓋、或部分沾有杏仁碎片，而尾端都留有未覆蓋前述醬料的部分，用以手持。Ezaki Glico自1978年開始在美國透過子公司銷售Pocky，並就Pocky的外觀獲准註冊兩個商業表徵，亦對其製程取得專利。

(2) 日商 Lotte公司自1983年起製售的Pepero產品，外觀及材料都與Pocky近似，並由其子公司在美國銷售逾30年。以下為雙方產品比對¹：

(3) Ezaki Glico於1993年至1995年間數度函知Lotte其註冊的商業表徵，要求後者停止在美國銷售Pepero。Lotte之後仍持續銷售Pepero長達20年，其間Ezaki Glico並未採取任何法律行動，迄至2015年始向聯邦地方法院起訴，主張Lotte侵害其商標權以及不公平競爭，地方法院以Pocky外觀為功能性的設計，並非受保護之商業表徵，以即決判決(summary judgment)駁回其訴，第三巡迴上訴法院嗣維持地院判決，認定Pocky的商業表徵註冊無效，並闡明如後。

2. 「商業表徵」不保護實用性的產品設計或功能

(1) 專利法保護「實用性的設計」，而商標法則將其排除在保護範圍之外

商標法與專利法不同，並不保護發明或者設計本身，而保護可以區辨商品來源之標誌。一產品的包裝，甚至尺寸、形狀或顏色等設計，可能是受美國商標法保護之商業表徵，但仍應符合商標法前述立法目的，以免覆蓋專利保護之內容或者迴避專利期限之限制。「功能性原則」(the functionality doctrine)即是為避免利用商標取代已過期專利地位之規範。因此，一商標之整體特徵具有功能性，即不應准予註冊(15 USC§1052(e)(5))，即使獲准註冊也得以之作為侵權訴訟中之抗辯理由(§ 1115(b)(8))。

(2)「功能性」特徵無須達到「不可或缺」的程度，只要具有「實用性」即可

美國商標法未將「功能性」(functional)加以定義。Ezaki Glico援引Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co., Inc., 514 U.S. 159, 164 (1995)判決主張：商業表徵功能性排除理論，「僅」適用於該特徵為產品使用或者其目的所不可或缺，或者將影響產品成本或品質之情形。法院不同意前述狹義的解讀，闡明：

• 韋伯字典定義「功能性」為：「主要為使用的目的而設計或開發」，因此，只要是「實用、功利的」都適用前述用語，一言以蔽之，「功能性」即是「有用的」(useful)意思。
• 「足以影響產品成本或品質的特徵」固然是適用功能性理論之一考量點，但Qualitex案並未如Ezaki Glico所述，限制前述特徵是功能性理論的唯一依據。其他案例，例如TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 29 (2001)判決即揭示縱使不具備「實用功能性」，但在具備「美感功能性」(aesthetic functionality)的情形下，能提升商品吸引力的顏色或特徵，如果具有排他性將使競爭者受到與商譽無關的不利益，仍然可能被認定屬於「功能性排除」之範圍。

(3) 判斷是否具有「功能性」可考量的證據

• 該特徵或設計可使產品達到更好的功效。例如：在泰迪熊肚子上的圖案具有可顯示每隻玩具熊性格的功能。
• 營銷人員宣傳該產品所具備的實用功效。
• 商品的形狀或設計獲得專利是該特徵具有功能性的強力證據。
• 僅有幾種方式可以設計該產品。
• 前述證據僅是例示性的審查依據，法院仍得依個案加以裁量。

3. Pocky的商業表徵是「功能性」的設計

Pocky申請註冊的商業表徵包括：①為細長的桿，包括餅乾或類似物，部分覆蓋有巧克力；②除了與前述相同的特徵外，其上含有杏仁、巧克力或奶油。包含前述商業表徵的產品實物如下圖：

Ezaki Glico主張，前述特徵都不是使小吃易於食用所必需的功能。Lotte則提出以下證據證明 Pocky為實用性的設計，適用功能性排除理論。

(1) Pocky的設計使其易於作為零食

Pocky註冊的每個特徵都與保存、食用、共享或包裝零食的實用功能有關：包括「未塗抹醬料的手把」以及「細長的桿狀」，都具有易於握持，因此可以與他人共享作為點心的功用，並且使人們無需張開嘴就可以吃餅乾。「薄而緊湊的外型」亦使每個盒子中可裝滿許多餅乾，足以與朋友分享。因此，從整體而言，Pocky註冊的商業表徵並非僅用於確定產品來源，而具有易於作為零食，對消費者更具吸引力之功用。

(2) Pocky廣告也宣傳其功能性優點

Ezaki Glico諸多文宣廣告提到：「Pocky巧克力棒不沾手」、「讓你輕巧地享用巧克力」、「方便攜帶的大容量，讓你隨時隨地與人共享」等，證實了Pocky的功能性。

(3)雖有替代設計，仍不影響Pocky的商業表徵具功能性的判斷

Ezaki Glico提出9種與Pocky巧克力棒不相似的範例，以證明Lotte可以製作出不同的Pepero產品。但法院認為，其他的產品外觀不影響Pocky本身是具有功能性特徵的判斷。

(4) Ezaki Glico的製造方法專利與本案判斷無關

• Lotte雖提出Ezaki Glico的「棒狀小吃及其製造方法」專利擬證明Pocky商業表徵的功能性。但法院認為該專利不影響本件判斷。TrafFix判決雖然揭示，產品的某一特徵被據以申請專利，是證明該特徵具有實用性功能的有力證據。但倘若據以申請專利的「核心部分」並非商業表徵的「基本特徵」，此時，專利與商業表徵尋求保護的權利範圍，即無重疊。
   
• Ezaki Glico在本案主張的商業表徵是其上塗抹巧克力或奶油的棒狀點心。但前述特徵並不是Ezaki Glico專利的核心，該專利創新的部分是一種更佳的棒狀餅乾「製程」，而與產品「形狀」無關。因此，Ezaki Glico的專利不影響本案產品形狀是否具有功能性的判斷。

¹ 本報導圖片均來自本案法院判決書內文。