美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit；簡稱CAFC)於2020年4月8日廢棄商標審理及上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board；簡稱TTAB)的決定，裁示：商品包裝的多種顏色組合未必不具有先天識別性(inherently distinctive)，在消費者得以識別商品來源之情形下仍應准予註冊顏色商標(IN RE: FORNEY INDUSTRIES, INC.,，Case: 19-1073)。摘錄裁判要旨如後供參。
- 背景
(1) Forney Industries，Inc.（以下簡稱「Forney」）於2014年間申請註冊如下圖所示黑色、黃色及紅色組合之顏色商標(下稱本件商標)，指定使用於焊接及機械加工工具及其零件之商品包裝，對於商標之描述為：「本件商標頂部為黑色實心條紋，在其下方為黃色且漸層為紅色。以上顏色的組合位於商品包裝和/或標籤上」。
(2) 美國專利商標局以本件商標不具有先天識別性，且Forney也未提出足夠的證據證明商標已透過使用取得後天識別性而否准其註冊申請。前述駁回註冊申請的決定嗣亦經TTAB維持，TTAB並進一步援引美國最高法院前案判決見解(Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992), Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co., 514 U.S. 159 (1995), and Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205 (2000))表示：(a)使用在「商品本身」的顏色與使用在「商品包裝」的顏色一樣，都不具有先天識別性而依法不得註冊(美國商標法第1條、第2條及第45條)，只能透過使用，在取得後天識別性的情形下才可能獲准註冊；且(b)即使具有識別性，也需同時特定該顏色被使用的外圍形狀或者邊框，始能獲准註冊顏色商標。Forney向CAFC提起上訴。
- CAFC廢棄前述TTAB決定，並將本案發回，裁示應依以下法律原則重新審理：
(1) 被使用於商品包裝的顏色，得依其顏色之特性而具有先天識別性
- 美國商標法規範的「商標」包括任何文字、名稱、符號、圖案及其組合，足以辨識與區別商品，及指示該商品之來源者。因此，反映商品整體形象並且可能包含商品特徵(例如尺寸、形狀、顏色或其組合、紋理、圖形，甚至銷售技巧)的「商業外觀」(trade dress)，只要得以識別商品來源，也得註冊為商標。識別性包含「先天識別性」，或者透過實際使用而取得之「後天識別性」。
- 雖然顏色經常被視為是一種「裝飾」，但最高法院從未認定使用在商品包裝的多種顏色組合都不具有先天識別性，反而從Two Pesos案所描述的整體用餐空間，可見最高法院推定其具有先天識別性。至於Qualitex案雖有探討在乾洗墊商品上綠色及黃色組合的陰影是否具有後天識別性、得准予註冊，但並未明確表達法律見解。而Wal-Mart案則進一步將商業外觀區分為「商品本身」和「商品包裝」兩種：在前者的情形，如果只是單純以顏色申請註冊商標，通常不被認為具有先天識別性；但在餐廳裝潢等案例，則比較接近後者「商品包裝」的情形，事實上常被設計成為具有辨識度，可被消費者認知其商品的來源而具有先天識別性。TTAB對於最高法院前述案例的解讀錯誤，以致為前述第1項第(2)(a)點的錯誤結論，應依前述法理從新審理。
(2) 顏色商標是否於申請時特定其外圍形狀或者邊框並非審查重點
- 判斷商業外觀是否具有先天識別性的標準取決於：消費者是否會將該商業外觀與特定商品來源相連結。此時，應考慮的因素包括：該商業外觀是通用的基本形狀還是別具匠心的設計； 所使用的領域是一般習知領域還是特殊領域；是否僅被公眾視為裝飾品；該商業外觀是否可以與非商標申請範圍的其他周邊文字分離而得以單獨被作為商業來源的指標。
- 本件商標已經提出特定顏色的組合且以特定的方式排列配置，TTAB審查是否得註冊顏色商標的角度應是：被使用於商品外包裝之本件商標其顏色的組合及配置是否足以使消費者辨識包裝內商品的來源，且審查的標準應是基於對於本件商標的「整體印象」(overall impression)，至於是否得以前述第1項第(2)(b)點之特定方式描述該商標，並非審查重點。