西班牙上訴法院近日依據歐盟法院（the Court of Justice of the European Union）在「Schweppes」案件(Case C‑291/16)之法律意見，對於在歐盟成員國間平行輸入商品是否有「商標權利耗盡原則」之適用加以釋明(Sentencia 1447/2019 de 22 Jul. 2019, Rec. 1278/2018)，茲摘錄本件背景及判決要旨如後供參。
- 背景事實：
(1) 「Schweppes」商標表彰的通寧水(tonic water)在包含歐盟成員國之世界各國均享有盛名。以「Schweppes」為主要識別部分之Schweppes系列商標分別在歐盟及其成員國中註冊已久。1999年起Schweppes商標權人依註冊區域之不同，將部分Schweppes系列商標轉讓給可口可樂集團，後者取得包括英國在內的Schweppes系列商標權(請參見下圖藍色標示部分)，Schweppes集團則仍保有包括西班牙在內其餘歐洲國家之註冊商標權(請參見下圖米色標示部分)。
(以上資料來源：歐盟官網，本圖片僅供案例討論使用)
(2) 2014年間Schweppes集團在巴塞隆納地方法院對進口商Red Paralela提起商標侵權訴訟，主張該公司從英國進口至西班牙之Schweppes品牌通寧水是由可口可樂集團製售，該集團在經濟或者法律上與Schweppes集團並無關聯，如果允許輸入相同標示之Schweppes品牌通寧水，將使西班牙消費者無從分辨商品來源。
(3) Red Paralela答辯主張，當爭議之Schweppes產品從可口可樂集團售出時，在西班牙之商標權人(Schweppes集團)對該商品之權利即已耗盡。可口可樂集團和Schweppes集團(下統稱兩平行商標權人)既然共同使用實質上相同的Schweppes標誌作為商標，且其行銷方式近似，均是以網路等方式廣告推銷相同的商品，網路廣告的內容即使在非商標權人註冊地也可交錯的使公眾接觸知悉。兩平行商標權人對彼此前述跨越商標註冊地之網路等推廣行銷方式均無異議，應係有意共同推廣Schweppes之單一品牌形象，此可作為其等具有經濟上連結關係之佐證。巴賽隆納地方法院暫停訴訟程序，將本件爭議提交予歐盟法院裁決，後者於2017年12月20日以C-291 / 16判決對歐盟商標指令中關於「商標權利耗盡」的議題加以闡明（爭議時歐盟第2015/2436號指令第7.1條：由商標權人或其同意之人允許於歐盟市場上交易流通之商品，商標權人不得就該商品主張商標權）。
- 歐盟法院闡釋：
(1) 同一商標在不同領土內分別屬於不同商標權人時，在前述區域間平行輸入商品不當然有權利耗盡原則之適用，即使該等商標之原始商標權人同一，嗣經協議轉讓產生平行商標權人之情形亦同。
(2) 因此，成員國法院在判斷適用商標權利耗盡原則時應考量以下情形：
- 平行商標權人是否積極刻意地營造全球單一的商標外觀或形象，從而使相關公眾對商品之來源產生混淆；
- 平行商標權人之間是否具有「經濟連結」：亦即以協調商業政策或者實際共同控制商標使用等方式，直接或間接控制該商標表彰商品之品質。歐盟法院並特別強調此一判斷方式應著重於對商品品質實質控制之可能性。
3. 巴賽隆納地方法院根據前述解釋及以下證據，認定本件有權利耗盡原則之適用：
Schweppes集團在社交網路上以兩則推文(tweets)廣告稱 Schweppes品牌行銷推廣區域包括英國；Schweppes集團在Facebook上發布的兩張照片，可能導致英國消費者產生該產品為同一集團系列產品之誤認；可口可樂集團在歐洲的Schweppes英文版網站；兩組產品在外觀上的極小差異；Schweppes集團提及Schweppes品牌的英國起源；兩平行商標權人分別並存註冊相同的「Zero」商標；兩平行商標權人在各自領土上提示商標創始人Jacob Schweppe的簽名；Schweppes集團曾誤提出歐盟設計專利申請（後來經可口可樂集團異議而被撤銷）；兩平行商標權人間的荷蘭授權協議；Schweppes集團對於可口可樂集團在歐盟以外區域透過亞馬遜或者阿里巴巴電子商務平台銷售Schweppes品牌產品從無異議。
4. Schweppes集團提起上訴，經西班牙上訴法院推翻原判決，認定本件並無權利耗盡原則之適用：
(1) 認定兩平行商標權人間是否具有「經濟連結」關係的證據須達到無庸置疑的程度。
(2)法院逐一檢視地方法院判決認定之證據，認為尚不足以證明Schweppes集團在西班牙的Schweppes系列商標主要功能(維持統一商品品質)受到影響，也無從確認兩平行商標權人間存在「經濟連結」：亦即，進一步檢視相關廣告，Schweppes集團的廣告包含了整個歐洲地區，Red Paralela提出的廣告資料僅是以英文表述而已。至於產品瓶身由於版面有限，一般僅能以類似的格式標示品名和商標，亦無足僅依類似的產品外觀認定兩平行商標權人間有經濟連結關係。又兩平行商標權人各自宣稱其等與英國及創始人的淵源，僅是在陳述以往歷史事實，兩平行商標權人分別在相異時間點申請註冊相同或者類似的系列商標，亦僅能顯示其等各自在其商標權領域範圍內為確保權利而作努力，無從看出雙方協議將Schweppes作為全球單一品牌加以推廣。再者，兩平行商標權人在荷蘭對於銷售的明確協議不代表全球均比照辦理，Schweppes集團單純對於可口可樂集團在歐盟以外區域，於阿里巴巴等電子商務平台銷售之模式保持沉默，不能被解讀為其同意拋棄在西班牙領域行使商標權。