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歐盟法院:撤銷暫時禁制令不會當然構成損害賠償之理由

        歐盟法院(the Court of Justice of the European Union)於2019年9月12日對於暫時禁制令嗣後被撤銷時,得否請求損害賠償之議題,以判決表達意見(Case C‑688/17),茲摘錄判決要旨如後供參。

  1. 背景事實:

    (1) 拜耳製藥公司擁有一含有與避孕成分藥品有關的專利(於2000年8月8日向匈牙利智慧局提出申請,經該局於2002年10月28日發布申請狀態,並於2010年10月4日核發專利權),Richter和Exeltis兩公司分別於2009年及2010年間於市場銷售避孕藥,拜耳公司於2011年5月25日,向匈牙利法院對Richter和Exeltis申請核發暫時禁制令,主張前述公司生產之避孕藥產品侵害專利權,請求於專利侵權訴訟判決確定前禁止Richter和Exeltis將其產品流通市場,並要求該兩公司提供擔保,匈牙利法院於2011年7月11日核准拜耳公司前述申請。

    (2) 拜耳公司之專利嗣經Richter和Exeltis向匈牙利智慧局提出專利無效申請而於2014年9月9日被撤銷專利權,拜耳公司提起的專利侵權民事訴訟因此於2017年6月30日被判決駁回。

    (3) Richter和Exeltis兩公司另已分別於2012年2月22日以及2017年7月6日對拜耳公司提起反訴,要求拜耳公司賠償其等因本件暫時禁制令所產生之損失。拜耳公司要求駁回前述反訴,理由是Richter和Exeltis有意並非法的將涉嫌侵害專利的爭議產品流通市場,該兩公司是因自己的行為造成了所聲稱的損失,因此,根據匈牙利《民法典》第340(1)條規定,主張受有損害之人,對損害之發生與有過失(即依通常情形可預期得以一定之注意避免或減少損害發生)時,不得請求損害賠償。

    (4) 歐盟第2004/48號「暫時和預防措施」指令(下簡稱本指令)第9條第(7)款固然規定:「如果暫時禁制令被撤銷、或由於申請人的任何作為或不作為而失效,或者隨後發現未侵害或涉嫌侵害智慧財產權,司法當局應有權依據相對人之請求,命禁制令申請人為其申請暫時禁制令措施所造成之任何損害提供適當的賠償。」惟匈牙利法律並無完全對應之規定,匈牙利法院因此提請歐盟法院裁決確認:前述指令是否為強制規定,或者成員國法院仍有權據其內國民法等法規自行審查損害賠償主張之合法性。
     
  2. 歐盟法院認定:

    (1) 本指令第9條第(7)款解釋上是要求成員國立法授權具有管轄權的法院,得依禁制令相對人之要求,命申請人賠償因暫時措施所造成的損失。因此,應由內國法院在行使法律所授予之權力時,依據具體個案情況加以評估,以決定禁制令相對人向申請人請求賠償是否適當、合理。

    (2) 從本指令第9條第(7)款文義解讀,雖然暫時禁制令嗣後由於不侵權或專利無效被撤銷是請求「適當賠償」的必要條件,但不是導致賠償之唯一條件。

    (3) 根據本指令前言第22條規定,對於不當的暫時禁制令提供「適當賠償」是對於因「無正當理由申請」核發禁制令,因此產生費用和損失之相對人填補損失之保障。在同條後段進一步規定,如有延後制止爭議行為,將對智慧財產權人造成難以填補損失之情形,構成申請核發禁制令的「正當理由」

    (4) 在本案之情形,成員國法院應有權審查:禁制令相對人在已提交專利申請或知有專利侵權爭議之情形下仍銷售其產品於市場,根據此一表面證據判斷,如果延遲採取專利權人所尋求的措施,則對該專利權人而言是否存在不可彌補的損害風險,以判斷申請核發禁制令是否具有「正當理由」

    (5) 如果僅因暫時禁制令嗣後被撤銷即構成請求損害賠償之正當理由,將對專利權人造成寒蟬效應,亦有違本指令第9條保護智慧財產權之意旨。
       
    (6) 另根據本指令第3條第(2)款,為避免在保護智慧財產權之同時對於製造商構成貿易障礙,成員國法院仍有義務考量個案所有具體情形,以避免智慧財產權利保護措施受到濫用。
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