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CAFC:裝置請求項之語法與邏輯可限定其運作步驟順序(Rothschild v. Coca-Cola)

一、美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit;下稱CAFC)近期在Rothschild Connected Devices Innovations, LLC v. Coca-Cola Company(Case No. 24-1253) 維持地院見解,依請求項語法與上下文義邏輯限縮解讀通訊模組裝置之運行步驟,摘錄裁判要旨如後供參。

二、本案背景

(一) Rothschild 在喬治亞北區聯邦地院起訴主張可口可樂公司的Freestyle飲料分配器侵害其美國第8,417,377號專利(下稱377專利)。訴訟兩造就可口可樂被訴產品欠缺請求項11所要求的特定「模組」配置,不構成文義侵權並無爭議。爭議的關鍵在於337專利請求項11中述及之「通訊模組(communication module)」是否須以書寫順序執行其步驟(參見下表標示處):

(二) 地院認為請求項11所描述飲料分配器中的「通訊模組」必須依以下書寫順序執行並據以為不侵權之即決判決:

第一步驟:先向伺服器傳送使用者身份與飲料識別碼,

第二步驟:伺服器接收基於前述資料產生的飲料產品偏好,

第三步驟:最後將該偏好傳達給控制器接收使用者對飲料的偏好。

(三) Rothschild提起上訴,援引Reply Br. 4 (quoting Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1468 (Fed. Cir. 1990)判例,主張請求項11為裝置專利,請求保護的重點是裝置的構造而非其操作或用途,因此無需限定以固定的順序運行。

三、CAFC據以下理由維持地院見解

(一) 在Altiris, Inc. v. Symantec Corp., 318 F.3d 1363, 1369 (Fed. Cir. 2003)判例中曾提出兩階段判斷法,闡明方法請求項原則上雖然不要求依固定順序執行,但若請求項語義或說明書隱含順序,即必須依序執行。判斷方式為:首先檢視請求項文義,依語言邏輯或文法判斷是否需按書寫順序執行;若否,則再檢視其說明書其餘部分是否支持該順序。

(二) 對本案爭議請求項11解讀如後:

1. 從請求項文義觀之:第二步驟的「based on(基於)」用語明示伺服器依賴第一步驟所傳送的資料,顯示先後次序具邏輯上的必要性;第三步驟則是伺服器把第二步驟所接收的偏好傳遞給控制器,亦呈現自然順序。

2. 從337專利說明書的敘述與圖式觀之,其流程與前述按請求項語法與邏輯認定之步驟順序一致,且未見支持相反解讀方式的內容,更支持前述對請求項11的解讀。例如說明書第71欄第56行至81欄32行之描述搭配圖式5亦可見飲料供應機在步驟510中透過內部記憶體引導通訊模組傳送使用者身分資訊至伺服器。此傳送發生在步驟512的辨識之前,且僅在傳送完成後,伺服器才於步驟516中使用標準資料庫查詢定位飲料產品偏好。資料庫中的交互參照(如Cookie形式)僅在接收傳送資訊後啟動,確保系統依偏好指示調配飲料(步驟518-520)。圖中箭頭方向進一步確認「先傳送識別資訊→再接收偏好→再調配」的序列性關係,且無任何支線支持逆順序執行。

四、本案例反映美國法院對請求項語言結構、說明書與圖式的一致性及實施例整體進行嚴謹的審查,並據以解讀爭議請求項。由於涉案專利說明書未充分揭露不同執行順序,使得爭議結構請求項被限制在特定流程範圍內,而降低專利保護範圍的彈性。申請人就類似的案例可考慮採取增列多圖式及多元實施例之方式,以避免被限縮認定專利範圍之風險。

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