美國聯邦第9巡迴上訴法院近日對於終端商品製造商使用個別零件上的商標是否適用「第一次銷售原則」以及其適用界線表示其法律見解(Bluetooth SIG Inc. v. FCA US LLC, Case No. 21-35561 (9th Cir. Apr. 6, 2022))，介紹如後供參。
一、前言－「第一次銷售原則」的界定
所謂「第一次銷售原則」（First Sales Doctrine），又稱為「權利耗盡原則」(the Exhaustion Doctrine)，指商標權人或其授權之人第一次同意將標示有其商標的商品銷售或流通市場時，既已獲取報酬，商標權已在商品首次銷售之範圍內耗盡，當此商品於市場上再度流通時，原則上商標權人即不得再主張其商標權而限制其流通。此一原則在單純轉售同一商品的情形，較無爭議。但在複合式或組合式商品中，商品經過重新組裝、改製、分裝，而在不同製造商、批發商、零售商至消費者之間輾轉銷售時，「第一次銷售原則」如何適用並非當然能夠清楚界定其範圍。本件案例一審和二審法院對此之法律見解即反映此一爭議。
二、本件案例－藍牙技術聯盟訴克萊斯勒等汽車製造商案件
(一) 基礎事實
原告 (Bluetooth SIG Inc.，以下簡稱SIG)是一管理短程無線技術標準的非營利組織，享有藍牙圖樣和文字組合的各種證明標章權(
、 
、BLUETOOTH，以下統稱本件藍牙標章)，擬使用本件藍牙標章的產品製造商必須加入SIG、簽署授權協議、提交合規聲明、支付費用並進行SIG要求的產品測試。SIG向克萊斯勒、飛雅特等品牌的汽車製造商(FCA US LLC)提起本件訴訟，主張：被告產製的汽車主機配備有由第三方供應商製造的藍牙裝置；雖然第三方供應商對個別藍牙裝置已通過SIG認證，但FCA尚未依SIG的要求進行汽車藍牙功能認證，卻在其車載主機本體以及文宣中使用本件藍牙標章，涉及商標侵權。
(二) 地方法院認為「第一次銷售原則」的抗辯不成立
1. 被告提出「第一次銷售原則」請求法院以即決判決駁回原告之訴，地方法院根據第9巡迴上訴法院1995年在Sebastian案件的判決意旨(Sebastian Int'l, Inc. v. Longs Drug Stores Corp., 53 F.3d 1073, 1074)，將「第一次銷售原則」定義為：商標權人對標示其商標之商品行銷散布的權利不超過「該商品首次銷售的範圍」，商標權在此範圍內始有「耗盡」的問題。
2. 地方法院認為本件商標權人SIG既然從未銷售「汽車主機」，因此，被告FCA將組裝在汽車主機上的藍牙裝置予以轉售時，也無商標權利耗盡的情形，據此駁回被告之請求。
(三) 第9巡迴上訴法院廢棄原審判決，提出更清晰的「第一次銷售原則」適用標準
1. 上訴法院認為Sebastian案件並未清楚界定「第一次銷售原則」的適用範圍，只對於該案下游賣方單純轉售真品並未侵害商標權表達意見。
2. 關於「第一次銷售原則」，可以下列判例界定其適用的範圍。上訴法院附帶表示前兩則判例案件背景事實都已超過前述Sebastian案判決所定義的範圍：
(1) 在Prestonettes, Inc. v. Coty , 264 US 359 (1924)案件中，涉案被告為一化妝品製造商，向該案原告購買「粉末」商品後，將粉末添加粘合劑進行加壓，製成固態「粉餅」裝在金屬盒中販售。最高法院認定：商標法並未禁止被告附帶使用原告「粉末」商品之商標，倘若被告使用「粉末」商品的商標不是為了表彰「粉末」商品本身，而是為了使公眾充分知悉「粉末」商品已改製成為一個新商品的組成部分，在「粉末」商品因為改製成「粉餅」而產生品質劣化等情形，公眾也得以知悉其產製者為何，此時即使轉售的商品已經成為原來銷售商品以外的態樣，仍有「第一次銷售原則」的適用。
(2) 在Enesco Corp. v. Price/Costco Inc., 146 F.3d 1083, 1086- 87(1998)案件中，第9巡迴上訴法院認定，該案零售商將原告製造並精心打包、可避免商品在運送途中產生碰撞毀損的瓷器小雕像商品重新包裝，改為在透明塑料內放置、展示和轉售，並告知消費者：重新包裝之後或許不能對瓷器小雕像提供足夠的保護使其免於損壞。法院認為該案零售商品上使用原告商標，仍有「第一次銷售原則」的適用。
(3) 在Au-Tomotive Gold v. Volkswagen of America, 603 F.3d 1133案件中，第9巡迴上訴法院闡明：「第一次銷售原則」是否適用，通常的關鍵在於「消費者有無混淆誤認之虞」，藉以調和：商標權人對其商品流通經銷鏈的控制權，以及保護商標權人商譽和防止消費者混淆，兩者間的衝突關係。
(4) 前述Prestonettes和Enesco兩案例顯示，在組裝式產品或者複合式產品，如何協調前述相互衝突的利益，某程度取決於出賣人如何將零組件商品上的商標使用於終端商品。亦即，「第一次銷售原則」是否適用，取決於終端商品的出賣人是否充分揭露零組件商品如何被組裝於終端商品的相關資訊。商標排他權之行使，不適用於禁止他人揭露產品如何重新包裝、或者表達真實訊息之情形。本案被告是否有充分揭露其與藍牙技術的關係和使用本件藍牙標章的資格，兩造就此有不同意見，因此廢棄原審即決判決，發回調查此一爭點。
三、台灣商標法對於「第一次銷售原則」規範於第36條第2項：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」司法實務適用前述條款的案例大多集中於探討「商品平行輸入」或者「二手商品回收、維修」時是否有商標權利耗盡的情形，少見有對於新品組裝時，如何調和零組件與終端商品製造商之間對於商標使用的衝突以及消費者權益保護的探討。前述美國案例對於現今電子商品等製造業採用各種標準規格，以致大量生產出各種組裝商品的市場發展趨勢，提供一個可參考的衡量標準。