一、艾邁斯歐司朗美國公司(前身為Texas Advanced Optoelectronic Solutions，簡稱TAOS)與瑞薩電子美國公司(前身為Intersil公司)關於盜用營業秘密及違反保密協議之訟爭已進行十年，近日CAFC於判決中就營業秘密訴訟常見的重要爭議，包括還原工程之應用、技術領先期的認定及根據契約及營業秘密法律規範求償是否構成雙重索賠等分別表達法律見解，摘要供參。
二、感測器營業秘密侵害案(AMS-OSRAM USA Inc. v. Renesas Electronics America, Inc 1)
(一) 案件背景
1. 2004年6月間TAOS及Intersil 秘密進行合併談判，在盡職調查期間，TAOS分享其用於調節電子設備螢幕亮度環境光感測器結構的機密資訊，雙方之後並未實際進行合併。
2. 2004年8月，Intersil開發ISL29003和其他與TAOS之競爭產品。
3. 2005年2月，TAOS發布包含其機密資訊的產品。
4. 2006年9月Intersil成為蘋果公司iPod Touch產品供應商，於2008年1月至3月亦成為iPhone 3G產品的供應商。
5. 2018年TAOS提起訴訟，主張Intersil盜用於合併協談期間分享之營業秘密用以加速產品之開發，因此獲得為蘋果公司設計iPod Touch和iPhone 3G等設備的優勢地位，據侵害營業秘密及違反保密協議請求損害賠償。該案經過多次審判及上訴，已確認Intersil有盜用營業秘密，此次CAFC主要是對損害賠償部分加以審理。
(二) CAFC判決要點
1. 營業秘密被公開的時點－是以該秘密「理論上可被公開取得（accessible）」的時間來認定，而非實際公開的日期
(1) TAOS之營業秘密在其2005年2月發布的產品中被Intersil透過還原工程(reverse-engineering)破解。地方法院在計算TAOS應返還之不當利益時，根據Intersil實際完成還原工程的時間(2006年1月)認定為該營業秘密被公開時點。
(2) CAFC糾正地院見解：根據德州法律，機密資訊「可被獲取時(readily ascertainable)」即不再構成秘密，因此應以侵害者「理論上可還原工程取得資訊」的時間為準。本件營業秘密於2005年2月(即TAOS產品進入公開市場後約一週內），據當時使用之標準技術即可完成還原工程，據此將涉案營業秘密「公開可取得」的時點提前到2005年2月，這影響後述「領先期」的起算點。
2. 確認「領先期」並計算應返還之不當利得
(1) 「領先期（Head-Start Period）」:是指營業秘密侵害者透過合法手段獨立開發被竊取資訊所需的時間，法院據此計算侵害營業秘密者應返還之不當利益(disgorgement award)，確保被告僅被剝奪因其非法行為獲得的不公平競爭優勢。
(2) CAFC確認地院認定之「領先期」(26個月)並無錯誤，因此從2005年2月起算26個月之領先期，可確認Intersil在2007年4月之前因盜用營業秘密所進行的任何銷售都是不法利得，應予返還。
3. 擴大營業秘密持有者可主張損害賠償的範圍
(1) Intersil於2006年9月才獲准成為iPod Touch的供應商。即使銷售時點晚於TOAS營業秘密公開之時間，但仍在「領先期」內，仍屬非法獲利。CAFC認為，倘若Intersil未盜用TAOS的營業祕密，Intersil很可能就不會取得蘋果公司在2006年9月核准作為產品供應商的資格。Intersil應將此一非法取得不當競爭優勢產生的實際銷售利潤返還TAOS。
(2) 更重要的是，CAFC表明：損害賠償(disgorgement)不限於領先期期間，只要原告能證明被告在領先期內的不法行為直接影響後續的商業利潤。換言之，只要能證明因果關係，原告仍可主張這些利潤應被返還。
4. 同時對被告侵害營業秘密及違反保密協議之行為求償，是否有「重複索賠」之問題?
(1) Intersil辯稱，本件營業秘密被侵害和違約主張之損害同一，不應允許TAOS重複求償。CAFC則認為：倘若針對不同的損害，且基於不同之法律責任基礎(例如侵權和契約)，則原告可同時獲得賠償。
(2) 本案原告請求之損害賠償涵蓋 Intersil銷售的不同產品：
a. 針對 ISL29003 產品的銷售利潤：原告根據侵害營業秘密之主張，請求返還ISL29003產品的銷售利潤，此項主張屬於侵權法之請求權基礎。
b. 針對被告其他產品的開發及銷售：原告則根據違反契約義務，而請求損害賠償(合理使用費)。
c. 由於以上兩項賠償涉及不同產品且基於不同法律理論，法院認為不存在「重複賠償」問題。
三、判決討論
(一) 從前述判決可見「還原工程」技術在營業秘密訟爭中是影響法院認定營業秘密是否已被公開的重要關鍵：
1. 法院認為在營業秘密「可被還原工程的時間點」即視為已公開而不被保護，因此產品一旦上市並且可以合理時間內能被進行還原工程時，營業秘密的保護期限就開始倒數，並進而影響可請求損害賠償之時間範圍。未來訟爭雙方可預期會聚焦於此項攻防關鍵。
2. 另一方面，企業在產品上市前即宜先評估產品公開後，營業秘密的可逆向工程風險，對於容易被還原之秘密，宜及早考慮採用其他的維權措施，例如：在合約中加入限制逆向工程的條款，特別是與客戶或第三方合作時，或者考慮申請專利以取得更強的法律保護基礎。
(二) 法院基於公平競爭之法理計算「領先期」：
1. 在本案，領先期起算點為營業秘密「被適當取得（properly accessible）」的時間，而非秘密被初步取得或洩漏的時間。秘密的「被適當取得」意指被告開始能夠合法利用該秘密進行產品開發的時間。因此，縱使本案被告在2004年6月基於合併洽談而取得原告之營業秘密，但秘密並未真正成為被告可自由使用的資源，法院仍基於秘密的實質可利用性時點，而非單純取得時間起算領先期。
2. 領先期的計算基於公平競爭原則
領先期指被告若不違法取得秘密，透過合法手段(如還原工程或獨立研發)所需的時間。法院透過衡量秘密何時真正「可被利用」來界定領先期，避免被告因早期洩漏但未能實質利用秘密而被過度懲罰，也避免原告因秘密公開而讓被告享有不公平優勢。
3. 臺灣司法實務，雖然未明文使用「領先期」（head-start period）之用語，但在營業秘密侵害案件認定損害賠償責任時，也採用類似的衡量方式：根據被告因不法取得營業秘密而節省的合理開發時間，來認定損害賠償的期間及範圍。例如臺灣高等法院107年度重勞上字第68號判決中，法院認為被侵害的客戶名單可節省被告開發客戶與徵信所需約1年時間，故損害期間即認定為被告利用秘密節省的此段期間。
(三) 雖然美國法院試圖綜合客觀的證據，並架構領先期等概念以界定損害賠償的範圍，但因果關係的證明仍是訴請侵害營業秘密損害賠償的核心，這有需原告方提出清晰的證據加以支持，也可以說訴訟的結果在起訴前即已可預期。企業宜在平時即透過定時紀錄盤點商業往來事項、研發歷程等方式規劃不同的維權模式。
1 2025 WL 1007086 (Fed. Cir. 2025)