一、美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)最近維持商標審理及上訴委員會(Trademark Trial & Appeal Board，TTAB)之處分，認定「自然擴張原則(Zone of Natural Expansion)」僅是防禦性權利，不能作為商標享有優先註冊權等主動性權利之依據，介紹其適用要點如後供參。
二、兩個未註冊商標使用者之爭(Dollar Financial Group, Inc. v. Brittex Financial, Inc., Case No. 23-1375)
(一) DFG(Dollar Financial Group)自1980年代即使用「MONEY MART」商標在其經營的貸款融資和支票兌現業務。 2012年，DFG開始將該商標使用於其擴大服務項目之典當經紀和當舖服務(新服務)，並於隔年為新服務申請註冊「MONEY MART」商標、於2014年獲准。
(二) Brittex (Brittex Financial, Inc.及其前身相關企業之統稱)提起異議，主張：1990年代即開始使用「Money Mart Pawn」和「Money Mart Pawn & Jewelry 」兩商標經營當鋪，雖未申請註冊，但對前述商標享有普通法之權利，相較於DFG新申請註冊之商標具有優先權。DFG申請註冊該商標違反美國商標法(15 U.S.C.)第1052(d)之規定1，與在先使用之商標相同或近似，有致混淆誤認，應予撤銷。
(三) TTAB原認為異議不成立，理由是「典當」服務也屬於金融服務的範圍，而DFG在貸款融資服務已先使用涉案商標。但本案隨後被CAFC以「典當」與「貸款融資」仍然有別，廢棄發回重新審理確認涉案商標之優先權。TTAB於重審時撤銷「MONEY MART」商標在「典當」服務之註冊，認定 Brittex於1993年首次將「MONEY MART PAWN」商標使用於「典當」服務，早於DFG將本案商標擴展到典當業務之時點，DFG新申請註冊之商標與先使用商標外觀高度相似，且提供的服務具有重疊性，有致混淆誤認之虞，而認定異議成立。
(四) DFG提出「自然擴張原則」等理由再上訴，主張其早於1980年代即持續使用「MONEY MART」商標，進軍典當項目是其業務的自然延伸，因此對爭議商標之使用具有優先權。
(五) CAFC於本案再次上訴時維持重審處分：
1. 強調「商標優先權」是由首先在商業中針對特定類別之商品或服務使用商標的一方決定2。由於「典當」與「貸款融資」業務性質有別，Brittex在典當服務先使用「Money Mart Pawn」和「Money Mart Pawn & Jewelry 」兩商標，使其對其商標在「典當」領域擁有優先權利。
2. 自然擴張原則：
(1) 此原則是指商標的先使用者對於其原本使用的商品或服務，擁有優先權，可以防止後來使用者在與其業務合理擴展範圍內的相關商品或服務上使用相同或相似的商標。這是基於消費者可能合理預期該商標持有人會將業務擴展到相關領域，因此先使用者有權防止混淆。但此項權利僅為「防禦權」，讓先使用商標者有權阻止後使用者申請註冊相同或者類似之商標，即商標先使用者不能利用此理論主動搶先註冊尚未使用的相關商品或服務上的商標，因為這樣可能會與後來已經建立的權利產生混淆3。
(2) 此外，此原則不能用來跨越不同商品或服務類別確立優先權，尤其當兩者屬於不同類別且已由他人先行使用時，先使用者不能藉此理論主張優先。
3. 根據前述判例建構的定義：
(1) DFG不能「主動」運用「自然擴張原則」來否定Brittex已取得的權利。亦即，DFG不能主張自己雖然還未實際經營「典當」服務，但因為「貸款融資」業務和「典當」服務本質相關且未來業務有擴展可能性，自己理應有優先權，從而推翻Brittex已經在典當服務上建立的普通法權利，並搶先註冊商標。
(2) DFG只能在「防禦性」情況下使用此原則，例如，當Brittex試圖註冊典當服務商標時，DFG可主張自己的商標已合理擴展到該服務，為防止消費者混淆而提出異議。
三、綜合討論及比較法觀點
(一) 比較臺灣商標法律及實務
臺灣法律並未有直接對應「自然擴張原則(zone of natural expansion)」的規範，但司法實務在審理「著名商標」維權與商標「混淆誤認之虞」案件時，也承認商標權的合理擴張，與美國「自然擴張原則」採取相似之觀點，以之作為防禦性權利，列入法院或商標主管機關之裁量因素：
1. 著名商標保護範圍擴張之衡量因素：智慧商業法院曾在「福樂」著名商標權人對「福樂寶FULLY BONNIEﾌｰﾘﾎﾞﾆｰ」商標提出的評定案認定，後者申請註冊前，「福樂」商標已先在「乳製品」商品領域成為著名商標，並提出「填補市場縫隙可能性」審查因素，闡明：「為保存商標先使用者擴張及進入相關領域之通路，先使用者固有權保留其『自然擴張領域』，而允許其在有能力時將其商標使用於該種商品，惟以商標先使用者營業類別越多元化，則其填補縫隙的可能性愈大」。因此：由「乳品類」等商品經營擴充至「營養補充劑」之市場，衡情不違通常消費者對於原告可能擴張市場的感覺，此部分之評定成立；至於「營養補充劑」以外之「藥品類或醫療用品」等商品先商標權人填補市場縫隙之可能性不大，該部分之評定申請不成立4。
2. 混淆誤認之虞的審查因素：此外，實務經常採用的「混淆誤認之虞審查基準」，也將「先權利人多角化經營之情形」，即商標權人是否有多元經營及擴展業務的可能性，列為審查標準。法院及商標主管機關會評估在先註冊、或在先著名之商標權人是否有能力及合理預期未來將其商標使用於相關或類似商品／服務上，從而保護在先商標之「自然擴張領域」，避免後申請商標搶占先權利人可能進入的市場。
(二) 預期業務擴展項目仍宜儘早規劃註冊以杜爭議
以上美國判決顯示，即使美國商標法採取雙軌制（聯邦註冊與普通法權利並存），保障商標權人在未註冊情況下仍能維護自身權益，但兩個未註冊商標在判斷何者具有優先權之時，仍可能發生前述矛盾及爭議。至於臺灣本即採取註冊保護原則，即使對於未註冊之著名商標例外賦予行政評定及異議權，或者有限度的保護善意先使用者，但未註冊者仍無法享有完整的商標權利。因此，綜合兩地法令實務，企業在申請註冊商標時，倘若已具體預期未來該商標有使用於更多的商品或服務(即業務擴展)之可能時，宜一併或及早對對業務擴展項目提出新的商標註冊申請。否則，倘若其他同業也開始使用類似商標時，依前述商標實務，僅能被動防禦，新業務的範圍即可能因為他人搶先註冊或者異議而無法取得保護。
(三) 另一方面，在註冊之後，商標權人仍宜積極監控市場和官方商標公告，留意是否有第三方申請註冊外觀及指定使用商品/服務相似的商標，及時提出異議等維權行動，以遏止未來商標並存市場之糾紛。
1 第1052(d)全文：「商標註冊申請不得包含與已在美國註冊或先使用的商標相同或近似的標章，以免在申請人的商品或服務上使用時，造成混淆誤認或欺騙」
2 Hana Financial, Inc. v. Hana Bank, 574 U.S. 418 (2015)
3 Jackes-Evans Manufacturing Co. v. Jaybee Manufacturing Corp., 481 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1973)
4 智慧商業法院103年度行商訴字第84號行政判決。