台灣民事訴訟法設有證據保全之規定,具有事證開示之機能,凡「證據有滅失或礙難使用之虞,或經他造同意者,得向法院聲請保全;就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時,亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證」,同法第368條定有明文。至於證據保全之實施方式與相應之營業秘密保護程序,智慧財產案件審理法第18條亦有規定。
眾所皆知,專利侵權訴訟之原告,就其所主張之被告侵權行為與其所受損害,負舉證責任。當原告面臨蒐集侵權事證之困難時,可考慮依上開規定,向智慧財產及商業法院(下稱智慧商業法院)聲請證據保全,作為證據蒐集之補強。
專利權人提出保全證據之聲請時,應釋明保全證據之理由、保全標的及保全標的與待證事實之關聯性。此所謂「釋明」,係指當事人透過事證之說明,使法院就其主張之事實,得生薄弱之心證,信其大概如此之行為即為已足,不必達到民事訴訟上之「證明」程度。
依據智慧商業法院官方網站發布之統計資料(如下圖),智慧商業法院成立初期之證據保全核准率較低,其後有所提升,近年核准率維持在三至四成,顯示證據保全制度在台灣已臻成熟。

觀察智慧商業法院之裁判,專利侵權訴訟中之原告最常向智慧商業法院聲請保全證據之標的,為侵權標的相關物件、侵權人之銷售資料帳冊。其中,侵權標的相關物件例如侵權品或侵權機台,以及設計圖、流程圖、操作手冊及型錄,甚至是模具及半成品。實施保全之地點不一而足,法官帶領技審官前往保全標的所在之工廠甚至半導體廠實施保全,亦時有所聞。
惟民事訴訟法第344條尚規定當事人就下列文書有提出之義務:(一)該當事人於訴訟程序中曾經引用者;(二)他造依法律規定,得請求交付或閱覽者;(三)為他造之利益而作者;(四)商業帳簿;(五)就與本件訴訟有關之事項所作者。此條規定與證據保全之規定,存在相當程度競合關係。尤其當專利侵權訴訟之原告主張以被告銷售侵權物品之獲利計算損害賠償時,被告之銷售資料成為關鍵證據,依上開規定,其屬於「商業帳簿」,被告本有提出義務,則原告若聲請法院予以證據保全,如何釋明其仍屬必要?此為專利侵權訴訟原告時常面臨之難題。再者,民事訴訟法第345條尚規定:「當事人無正當理由不從提出文書之命者,法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實」,智慧商業法院據此認定對被告銷售資料無證據保全必要之裁判,不乏其例。
但文書提出義務,並不能完全取代對銷售資料之證據保全。智慧商業法院近期作成之109年度民專抗字第11號裁定,對此有詳細論述。此裁定指出:
- 保全證據是起訴前或訴訟前階段預先取證之程序,而民事訴訟法之文書提出義務及其制裁,則是在法院無法取得證據以確定事實之情況下,所採取之替代性解決方式。二者應可併行而無衝突。
- 民事訴訟上之文書提出義務,不能用以反面推論當事人並無於起訴前或訴訟前階段聲請保全證據之必要。智慧財產案件審理法第18條第4項之立法理由記載:「按民事訴訟法所定之證據保全程序,於相對人拒絕而無正當理由時,法院並不得實施強制處分,其雖得依證明妨害等規定減輕因此所生權利人舉證上之困難,惟於證據確實存在,僅因相對人不當阻撓而未能取得時,究不如排除其妨礙而使證據顯現,更有實效。…為促使證據易於顯現,爰於第四項規定相對人無正當理由拒絕證據保全之實施時,法院得以強制力排除之,…至於相對人對於證據保全之不當妨害,已非強制處分得以排除時,民事訴訟法第282條之1、第345 條等制裁,仍有其適用」,有助釐清兩者適用上之界線。
- 在本件中,專利權人(即保全證據聲請人)已先在銷售網站上購得侵權產品,並發函予相對人(即被控侵權人),但相對人將網站網頁關閉並否認曾經銷售,且相對人是資本額僅有20萬元之小型商號而難有完整之會計帳冊。在此情形之下,有理由認定相對人之銷售資料日後有湮滅、隱匿、變造之可能,故保全該銷售資料即有必要。
上開裁定顯示:針對相對人帳冊資料聲請保全證據時,若能就相對人營業情況及其對侵權警告之回應態度,提出具體事證,據以釋明相對人銷售資料遭到湮滅、隱匿、變造之可能性確實因此提高,應有助於法院肯認保全證據之必要性。