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台灣實務對商標重複申請的判斷

  最近歐盟普通法院在Hasbro, Inc., v. EUIPO1,即MONOPOLY商標撤銷案中,認定在某些情況下,即使看似並非刻意的重複申請商標,也可能構成惡意申請,導致商標權被撤銷。對於一些以重複申請商標以減輕提出商標使用證據義務的商標權人來說,此一見解乃對以往的習慣投下巨大的震撼彈。若相同的情況發生在台灣,結果會如何?商標權人應如何有效地維護自身商標權?

  禁止商標重複申請,於台灣商標法中並無明文規定,但仍可透過行政法規之解釋而得此結論。經濟部智慧財產局所發布的「商標註冊申請案件審查基準」第9章第5點指出:「申請商標註冊,應以一申請案一商標之方式為之(按:商標法第15條第4項);而商標權人於經註冊指定之商品或服務,取得商標權,復為商標法第35條第1項所明定。每一註冊商標依法於註冊指定之商品或服務取得權利,故以相同之商標指定使用於同一商品或服務者,本局不應重複賦予商標權。商標註冊申請案與申請在先之申請或註冊之商標圖樣完全相同,指定之商品或服務亦完全相同者,屬重複申請,應通知申請人來文撤回該件商標申請案,並檢附本局原發收據辦理退費;或由申請人拋棄在先之註冊商標或申請案。」

  因此,倘商標圖樣與在先註冊之商標有所不同,或指定之商品服務並非完全相同者,解釋上即非完全相同之商標,應可另外取得註冊。但實務上,就相同商標圖樣,但指定商品服務較在先註冊商標範圍小的情形,仍會被認為屬於重複註冊而不予受理。

  至於再次取得註冊的商標效力如何?依目前實務,其註冊效力與在註冊在先之商標各自獨立。例如:A商標註冊於a、b、c三項商品上,註冊滿3年後商標權人再就相同圖樣申請註冊A'商標於a、b、c、d四項商品上,若A商標因未使用而遭他人申請廢止註冊,對A'商標之各項商品的註冊效力不生影響。

  歐盟法院在MONOPOLY商標撤銷案中,撤銷Hasbro公司所重複註冊的各項商品與服務,其法律基礎在於歐盟商標法對於商標申請人提出商標申請案必須為「善意」之主觀要件,並認為重複申請商標指定在重複的商品與服務上,若不符合商標制度的目的而有迴避商標使用義務的主觀意圖,會構成對商標制度的濫用而成為惡意申請。

  但在台灣,原則上並不審查商標申請人的主觀意圖,商標一旦註冊後,除非有「意圖仿襲」之主觀惡意,否則至少就目前實務而言,重複申請的後註冊商標並不會因為主觀上有防止被提出未使用廢止之意圖而被挑戰商標註冊之效力。

小結

  商標權的目的之一在於使消費者辨識商品來源,商標權人宜積極使用商標權,以維護商標價值與權利。

  若因商業策略的調整或市場景氣的變遷而導致商標的使用進度不如預期,但又必須維護已註冊的商標權,此時若就已註冊商標重為申請,就台灣實務而言,尚未有申請合法性遭質疑之案例。但台灣商標法政策是否將在未來受前述歐盟判決之啟示而發生調整,仍值得觀察。

  


1 21 April 2021, Case T‑663/19 ECLI:EU:T:2021:211

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