智慧財產專業團體

　　台灣民事專利侵權訴訟之被告可於訴訟中抗辯涉訟專利具有撤銷事由，並由法院進行裁判。實務上，最常見被告以提出前案證據的方式來挑戰專利的新穎性或進步性，或質疑專利是否符合揭露要件，以及可否據以實施等。而最近（2023年8月）智慧財產及商業法院（下稱智財商業法院）一審作成112年度民專訴字第4號判決，則極為罕見的針對涉訟專利業經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）所核准的更正案，以該更正係實質變更先前公告之專利範圍而認定專利無效。

　　本件判決原告的專利涉及電動曬衣架技術，原告在取得專利權後曾向智慧局申請專利範圍的更正，並經智慧局核准。原告之後就以該更正後之專利範圍起訴向被告行使專利權。被告於訴訟中除了提出前案攻擊專利的進步性主張專利無效外，還抗辯原告所主張經智慧局核准的更正請求項會實質變更核准公告之專利範圍而不應被准許。

　　關於更正應否准許，依台灣專利法第67條之規定，專利權人於取得專利權後可向智慧局申請更正專利，但更正內容僅得刪除請求項、減縮專利範圍、訂正誤記或誤譯、釋明不明瞭之記載，且更正內容不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦不得實質擴大或變更公告時之專利範圍（以上合稱「准予更正要件」）。經智慧局審查若准許更正，則會予以公告，且該更正內容會溯自申請日生效；若智慧局審查不准許更正，此時該專利仍係維持原本被核准之範圍或內容，對此專利權人可能再申請新的更正內容，抑或對智慧局此次不予更正之行政處分提出行政救濟程序。

　　應注意者，2011年所修正並施行至今之專利法第71條第1項規定可提起舉發之事由，其中即包括專利更正是否違反專利法第67條之規定。因此，任何人可藉由舉發制度來挑戰智慧局所准許之專利更正是否符合前述專利法第67條之「准予更正要件」。若智慧局認為該先前所准許之專利更正有不符合「准予更正要件」的情況（本文以下將此情形簡稱為「誤准更正」），智慧局將會作出舉發成立。然而依現行專利法第82條第1項之規定，對更正案提起舉發成立的法律效果是撤銷專利權，即並非僅撤銷誤准更正之行政處分而回復為更正前之專利內容，反而是將與舉發標的之是否符合「准予更正要件」全然無涉的更正前專利亦一併撤銷。換言之，智慧局若當時不准許更正，專利權人還至少保有原本專利內容，以及後續再提出更正的機會；但如若智慧局先同意更正之後再改變原本准許更正的立場，則專利權人反而可能因此一多少可歸責於智慧局的誤判而喪失專利權，這樣立法上關於智慧局誤准更正的法律效果設計是否妥當，殊值探討。相較之下，對於智慧局已核准延長專利權期間之專利，任何人可提起舉發案並質疑智慧局不應准許延長該專利權期間，但依專利法第57條第2項之規定，舉發成立時，其法律效果則特別規定為僅是原本被核准延長之期間自始不存在（即回復原本專利權期間），並非專利權被撤銷，當屬較為細膩且妥善的立法。

　　從實務的觀點，專利權人所提之更正案既然已被智慧局所核准，則舉發人要在舉發程序中挑戰該更正是否符合「准予更正要件」並促使智慧局改變見解有其困難，故智慧局在此類案件中多仍維持准許更正；縱使舉發人後續提起行政訴訟以尋求救濟，智財商業法院多仍維持智慧局准許更正之判斷（請參見智財商業法院106 年度行專訴字第 12 號判決）。然而在本件民事訴訟判決中，智財商業法院卻以民事法院對「准予更正要件」的判斷改變智慧局原先准許更正的立場，轉而認為原告該更正內容有實質變更公告專利範圍，再以專利撤銷事由包括更正違反專利法第67條之規定，從而在該案裁判專利無效駁回原告之訴。

　　姑不論專利法關於因智慧局誤准更正而被舉發成立的法律效果係撤銷專利權（而非撤銷該更正）之規定是否合理，在現行的法律架構下，若舉發人或被告於舉發程序或訴訟中有提出質疑智慧局已核准更正內容不應准許，而該更正內容存有不符「准予更正要件」之風險時，專利權人及其律師或專利師即應以保守的態度慎重評估，儘可能採行較為積極的對應措施，例如可能須適時提出再次更正的申請，或請智慧局或法院適度開示心證，以避免因智慧局可能誤准更正而導致專利被認定無效。