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　　組合先前技術以爭執專利進步性為專利民事或行政訴訟中常見之攻防焦點。本所先前報導「台灣最高法院近期關於進步性之專利民事侵權訴訟判決」及「台灣最高行政法院近期關於專利進步性之判決」，曾介紹最高法院111年度台上字第186號判決及113年度台上字第459號判決，以及最高行政法院110年度上字第597號判決及113年度上字第132號判決。該等判決強調進步性之判斷應先調查技藝人士的技術水準，釐清諸多引證案中何為主要引證案，並應綜合考量專利是否有解決長期存在問題，與得授權之商業上成功等輔助性判斷因素。其中，最高法院2024年11月20日所作113年度台上字第459號判決特別指出，技藝人士能否基於先前技術而輕易完成發明內容，還需要區辨「顯然有意願去嘗試」與「顯然有意願去執行」之「could-would」法則，意即專利進步性之判斷非僅只考量理論上能否執行成功，還應考量個案上有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，以促使熟習技術者去執行研發及成功。

　　該最高法院113年度台上字第459號判決可謂首見台灣最高層級法院明文將「could-would」法則應用於專利進步性之判斷。其後，最高法院在2025年5月7日又於113年度台上字第453號判決中再次強調此法則並指出，為便於自外部證據認定技藝人士之主觀想法(以茲區辨係屬「顯然有意願去嘗試」或「顯然有意願去執行」)，應考量引證案與該專利技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議等因素，其因素越多者，越有結合之動機而否定進步性。

　　在最高法院上述兩則民事判決之後，智財法院於2025年8月25日的113年度行專訴字第49號行政判決中亦引入「could-would」法則。該案系爭專利標的是一種可裝設雙刃及四刃刀片之螺旋刨刀軸。智財法院先引用多個引證案及系爭專利所自承先前技術之揭示內容作為技藝人士所有之技術水平。其後，智財法院進一步認為技藝人士在先安裝四刃刀片或雙刃刀片於螺旋刨刀軸後，會面臨如何再安裝其他刀片的技術問題，此時以部分先前技術為基礎，客觀上可合理期待會嘗試選擇其他先前技術之方案。智財法院之認定基礎是基於該等先前技術領域之關聯性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議。因此，智財法院認為技藝人士依據該等引證案，已具有明顯之組合動機，顯然有意願執行組合先前證據，以達系爭專利之技術特徵，並非僅是有意願嘗試組合先前技術的後見之明。

　　參照前述最高法院及智財法院關於「could-would」法則之判決，法院似從原本進步性之組合動機判斷，考量技術領域關聯性、解決問題、功能或作用之共通性、教示或建議等因素，併同區辨「顯然有意願去嘗試」與「顯然有意願去執行」。由於台灣專利審查基準並無明文將「could-would」法則作為判斷依據，智財法院或最高層級法院後續在其他民事或行政訴訟對此法則應用之發展頗值得觀察。另外在前述判決作出後，目前實務上已可觀察到智財法院在行政訴訟審理實務中更會要求舉發人加強說明相關前案之組合動機。