智慧財產專業團體

一、前言

依據日本意匠法(意匠即相當於臺灣設計專利)規定，在意匠申請前公開的意匠，原則上不能取得意匠權。但意匠申請人常會透過展覽、出版、網路發布等方式公開擬申請的意匠，藉由討論熱絡度或訂單量來判斷意匠是否具有市場而是否值得提出申請。若不論前述情況，僅一概規定申請前已先公開的意匠不能取得意匠權，將有違意匠法保護意匠且促進產業發展的立法宗旨。因此，考量意匠申請人市場調查或其他公開需求，日本意匠亦設有類似於臺灣優惠期制度的法規。根據日本意匠法第4條規定，若在意匠公開後一年內提出意匠申請，在後的意匠申請案不會因所申請的意匠已在先公開而喪失新穎性。

各國的新穎性優惠期之規定有所差異，現行日本意匠法規定，若意匠申請人擬主張意匠申請案有喪失新穎性之例外情況存在(即主張意匠申請案適用優惠期)時，需在意匠公開事實發生後一年內提出意匠申請，然而與臺灣設計專利優惠期現行規定不同的一些地方在於：日本意匠法進一步要求在意匠申請時需同時以書面聲明有優惠期之適用，並且需在申請日30日內提出優惠期證明書，以證明在申請前即已公開的意匠申請案可適用優惠期制度，然而日本意匠法規定適用於優惠期之在先公開意匠，僅限於證明書中有記載的在先公開意匠，若其他在先公開意匠於意匠申請時未同時未主張，或是未將其他在先公開意匠記載在優惠期證明書中時，前述之其它在先公開意匠將對意匠申請案造成影響。

以下將就日本智慧財產高等法院令和5年 (2023年)(行ケ)第10071號案件的判決進行簡介與探討，藉以瞭解日本實務中優惠期主張對意匠權的影響。

二、案件的判決

(一) 案情概要

原告其所擁有的意匠專利的物品名稱為「包」(意匠第2021-19105號申請案，以下稱為「本意匠」)。本意匠係由原告於令和3年(2021年)9月3日提出申請，並於同年9月10日根據意匠法第四條第三點規定提出優惠期證明書，藉此以優惠期證明書所記載的在先公開意匠(以下稱為證明書記載意匠)主張有優惠期之適用。嗣後，特許廳於令和4年(2022年)5月23日駁回意匠申請。原告不服特許廳之審查，於同年8月22針對特許廳之駁回決定請求特許廳審判(案件編號2022-13077)。特許廳對其進行審理，並於令和5年(2023年)5月22日作出「本件審判請求不成立」之審決決定。

參閱圖1。圖1係原告於令和3年(2021年)9月3日提出申請的本意匠。以前視圖來說，包的主體上擺與兩側外觀各自呈現3個波峰，波峰間彼此相連而共有7個波峰。其中，包的主體左右兩側上端的波峰是斜向往上呈半橢圓形。另外，主體上左右兩側各設有4個一組地縱向排列為一排的鉚釘。每一排的該等鉚釘之間的距離彼此等距。以立體圖來說，握把兩端部的每一端部與主體是由2個縱向間隔排列的鉚釘連結，且兩鉚釘間設有一環狀金屬配件。

證明書記載意匠是由本意匠創作人(以下稱為原告)於令和3年(2021年)3月14日在網路上發布。證明書記載意匠如圖2所示具有以下外觀特徵：(a)整體外觀由頂部開口的主體與把手構成；(b)主體是由薄狀材料所構成概為長方體狀，且從正面看其主體的上擺與左右兩側邊緣呈波浪形，總共有7個波峰，兩側上端的波峰近似半橢圓形；(c)握把呈細帶狀，並在左右兩側配置鉚釘。從正面觀察，握把呈現弧形，其高度約為整體的1/4；(d)從正面觀察，主體兩側呈縱向排列的鉚釘三個為一組。由上往下數位於第二個與第三個鉚釘之間的距離，長於第一個與第二個鉚釘之間的距離；(e)除了下擺外，所有邊緣皆使用鑲邊材料作為邊框；(f)包主體與握把呈現黑色，鉚釘與其它金屬配件為銀色。

(二) 特許廳的審決見解

特許廳採用本意匠申請前即已公開的資料(以下稱為引用意匠)並根據意匠法第三條第一項第三款之規定，審認本意匠因申請之前有公開行為而應不准予註冊。引用意匠是原告放在網頁上的如下所示圖3，其公開日期為令和3年(2021年)8月31日，早於本意匠的申請日。

參閱圖4，特許廳針對引用意匠與本意匠是否相似，進一步分析判斷如下：

1. 就意匠之物品而論，本意匠與引用意匠皆為「包」，故兩意匠的物品為一致。

2. 本意匠與引用意匠在外觀形狀上具有幾個共同特徵：(a)整體而言，兩者皆為由頂部開口的主體與把手構成；(b)作為收納部的主體具有由薄板狀材料構成的長方體袋狀結構，從正面與背面看，主體上擺兩側的波峰斜向上突出呈半橢圓形，而主體左右兩側的最下方的波峰是底邊為直線的概呈弧形的形狀；(c)把手為窄帶狀，在左右兩側的中央上側附近用鉚釘緊固，具有環狀金屬配件；(d)在正視圖的左右邊緣附近以大致等間隔的方式垂直排列設置有4個小圓形鉚釘，並且在上方和下方留有一定的空間。

3. 本意匠與引用意匠的形狀之間有以下幾點差異：(e)關於握把的安裝方式，本意匠採用兩個鉚釘縱向上下排列鎖入，並放置D形金屬環於兩鉚釘之間；至於引用意匠無法明確觀察到上方鉚釘的部分;(f)本意匠在前視與後視圖上，左右邊緣處各有四個縱向上下排列的鉚釘；而引用意匠背面的鉚釘排列方式未知;(g)本意匠並未呈現色彩；引用意匠包本身為象牙色，握把是棕色，鉚釘為銀色。

4. 由於關於基本結構相關的共同特徵(a)與共同特徵(c)，在「包」的商品領域中是常見的構成元素，並不是主要影響本意匠與引用意匠相似度的因子。至於有關於主體具體形狀的共同特徵(b)與共同特徵(d)，則在外觀上特別容易引起消費者的注意，尤其是主體正面與背面的上擺及左右兩側作成具有三波峰的波浪形，其中主體上擺兩端的波峰與主體左右兩側的波峰結合在一起並向外斜向凸伸，主體下擺兩端亦有像外凸伸的波峰，這些外型特徵給予消費者強烈的印象，甚至主體兩側的各四顆鉚釘縱向擺置，都會對本意匠與引用意匠相似性判定產生非常顯著的影響，因而更容易認為認其本意匠與引用意匠是相同的。反之若從差異點的方面而論，差異處(e)和差異處(f)對於相似的判定影響較小，且有關顏色的差異(g)對相似性判定的影響也更弱。總之，本意匠與引用意匠之間的共同特徵(a)至(d)通常會給消費者留下強烈的印象，而差異處(e)至(g)整體上不足以影響本意匠與引用意匠之間的相似性判斷，也無法推翻共同特徵的印象。因此，本意匠與引用意匠被判定為相似。

5. 最後，引用意匠是否適用於喪失新穎性的例外情況，要比對引用意匠與證明書記載意匠是否為同一設計。證明書記載意匠與引用意匠都是包，但所呈現的外觀確有所差異：(i)證明書記載意匠正面兩側的鉚釘數量各為三個呈一組，每一組鉚釘之間的縱向間隔比例也不相等，但引用意匠正面兩側的鉚釘數量各為四個一組，每一組鉚釘之間的間隔大約相同；(ii)證明書記載意匠的握把兩側並無設置環狀金屬配件；(iii)證明書記載意匠主體及握把的顏色呈現黑色，但引用意匠主體為象牙色，握把呈棕色。因此，證明書記載意匠與引用意匠兩者間的外觀設計存在差異，不為相同設計，故不能被認定引用意匠是基於證明書記載意匠的基礎上公開。在此情況下，基於意匠法第四條第二項所規定意匠喪失新穎性的例外情況，必須是優惠期證明書中有記載的意匠，於是引用意匠應為能用證本意匠是否具新穎性的文獻資料。由於引用意匠的公開日期早於本意匠的公開日期，且引用意匠與本意匠整體外觀相似，使得本意匠會落入意匠法第三條第一項第三點之規定，依法不得註冊意匠權。

(三) 訴訟中原告主張

原告對於特許廳的決定不服，認為特許廳誤用意匠法第四條第二項新穎性喪失例外的規定，於是上訴日本智慧財產高等法院，主張應予撤銷特許廳之判決。本案的判決是以證明書記載意匠與引用意匠不被認定為同一外觀設計為理由，認為引用意匠的公開行為不能說是基於先前證明書記載意匠的公開而成為眾所周知的意匠，這是不正確的審理判決。原告認為特許廳對於證明書記載意匠與引用意匠的相同性判斷有誤，理由如下：

1. 特許廳的判決，主要基於證明書記載意匠與引用意匠在主體正面兩側的鉚釘數量與排列方式的差異。但即使兩意匠存在形態上的差異，若是兩意匠實質上相同，理應視為相同意匠，而兩意匠實質上是否相同，則取決於消費者對於意匠整體的印象來判斷。

2. 兩意匠的主體上擺與左右兩側，均是呈波浪形且相連在一起共呈現7個波峰；左右兩側斜向往上的波峰形狀概呈半橢圓形，是此類物品「包」在市場上前所未見且獨特的特徵，「波浪」與「起伏」更能夠給予消費者強烈的曲線印象。因此，兩意匠給予消費者共同的視覺印象。

3. 兩意匠間唯一區別在於：本體正面的鉚釘數量及排列。具體來說，證明書記載意匠中主體正面的最上端與最下端的鉚釘的高度位置，是與引用意匠主體正面的最上端與最下端鉚釘的高度位置相同，差異僅在位於中間的鉚釘，而視覺上與最上端與最下端的鉚釘相比也並不明顯。鉚釘本身為常見的圓形，在物品「包」的領域中，使數個鉚釘沿直線排列是常見的排列方式，因此僅會使消費者感到「數個鉚釘排列成一排」的印象。也就是說，消費者也只能從兩意匠中感到「多個鉚釘排列」的印象，因此兩意匠之間的數量差異給消費者的印象並沒有什麼不同。

4. 根據兩意匠的共同點與差異點進行評估，可以得知共同點較容易給人留下深刻印象，消費者對差異點的印象，反而會弱於共同點所產生的印象，這一點也能從一位從事服飾製造業多年的員工陳述得知。

5. 綜合上述，即使兩意匠有所差異，但消費者從兩意匠中得到的印象並沒有不同，因此很明顯兩意匠實質上是相同的設計。由於證明書記載意匠與引用意匠為相同設計，因此引用意匠適用於意匠法第四條第二項的優惠期規定，並應排除意匠法第三條第一項第三點所列之情況。因此，特許廳對於意匠法第四條第二項之適用有誤，且採取引用意匠作為用證本意匠新穎性而錯誤認定本意匠不能依意匠法第三條第一項第三點之規定予以註冊，其判決違法，應予以撤銷。

(四) 被告(特許廳)於法院上的主張

原告主張引用意匠符合意匠法第四條第二項規定的適用情形是不恰當的，因為引用意匠不能作為同項規定的喪失新穎性的例外的適用對象，故本件判決並不違法，本件判決沒有撤銷的理由。

關於意匠法第四條第二項：

1. 針對引用意匠是否適用喪失新穎性的例外的問題，應綜合考慮引用意匠與證明書記載意匠是否相同、是否是根據先前證明書記載意匠的公開行為而之後有多次公開揭露的情況、是否為第三方公開揭露的情況、之後的公開是否為明確基於意匠法第4條第2項所規範之意匠的公開的情況等。

2. 比較兩意匠，首先，兩意匠的其中任一都是「包」，因此兩意匠所屬的物品是相同的，接著就要對其形狀、顏色…等等條件進行比對。證明書記載意匠與引用意匠兩種意匠的不同之處，在於握把上是否有環形金屬配件、前側鉚釘的數量和排列，以及握把和主體的形狀和顏色不同。特別是正面的鉚釘數量與擺放位置，因是位於引人注目的正面，且鉚釘本身不僅起到扣件的作用，還可以作為「包」的裝飾，使其成為視覺的重心。因此，這些鉚釘的數量和排列方式的差異不能說是僅有細微的差別，而應說此差別已超出了實質相同的範圍。因此，這兩種意匠不能被認定為實質上相同的意匠，也不能被認定為相同的意匠。

3. 意匠法第四條第二項被認為是喪失新穎性之例外的規定，但前提是必須履行同條第三項的程序。作為一種例外，適用於同條第二項規定之獲得意匠註冊權之人，基於先前已公開之意匠的第二次以後的公開行為，將不再被視為本條所稱的眾所周知的意匠(公開意匠)。如果第三方的公開行為，是明顯基於先前公開的眾所周知的意匠，也不會被視為本條所稱的公開意匠。

4. 在判斷引用意匠是否適用意匠法第四條第二項的規定時，重點不在於被引用意匠與本意匠中所述的設計是否相似，而要從兩意匠是否存在實質的差異來判斷，例如判斷該差異是否為極端差異、與該差異相關的鉚釘的形狀和排列是否常見，以及差異點與共通點相比是否有更強的印象等。

5. 此外，在確定兩種外觀設計的同一性時，即使兩者之間存在差異，也應假定消費者從這兩種外觀設計中獲得的印象，不會因其共同特徵而有所不同。因此，聲稱兩種外觀設計顯然實質上相同是基於原告主觀性的錯誤解釋。無論特徵共同特徵是否存在，在判斷是否為相同設計時，都應該從兩者是否有實質差異去判斷，故原告的主張並不適當。故，所謂的實質相同，應理解為不存在對外觀設計的構成要素產生實質影響差異的情況。

6. 因此，在考慮這兩種意匠時，可以將焦點關注在物品肉眼所見且存在的足夠差異的部分。例如：鉚釘的數量和佈置、包包正面設計的裝飾結構、把手的顏色。其中，關於包的正面於鉚釘位置的排列上，「從頂部算起第二個點和第三個點之間的距離大於從頂部算起第一點和第二點之間的距離」之三個鉚釘的配置，和「每一邊各四個，且大致等距」的配置，此兩種結構之間，不僅是數量上的差異，也存在實質上的差異。

7. 最後，除了上述差異之外，兩種意匠在其他方面大體上是具有相同性的，但因這兩種意匠存在上述之差異，在本質上是容易被認定是不同的，於是仍不足以否定兩種意匠沒有實質差異。因此，這兩種意匠不能被認定為實質上相同的設計，也不能被認定為相同的設計。因此，本案審判決定的判斷並無錯誤。另，由於兩個意匠不是同一或相似意匠，故該引用意匠不符合意匠法第四條第三項規定的程序，且證明書記載意匠並無適用同條第二項的規定之理由。由於引用意匠被認定是在本申請之前公開的意匠，且本意匠與引用意匠類似，因此，請求保護的意匠屬於意匠法第三條第一項第三款的範圍。依同條第 1 項的規定，本意匠不能被註冊。引用意匠不適用設意匠法第四條第二項的規定，要求保護的意匠不適用意匠法第三條第一項的規定。因屬於該款規定，本審判決據此認定、判決並無錯誤，原告所提出理由是沒有根據的。特許廳認為引用意匠適用於意匠法第四條第二項規定的解釋並無理據，本次判決不存在違法之處，也沒有理由撤銷本次判決之決定。

(五) 法院的判斷

針對原告認為引用意匠是適用喪失新穎性例外的主張，根據意匠法第四條第二項之規定，意匠申請人必須於本意匠申請後的三十天內向特許廳提交擬要主張優惠期之意匠的證明書。因此，原告若要將引用意匠適用於優惠期之規定，前提是要提交有記載引用意匠的證明書。

再者，原告主張證明書記載意匠與引用意匠實質上是相同的意匠，基於意匠法第四條第二項規定，引用意匠是否適用於優惠期，要以引用意匠與證明書記載意匠是否為同一外觀為判斷標準。引用意匠與證明書記載意匠所涉及的物品皆是「包」，故兩意匠的物品相同。接著從形狀來比較，兩意匠的不同之處為握把上是否設有環形金屬配件、本體正面鉚釘數量與布置方式，以及主體與握把的顏色。其中，本體正面的鉚釘數量與布置方式是影響本體正面美感的主要因素，其差異不能說是形態上的微小差別，該差異已超出實質相同的範圍，兩意匠不能認定為實質上相同的意匠，因此無法認定為同一意匠。

意匠法第四條第二項是記載優惠期的規定，但前提也是要履行意匠法第四條第三項的規定。原則上，意匠申請人於本意匠申請之前所公開的每個意匠，皆要記載於優惠期證明書。況且，考慮到意匠申請人將每個申請之前所公開的意匠都確實記載的程序負擔很小，即使證明書記載的意匠與引用意匠之間僅有微小差異，據以得出缺乏同一性的結論也並非不妥。如果證明書記載意匠與引用意匠之間的差異，在產品性質與功能上可以理解為相同的範圍內，則兩意匠仍應被判斷為相同。基於包的性質，雖然「設置鉚釘」的特徵本身可說是司空見慣的，但根據鉚釘數量與布置方式的變化，所呈現的美感也會不同。兩意匠之間的差異是肉眼可見的，證明書記載意匠中本體左右兩側波峰與本體正面鉚釘的數量是對應的，且第二顆鉚釘位於左右兩側中心波峰峰頂的連接線上，而引用意匠的鉚釘與左右波峰數量並無對應，且第二顆鉚釘位置是高於本體左右兩側中心波峰的連接線。因此，兩意匠之間的差異處在其共同特徵底下所呈現的整體外觀，會使消費者對於物品的印象程度有所不同。也就是說，兩意匠之間的主要差異處，即本體正面的鉚釘數量與布置方式，會因為配合本體波浪形狀而產生美感的差異，使得證明書記載意匠與本意匠之間差異處，難以在根據物品性質與功能的情況下被認定為實質相同，故原告與上述判決相悖的主張不能成立。

綜上所述，不能認定引用意匠與證明書記載意匠是相同的，也不能認定引用意匠的公開行為是基於證明書記載意匠的公開。由於引用意匠未按照意匠法第四條第三項規定記載於優惠期證明書，故引用意匠不適用優惠期。因此，特許廳不准予優惠期之決定並非違法。再者，引用意匠是在本意匠申請之前公開，且根據特許廳對於本意匠與引用意匠相似的見解，原告應當指出卻對此並無異議，故不能據此主張特許廳基於意匠法第三條第一項第三點的原判決有誤，於是本意匠因有在申請之前公開的相似意匠而不予註冊，原告的撤銷理由不成立。

(六) 意匠法的修訂

官方於2023年第51號修訂法案中(註1)，修訂日本意匠法中第四條第三項規定的意匠喪失新穎性的例外之規範。本次修訂的重點是降低在先公開的意匠適用新穎性例外的門檻。從修訂前的原制度來看，申請人不論公開幾次相同或類似的意匠，每次公開之意匠皆須記載於優惠期證明書；而於修訂後的新制度中，若申請人欲主張有意匠法第三條第一項或第二項規定之適用，僅需提供最先公開之意匠的證明文件或資料即可。詳言之，在後公開之意匠(一個或數個)，若與最先公開之意匠兩者間實質近似或相同，可免去在後公開之意匠的證明義務。

本次修訂雖然降低了喪失新穎性的例外的適用門檻，依舊有一些重點需要留意。尤其在後公開之意匠是否實質近似或相同於最先公開之意匠，仍是需要審慎檢視的重點。因為不同公開時點的意匠彼此是否實質近似或相同，仍取決於審查委員的認定，而此一認定可能與申請人的認知不同，因此便可能發生審查委員認為申請人後續所公開的一系列產品與於最初公開的產品彼此不近似，且不同產品的不同公開行為非屬同一系列的公開行為，並因此衍生爭議。

三、結語

從本案的爭救歷程可以得知，在日本意匠法規定下，證明書中所記載的意匠與其他在先公開而未記載於證明書的意匠兩者之間是否實質相同的判斷，可能會衍生爭議，甚至導致在先公開的意匠不被認定為喪失新穎性之例外，使得意匠申請案喪失新穎性。因此，意匠申請人若要保護自身寶貴的設計思想，應於意匠申請前詳細檢視所有公開過的產品、設計圖，建議一律記載於證明書中較為妥當，並在當中盡可能完整記載所有態樣，以避免未來產生問題。

日本意匠法優惠期與臺灣設計專利優惠期的制度相比較之下，主要差異有兩點：(i)在申請前所公開事實能主張優惠期的時間(臺灣6個月、日本12個月)；(ii)是否強制要向官方提交優惠期證明(臺灣：否，日本：是)。雖然日本官方於2023年第51號修訂法案中，降低了優惠期適用的門檻，但不論新舊法，日本意匠申請之前公開的事實若非處理洽當，都有可能影響意匠申請案的新穎性。後續日本意匠法會如何修改及是否有適用新法的實際案例，本所仍會持續觀察並進一步提供相關訊息。

※ 註釋 ※