|
一、前言
Nespresso膠囊咖啡機有Original及Vertuo二種不同系列，分別使用到不同而互不通用的咖啡膠囊。由外型來區別，一般來講，將密封面朝下平放時的咖啡膠囊，外型看起來會有點像是一頂小小帽子，Original系列咖啡膠囊是我們一般比較常在Nespresso咖啡機所使用的膠囊，外型像一個小高帽子，其縱向剖面近似一個等腰梯形在頂部有些向上內縮；至於Vertuo咖啡膠囊的外型則比較像是一個有圓頂(dome)造形的小圓帽子，其縱向剖面大致上呈圓形的一部分。除了外型不同以外，這兩種咖啡膠囊其實還有一個重大區別，就是在一般Original系列的咖啡膠囊上所沒有、但在Vertuo系列膠囊小圓帽子的帽緣上會存在的打印條碼(barcode，如以下附圖1所稱的Vertuo code)，條碼上載有訊息可供Vertuo系列的咖啡機來自動偵測與辨識。
依Nespresso官網資料，由於不同款式的Vertuo系列咖啡膠囊中「每款咖啡都有一組特定的完美萃取參數，包含水溫、轉速、咖啡預浸時間及所需水量。Nespresso 獨家條碼辨識技術，將完美萃取參數編碼至每顆膠囊中，搭配一鍵式萃取系統，您只需要一鍵輕觸，即可享受完美咖啡！」(註1)然而也就是這樣的條碼，成為一件美國專利侵害訴訟的核心議題。就此本所官網曾於2024年1月26日最新消息報導一則美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)於2023年12月所作成的判決：K-fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc., Case No. 2022-2042，其中CAFC推翻了原審的專利範圍解釋而廢棄發回地方法院，有興趣者可參考該文所錄裁判要旨(註2)。
CAFC與地方法院主要係就涉訟所有的請求項中都會出現的一個關鍵用語「條碼(barcode)」有不同的解釋看法。申言之，地方法院主要依原告K-fee起訴所主張美國專利之歐洲對應案EP 3 023 362的異議程序中，K-fee曾針對異議人Nestec S.A.(註3)所引用由異議人自己申請的前案證據WO 2011/141532A1(下稱Jarisch前案)，為了區別前案而向歐洲專利局(下稱EPO)所提出的申復陳述，據以作成「barcode」用語的限縮解釋，並進而准許被告Nespresso所聲請的不侵害簡易判決。案經原告K-fee上訴，CAFC審理後則認為原審係過度窄化而錯誤解釋了barcode這個要件。就上述歷程，本文擬從以下二個面向，來探討本案所涉及專利範圍解釋的相關問題及訴訟策略。
二、本案涉訟專利的外國對應案檔案歷史及其曾引用的前案證據，可否作為解釋專利範圍的內部證據？
自從2005年CAFC作成關於專利範圍解釋的重要en banc判決Phillips v. AWH Corp.案之後，內部證據(intrinsic evidence)無疑已成為美國專利侵害訴訟解釋專利範圍必須優先考慮的最重要資料。所謂內部證據主要包括訴訟所主張專利的所有請求項的用語，專利說明書文字與圖式，以及申請檔案歷史(the prosecution history)。至於可能與所主張專利相關的前案證據部分，若係屬申請檔案歷史中曾被引用過的前案(the prior art cited)，會是內部證據；反之，若在申請過程中審查委員未曾考慮過的前案，則不會是內部證據(註4)。
但若是涉訟專利的外國對應案檔案歷史，及外國對應案申請維護過程所引用的前案證據，基於屬地主義，由於不同國家有不同的專利法上可專利要件的規定內涵，且不同國家相應申請案在申請或維護的過程中可能出現不同的前案證據及證據組合，因此外國對應案的檔案歷史及曾引用過的前案證據，原則上與美國的涉訟專利範圍解釋並不相關，而欠缺了在涉訟專利申請過程時的正式併入關係(formal relationship or incorporation)，故不會成為美國專利侵害訴訟解釋專利範圍的內部證據(註5)。
然而在本案中，事實上不論是美國地方法院或是CAFC，都採用了訟爭專利之外國對應案EP 3 023 362異議程序中原告K-fee為區別Jarisch前案而向EPO申復的陳述內容，作為解釋專利範圍的重要依據或內部證據，如此一來似乎與上述美國判例法見解有違？其實並沒有，原因在於本案尚有二個背景事實必需特別交待：(一)地方法院在專利範圍解釋命令中曾表示，當原告K-fee在申請涉訟美國專利之U.S. Patent No. 10,858,176 (下稱’176專利)時，曾將相關EPO的申請檔案歷史提供給了USPTO；且(二)在CAFC階段，兩造並不爭執而同意將EPO對應案的異議程序檔案歷史列為美國’176專利的申請檔案歷史。而CAFC便基於上開事實，在本案解釋申請專利範圍barcode這個用語時，將歐洲對應案在EPO異議程序檔案歷史的內容，直接作為訟爭專利解釋專利範圍的內部證據來處理。
三、本案外國對應案檔案歷史中為區別前案所作的陳述如何影響解釋？有無專利範圍的棄權(disclaimer)效果？地方法院的窄化解釋方法有何不當或錯誤？
CAFC之所以認為地方法院基於原告為區別Jarisch前案的陳述、而不當限縮了barcode用語的一般及通常意義(the plain and ordinary meaning)，可參照附註2本所2024年1月26日的最新消息的詳盡介紹。本文再稍予補充如下。
何謂條碼(barcode)？一般及通常的意義是一種在視覺外觀上具有變動寬度條狀的編碼訊息或編碼系統。以附圖2所示的Jarisch前案首頁為例，在頁面最左側有國際申請案號WO 2011/141532A1，之後就接續了一種常見的呈現黑白明暗寬度不一線條的條碼。與之對比的是附圖2中間Jarisch前案的Fig.2，揭示了Jarisch前案技術內容關於飲料膠囊上的一種編碼(code，或稱Jarisch code)65，可供機器讀取飲料膠囊的相關資訊。可以先注意到兩者有一重要區別，即，最左側的一般barcode其明暗線條係寬度不一，但Jarisch code的編碼卻是寬度均勻呈現。原告K-fee向EPO陳述，其被異議專利所使用的是barcode，而Jarisch前案揭示的Jarisch code則是位元碼(bit code)，並非條碼(barcode)，K-fee表示該編碼65的訊息係由一系列的小矩形表面所形成，僅可用以編碼二進位代碼(即許多的0與1)。然而K-fee如此的前案區別陳述，被地方法院參酌採為解釋專利範圍依據後，地方法院竟認為，’176專利的barcode除了一般通常意義之外，尚需再被限縮為barcode必需不包括位元碼(bit code)。
上述K-fee的答辯內容，乃一般專利申請人為克服引證前案挑戰新穎性或進步性時常會用到的區別異同的陳述方式，何以竟成了地方法院窄化專利範圍與不侵害簡易判決的依據呢？在此本文以CAFC判決理由中所具體指出地方法院的錯誤解釋為基礎，整理出以下三點常見的不當限縮專利範圍的方法，這也是在一般專利侵害訴訟中被告可能會採用的不侵害抗辯方案：
(一) 混淆原告在專利申請檔案歷史中為區別前案所作陳述的原意，扭曲該陳述的事實或邏輯關係，使得被解釋用語在一般通常意義上再進一步被限縮或排除。如本案儘管原告K-fee的陳述只是：「Jarisch前案揭示的位元碼(bit code)並非條碼(barcode)」，地方法院則予以過度詮釋成為：「條碼(barcode)的範圍並不包含位元碼(bit code)」。
(二) 曲解或上位化前案相關揭示的技術內容，使得前案的相關揭示盡可能被擴大。如本案地方法院表示，Jarisch前案揭示的位元碼(bit code)係指一種包括0與1的二進位代碼(binary symbol)。
(三) 由(一)及(二)推導出一個被解釋用語本身在一般及通常意義上被極度限縮或甚至形同棄權(disclaimer)效果的專利範圍解釋，而得出不侵害結論。如本案地方法院由上述更推論出barcode在解釋上必需不能是僅包括0與1的二進位代碼(binary symbol)。換言之，僅包括0與1的二進位代碼(binary symbol)就不會是barcode，被告Nespresso被控的Vertuo系列膠囊與Jarisch揭示的膠囊都是使用二進位代碼(binary symbol)，故Vertuo code並不符合barcode文義而不構成侵害。
CAFC當然不同意地方法院這樣的限縮解釋論，除了具體指出上述錯誤外，CAFC強調在解釋上應回歸barcode用語的通常意義、在專利及申請檔案歷史的上下文中予以考慮。CAFC認為位元碼(bit code)或二進位代碼(binary symbol)兩者都是很上位的概念，而barcode本身其實是位元碼(bit code)其中一種態樣，所以CAFC不能認同地方法院將barcode解讀為應排除位元碼(bit code)。至於Jarisch code雖然並不會落在barcode範圍中，但CAFC認為之所以不落入的原因並非如地方法院所認定「barcode必需排除所有的bit code，而Jarisch code是一種bit code」之故，而只單純是「Jarisch code不是一種barcode」(因為寬度均勻的Jarisch code不會符合一般barcode線條係寬度不一的特性)。
另外，CAFC亦論及了地方法院的窄化解釋是否與申請檔案歷史可能產生的對於專利範圍的棄權(disclaimer)效果有關。CAFC表示，本件雖然地方法院並未明示有棄權效果，但上訴CAFC時專利權人K-fee認為地方法院的不當限縮實質上形同認定有棄權，故K-fee有主張其在EPO的陳述並不構成棄權，而被上訴人Nespresso則主張該EPO陳述若以棄權的標準檢視，也可通過並達到與棄權相同的限縮解釋效果。對此，CAFC認為，申請過程的陳述會成立專利範圍棄權的條件，為該陳述必需是夠清楚明白(clear)到可顯示出合理的明晰及刻意，且必需無誤(unmistakable)而不能是模稜兩可的棄權證據，另外要成立申請歷程的棄權需以該申請檔案歷史整體觀之(taken as a whole)。CAFC認為本案從申請檔案歷史整體觀之，申請人很明確的並未表示出有明白且無誤的棄權，而Jarisch前案也不是透過專利範圍的棄權來與barcode用語相關專利範圍來區分，而只是因為「Jarisch並未在(barcode相關)請求項範圍內」。
四、結論
外國對應案檔案歷史原則上不會成為美國專利訴訟解釋專利範圍的內部證據。惟本案由於原告K-fee在申請訟爭美國專利時曾將其歐洲對應案的EPO檔案歷史提供給USPTO，且在CAFC階段兩造也同意將EPO的檔案歷史列為涉訟美國專利的檔案歷史，因而，本案CAFC在判決理由中大篇幅分析barcode要件的專利範圍解釋，主要是以歐洲對應申請案的檔案歷史為基礎，此有特殊背景原因使然，也符合了美國判例法上所稱涉訟專利申請過程時的正式併入關係。故若要將本案說成是可能開啟了將外國對應案檔案歷史作為解釋申請專利範圍的內部證據之門，似乎仍言之過早。但準備訴訟時，仍建議儘可能去多收集並參考其他國家對應案檔案歷史。
與之相較，台灣的專利侵害判斷要點在第9頁關於2.5.1 內部證據明訂：「用於解釋請求項之內部證據包括專利案之說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案。另包括相關案件(如分割案之母案、主張優先權之基礎案、國外對應申請案等)及其申請歷史檔案。」雖然台灣在形式上規定內部證據涵蓋的範圍較美國判例法採取的屬地主義原則會更為廣泛，但實際在解釋專利範圍時，除了能否作為內部證據這個前提必需先予釐清以外，該如何正確使用內部證據來解釋更是至關重要。
以本案為例，即便CAFC與地方法院皆有將歐洲對應案檔案歷史列為內部證據，但兩者所得到的結論卻是南轅北轍。其中關鍵，在於CAFC強調的是應從技藝人士觀點，回歸barcode用語的一般及通常意義(the plain and ordinary meaning)，而在專利及申請檔案歷史的上下文當中加以考慮。然而地方法院卻是採用過度窄化的解釋方法，其中牽涉到了扭曲檔案歷史中為區別前案所作比較陳述的內容或邏輯關係、不當擴大前案技術的相關揭示、將被解釋用語極度限縮至形同專利範圍棄權，以得出不侵害認定。
解釋專利範圍是判斷有無侵害專利權的核心。如本案所示，雖然解釋專利範圍有其方法及原理規則，在實際運用上，即使面對相同的證據資料，解釋結果仍可能完全歧異。而所謂用語的一般及通常意義為何固然抽象，且需要參酌內部證據等大量資料，但解釋時不要悖離常識、刻意扭曲事實或邏輯關係，則屬基本要求。由於解釋內容與結果都存乎有權解釋者之一心，解釋者當不可不慎！
※ 註釋 ※
＊以上網址若無法瀏覽請使用其他瀏覽器。
|