智慧財產專業團體

一、前言

2023年台灣新修正商標法就善意先使用的相關規定做了重大調整，筆者去年已為文進行簡介並提出適用上的疑慮，同時就其他國家相類似之規定稍作介紹。筆者認為修正後新法固然在成立善意先使用的適用結果上不甚明確而有待司法機關積累出一個可預見且可操作的標準，惟參酌他國的實務操作經驗，過於嚴格的成立要件似乎亦有失善意先使用制度欲達成商標先使用人與嗣後取得註冊之商標權人利益調和之目的。本文介紹幾個日本法院就商標先使用權(大致與台灣善意先使用之規範相當)之案例，並與台灣實務進行分析比較，以期供新法施行後適用上之參考。

二、日本商標法相關規定簡介

日本商標法第 32 條規定：「於他人商標申請註冊日前，在日本國內非以不正競爭為目的， 使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，於該商標申請註冊當時，已為消費者廣泛地認識係以該商標作為自己商品或服務之表徵，且其有持續使用該商標於該商品或服務 時，即有在該商品或服務上使用該商標之權利。承受該業務之人，亦同。(第一項)商標權人 或專用使用權人，為避免依前項規定而有商標使用權之人之商品或服務，與自己的商品或服務產生混淆誤認，得請求其附加適當之標示。(第二項)」。

從要件分析，與台灣的相類規定比較最大的不同，就是多了「已為消費者廣泛地認識」(註1)的要件。但此處所謂「已為消費者廣泛地認識」，是否應與日本商標法第4條第1項第10款的規定(禁止相同或近似於他人著名商標之商標註冊)中的「已為消費者廣泛地認識」要件為相同解釋？日本實務上曾經有認為應作相同解釋的見解。但晚近見解較傾向先使用權的「週知性」相較於第4條所規定的「週知性」應為較為寬鬆的解釋的見解，如「ゼルダ」商標案(註2)。由此可知，以往在日本法的規定下，要主張未註冊商標的先使用權，必須達到著名商標的證明強度，非常困難。但雖然晚近有所放寬，實際上仍然非常不容易達成「已為消費者廣泛地認識」的要件。以下為行文方便，姑且以「週知性」稱呼此要件。

三、案例介紹

(一) 成立案例－「KAMUI」案(註3)：

本案原告株式会社カムイワークスジャパン(原名株式会社北陸ゴルフ製作所)與被告株式会社中条於西元(下同)1993年左右計畫共同製造、販賣高爾夫球桿，即在1994年2月1日設立合資公司カムイクラフト，以「KAMUIPRO」之名販賣商品。當時，由雙方合資公司所推出的「カムイプロ 300 」球桿銷售非常亮眼，成為熱門商品。二公司在同月28日共同申請了「KAMUIPRO」商標，指定使用於第28類「運動用具」商品，於1997年11月7日獲准註冊。

原告與被告並未因商業上的成功而更緊密合作，反而在1995年2月21日結束了合資公司的營業，約定「カムイ」的新產品的權利由雙方各自擁有，「カムイプロ 300 」的模具，則分別享有50%的權利。雙方在拆夥後，原告在1995年秋季左右向商業夥伴通知，「カムイプロ」將改名為「カムイツアー」，公司名稱也將變更為「カムイワークス」，此後即以「カムイツアー」為名製造販賣高爾夫球桿，並申請註冊「KAMUITOUR」商標。另一方面，被告則於1996年8月3日左右，向商業夥伴通知「カムイプロ」球桿將由原告與被告分別販售，此後被告即繼續使用「カムイプロ」的名稱製造販賣高爾夫球桿。

原告在1997年1月25日，於韓國提出「KAMUI」、「KAMUITOUR」與「KAMUI PRO」三件商標的申請，指定使用在高爾夫球桿、高爾夫球、高爾夫球桿袋商品。但由於被告在韓國的代理商已經註冊了「KAMUIPRO」商標，原告的三件商標申請案被駁回。原告嘗試透過韓國代理商對先註冊的「KAMUIPRO」商標提起評定，但最終失敗收場。

被告在2000年1月14日，與「CAMUI」商標(1990年11月30日註冊)的商標權人株式会社卑弥呼締結了商標授權契約，獲得授權使用該商標，使用期間為1999年3月1日至2002年2月底，被告同意向株式会社卑弥呼支付授權金，且不爭執該商標的有效性。被告在締結上述授權契約後，開始使用「KAMUI」商標於高爾夫球桿等商品上。雖然原告很快就知道被告使用「KAMUI」商標的情事，但並未特別提出異議。被告在2002年3月1日又與株式会社卑弥呼簽訂了大致相同的商標授權契約，期間到2005年2月底為止。但之後就沒有再續約，株式会社卑弥呼也未就被告之後使用「KAMUI」商標之情事提出異議。

被告在知悉韓國商標被評定的情形後，與韓國代理商檢討商標註冊圖樣，並在2002年5月12日在韓國申請註冊「KAMUI」商標，指定使用於高爾夫球桿、高爾夫球、高爾夫球桿袋商品，於2003年9月2日獲准註冊。在獲得商標註冊後，被告就要求韓國的高爾夫球桿零售店不得販賣原告「KAMUITOUR」商標的球桿。

原告於2007年4月23日在日本申請純文字商標「KAMUI」，指定使用在第28類「運動用具」商品；24日對株式会社卑弥呼的「CAMUI」商標所指定的第25類「運動用特殊衣服、運動用特殊鞋」以及第28類「運動用具」提起3年未使用廢止。該廢止案在2008年3月18日成立，原告所申請的商標則於2008年6月20日獲准註冊。被告對於「CAMUI」商標被廢止一事並無所知。

原告在2009年4月3日通知被告停止單獨使用「KAMUI」商標在運動用具商品上。之後在6月22日發出警告函，要求不再使用「KAMUI」商標。之後原告在2010年8月26日起訴主張被告未經其同意，在其所產製的高爾夫球桿、及其相關用品高爾夫球桿袋上，使用相同或近似於其註冊商標之「」、「」、「」、「KAMUI TyphoonPro」以及「」五個商標，請求停止使用上開商標，銷毀相關商品與廣告、以及損害賠償。

在訴訟過程中，對於原告主張商標權侵害，被告提出了商標先使用權的抗辯，並舉出了相當多的資料證明其先使用商標的週知性，包含：

(1) 標有「KAMUIPRO」商標的商品型錄；

(2) 在商品上標有「KAMUI」商標的高爾夫球桿在日本銷售量從2000年到2006年間賣出約45,000支，2004年以後每年銷售額高過1億日圓之證據資料；

(3) 大量標有「KAMUI」商標的高爾夫球桿之雜誌報導，同時標有被告公司的名稱；

(4) 有超過100名職業選手採用「KAMUI」商標的高爾夫球桿之出貨紀錄；

一審法院據上述資料認定被告使用「」、「」、「」已具有週知性。至於被告使用「KAMUI TyphoonPro」以及「」商標，一審法院認定原告構成權利濫用而駁回原告訴訟。

案經原告上訴到知的財產高等裁判所(註4)，二審法院維持原審對週知性認定的判斷，但就被告使用「KAMUI TyphoonPro」以及「」商標的部分，分別認定「原告舉證該商標使用證據僅有在國外使用」，以及「被告係合法使用共有商標『KAMUIPRO』」，駁回了原告的上訴。

(二) 不成立案例－「蛸焼工房」案(註5)：

本案原告山口滋巳為株式会社山福(本案的原告輔助參加人)的代表人，其商標「たこ焼工房」於2016年4月22日申請，同年9月16日註冊，指定使用於第30類「章魚燒、章魚燒醬、章魚燒用粉」等商品與服務。原告為章魚燒的製造販賣業者，其經營的公司主要業務為飲食店。原告於1997年開始以「たこ焼工房４３」做為店名，以流動餐車方式經營，隨後也在大阪市內開設店舖。原告在2008年就以「たこ焼工房／Sea & Sun／ シーアンドサン」三行排列的商標申請註冊，次年11月6日獲准註冊。原告在取得「たこ焼工房」商標註冊後向被告發出警告函，要求以取得商標授權方式解決商標爭議，但被被告否決，因而提起訴訟。

本案被告株式会社三光食品，起源於代表人1975年9月開始經營在產銷會販售蝦煎餅與烏賊煎餅的個人事業。在1988年7月，於愛知縣以「ドレミ」做為店名開始經營店舖。在「ドレミ」開設3間店舖後，被告代表人於1994年5月創立了被告公司，繼受了被告代表人的個人事業。其後，被告主要在超級市場的店內開設「ドレミ」的新店舖，到1998年1月達到10間店舖。

被告從外帶食品的需求會增加的觀點，從1999年1月以後將現有店舖的名稱由「ドレミ」陸續改為「蛸焼工房」以外，亦開始接受加盟，以「蛸焼工房」之名開始展店。隨著店名變更，被告改稱為章魚燒專門店，同時變更為以章魚燒、鯛魚燒等的日式速食的輕食製造販賣的業態。被告於2002年4月22日申請「 」商標，指定使用於第43類「提供飲食…」等服務，2003年3月14日獲准註冊。

被告在2003年度，於愛知縣、岐阜縣、三重縣、靜岡縣與滋賀縣一共有28家店舖，營業額超過10億日圓。隨後被告的店舖數與營業額進一步成長，到被告商標申請日的當年度(2017年度)，合計有42家店舖(愛知縣28家、岐阜縣3家、三重縣、滋賀縣與京都府各2家、靜岡縣5家)，營業額超過14億日圓。到2018年5月為止，當年度營業額達到13億6800萬餘日圓，在「帝國資料庫」的業種別營業額排名的料理品零售類別全日本3,543家公司中排名第270位，愛知縣的171家公司排名為第22名。又，在知名的餐廳討論區「食べログ」 (https://tabelog.com/)所登載的章魚燒店，2019年6月2日當時愛知縣有502家、岐阜縣有169家、三重縣有119家，靜岡縣有118家。

被告在店舖的招牌上使用「蛸焼工房」商標外，店內工作人員都穿著標有「蛸焼工房」商標的制服製作商品，將商品裝入附有商標的包裝，並裝入附有商標的塑膠袋提供給消費者。被告的店舖大多數在地區性的綜合超市內開店，單獨或與其他速食店、其他飲食店以專門店的形式配置在一樓的店面出入口附近或美食街內。主要提供商品為章魚燒、鯛魚燒、炒麵、薯條、杵搗糰子、霜淇淋等。經統計被告直營店26家店舖的月來客數合計約14萬人次。

被告在1998年度~2017年度的廣告宣傳費合計約2,700萬餘日元。被告店舖也曾登上報紙的地方版面、雜誌特集、綜合超市的宣傳摺頁、愛知地區性廣播電台節目等廣告。被告網站自2000年到2018年為止，總閱覽人數顯示約為15萬人次。

法院認為被告在訴訟中所提出15年以上的使用資料仍不足以證明被告的「蛸焼工房」商標在於告商標申請前具有週知性。其主要理由包含：

(1) 法院認為本件的週知性雖然不需要達到全國，但至少必須是愛知縣及其鄰接縣內皆達到週知的程度。然查被告的銷售額、在愛知縣內的店舖數與來客數皆不算少，但僅愛知縣內就有超過500家章魚燒店(儘管是原告商標申請日後的數據)；而被告在愛知縣以外的鄰接縣也僅有數家店舖，可知被告店舖數不能作為支撐被告商標具有在上開地區達到週知性的證據。

(2) 考慮到被告開店多在購物中心，而且是在地區性綜合超市裡的特性，客人基本上都是以主要目的在超市內購物的客人為主，在買東西的同時，順便用餐或外帶食物，可推知主要以購買被告商品為目的而來者未必甚多(註6)。

(3) 進步而言，雖然被告商標都以容易讓客人看到的方式標示，但在此情形下，客人對被告標章的注意程度難謂甚高。而被告舉出購物中心的摺頁廣告，其廣告面積亦不大，廣告宣傳費相較於其他同業態的金額並無特別顯著的投資。

(4) 在原告商標申請前，被告店舖在大眾傳播媒體的曝光次數稀少，且影響地區亦不大；被告網站的瀏覽數、餐廳討論區的瀏覽數亦不高。

法院判決被告應支付原告總額約116萬日圓的賠償金，至於排除侵害等請求，因被告在訴訟中已陸續更換店名與招牌，法院因而駁回該等請求。

(三) 不成立案例－「久宝殿」案

訴外人有限会社みと大協在2000年租借了有限会社福田商事所有，位於大阪府八尾市的建築物所改裝的葬儀會館經營殯葬業。該會館全名為「メモリアルホール久宝殿」(下稱本件會館)。本件會館的使用費用依葬儀實施的件數決定。

みと大協在2016年左右經營情況惡化，向福田商事支付的使用費也大幅減少，因此福田商事在2020年解除了租賃契約。福田商事透過不動產業者，同年4月左右在本件會館進行了參觀活動，尋求後續的租賃對象。當時被告在大阪市本公司所在地以「セレモニーホテルリレーション」的名稱經營葬儀會館，為了拓展業務，其代表人於2020年5月20日與27日兩次到本件會館參觀。みと大協的代表人在被告代表人第二次參觀時還特別進行了設備等相關說明。在當時，被告就確認要接續使用本件會館的名稱以及電話號碼，也表明了要租用本件會館經營殯葬業。

同年7月31日，被告與福田商事就「メモリアルホール久宝殿」會館締結租賃契約，而みと大協在8月中與被告分別進行了葬儀服務後，在8月31日從該會館撤離。被告從9月開始，就沿用「メモリアルホール久宝殿」的名稱經營殯葬業。

みと大協在本件會館內的所有設備都由福田商事買下，讓被告繼續使用。同年8月到12月間，みと大協所締結的停車場租賃契約、廣告契約、會館內的用品租賃、檢查契約、警衛承攬契約等，都直接換成由被告承接。みと大協的代表人甚至與被告締結了顧問契約，輔助被告執行葬儀業務。

法院整理了みと大協所實施的葬儀資料如下：

全部567件葬儀案件中，申請者的居住地在本件會館半徑2公里圈內有464件，圈外有103件。地區分布如下：

東大阪市及八尾市的死亡人數

本件會館周邊的葬儀會館，在2公里圈內東大阪市有4家、八尾市有5家(市占率均不明)，擴大到3公里圈的話，東大阪市有12家、八尾市有14家。

本件會館的廣告宣傳，包含在鄰近的車站附近懸掛文字廣告看板、專門雜誌介紹、社區傳閱版上貼附廣告、電桿看板廣告等方式。

原告株式会社ヨシノ是葬儀承攬業者，其代表人與みと大協的代表人在大阪葬祭事業協同公會認識。みと大協的代表人在2020年收到福田商事的解約通知後，向原告代表人抱怨了不滿。隨後在2020年7月下旬，みと大協的代表人帶著被告所擬的顧問契約書稿向原告代表人徵詢意見，原告代表人建議他與行政書士討論，也陪同進行討論。原告至少在這時就知道被告使用了「久宝殿」，也知道將來會繼續使用。原告代表人在2020年8月間，向みと大協的代表人探詢「久宝殿」商標是否有註冊，得到了他並未註冊，也可以由原告註冊的回答。從而，原告在2020年9月17日申請了「久宝殿」商標，2021年8月23日獲准註冊。原告於2021年3月，在位於東大阪市距離「メモリアルホール久宝殿」數百公尺遠的地方購置土地，同年8月開始動工，2022年4月29日以「サクラホール久宝殿」的名稱開設了葬儀會館。

原告在「サクラホール久宝殿」葬儀會館開業後，起訴要求被告停止使用含有「久宝殿」商標的名稱。被告則抗辯其營業係繼受自みと大協長年使用的「メモリアルホール久宝殿」，主張享有先使用權。

法院先就殯葬業的業務特性畫出了消費者的地理範圍。被告提出獨立行政法人中小企業基盤整備機構營運的網站上「業種別開業指導」的「葬祭業」頁面中「葬禮會場事業的商圈範圍約2公里，人口3萬人對一間會館的比例」的資料，主張應以會館周邊2公里內的範圍判斷みと大協使用「メモリアルホール久宝殿」名稱的週知性。法院雖認同以殯葬業的特性，消費者大多會是葬儀會館周圍居民，但從本件會館的前揭營業資料，以及其廣告地區範圍事實上擴及大阪地區至東大阪以及八尾觀察，みと大協使用「久宝殿」經營業務的地理範圍大致在東大阪市以及八尾市的整個範圍內，最大約10公里圈內，因此檢討是否具有週知性的地理範圍也必須以這個範圍來觀察。

在這個基礎之上，法院以東大阪市與八尾市總死亡人數的8成計算，みと大協的市占率不到2%。考慮到鄰近地區的葬儀會館的數量，本件會館的市占率極微。法院考慮在東大阪市與八尾市區域內要承認被告的先使用權，縱使在約20年的使用期間已建立了一定程度的識別性，在這個地理範圍內仍無法認定在消費者間被廣泛認識。由於法院認為みと大協不具有先使用權，被告是否合法承繼みと大協的營業，法院並未進一步討論。法院也認定原告進行了一定程度的商業投資，其註冊並行使商標權並非僅為了損害被告，因此原告不構成權利濫用。

基上，法院判決認可了原告的請求，禁止被告使用「久宝殿」商標於葬儀、法事服務之提供等服務與相關物件上，並應銷毀附有該商標之印刷品、看板與其他宣傳品。

四、比較與分析

上面介紹的3個案例若發生在台灣，依照現行法成立先使用的要件非常寬鬆的情形下，有極大的機會3件都能夠成功主張善意先使用。但在僅有「以原使用之商品與服務為限」的使用限制下，先使用者必須增加區別標示以外，對於營業規模與地點都沒有任何限制。

但觀察日本法的實務操作，在「週知性」要件的寬嚴，就成為先使用權是否可以成立的一堵伸縮門檻。比較「KAMUI」案與「蛸焼工房」案，若以營業額觀察，「蛸焼工房」案的被告年營業額高達14億日圓，而「KAMUI」案的被告年營業額頂多1億多日圓，從消費量的大小看，應該「蛸焼工房」案的被告更容易成立先使用權。然而，在「蛸焼工房」案與「久宝殿」案，法院均將被告商標營業的地理範圍納入考慮，透過劃定區域內的實際市佔率、同業分布、行銷情形來更細微的評估被告商標的週知性。雖然日本法院亦有見解認為主張先使用權的情形，週知性的證明高度不需如主張著名商標一樣高，但在實際的操作中，這個要件成立的難度很大程度在法院的認定標準取捨上。就如「久宝殿」案，消費者地理圈的劃定，在市佔率的呈現上就會有很大的變動，因此與其說是證據本身左右了案件的勝負，法院對於「週知性」認定的門檻高度就足以左右案件的勝負。

我們固然不能排除法院在個案中有其他判斷勝負的考量，例如「KAMUI」案也牽涉到案件兩造過去的恩怨、以及共同持有相關商標的事實；「蛸焼工房」案被告方在訴訟中即採取更換商標與招牌的行動，很可能成為法官在判定被告敗訴，但只判給數額相對不高賠償金的誘因；「久宝殿」案的原告則是已經就註冊商標的使用投入大筆資金等情形，但僅一個要件的標準寬嚴就能夠左右案件的發展的情形，讓筆者對於台灣新法把善意先使用的成立要件維持寬鬆的情形下，把「以原使用範圍為限」的範圍變成依個案需求浮動的不確定法律概念，更容易產生適用結果的疑慮。

五、結論

透過上述案例，我們可以得知日本在商標善意先使用(先使用權)的實務操作上，週知性的證明方向並非透過提出營業額數據就能說服法院先使用商標已經具有週知性。法院在證據採認上會引用更多具體數據來檢驗所提出證據對於商標著名程度的證明力究竟有多強。尤其在「蛸焼工房」案中，被告提出更換招牌前後的銷售數據相差無幾的主張，雖然一方面有助於壓低對方商標在銷售過程中所產生的價值，但卻也顯示消費者似乎也沒有在意過自己先使用商標到底是甚麼，從而削弱了先使用商標著名性的主張，更顯法院在證據採認的細緻度。

管見認為，善意先使用的主張不宜以商標維權使用的「有一即足」標準來檢驗先使用人提出的使用證據，而應適度考慮其先使用商標的市場影響力，作為其先使用主張成立與否的門檻。否則一旦讓善意先使用的主張輕易成立，依新法的規定僅透過使用範圍加以限制，不僅讓原訴訟難以預測結果，也很可能再產生後續是否「超出使用範圍」的進一步爭議，使得訴訟爭議更加頻繁。

※ 註釋 ※