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一、前言

在美國專利申請實務上，不少申請人會善用連續申請制度來延伸其相關發明之專利佈局，而為避免申請人針對一發明取得專利(下稱「先到期專利」)之後，再就另一「專利上無法區分」之發明取得專利(下稱「後到期專利」)並藉此不當地延長其排他權，遂發展出「顯而易見型重複專利(obviousness-type double patenting，下稱ODP)」之重要議題。

一般而言，在後到期專利之審查過程中，申請人可以透過提交期末拋棄(terminal disclaimer)來解決審查委員所提出之ODP核駁，使得後到期專利的期限不會晚於該先到期專利的期限。在決定是否有ODP時，需判斷後到期專利的申請專利範圍是否顯而易見於同一申請人之先到期專利所具者，因此若未提交期末拋棄(terminal disclaimer)，該後到期專利將基於該先到期專利而無效。然而，在下述兩種情況下，一美國專利之期限從提交美國專利申請之日起算有可能會超過20年：(1)專利期間調整(patent term adjustment，下稱PTA)，由於USPTO在專利審查過程中之延誤而授予；(2)專利期間延長(patent term extension，下稱PTE)，為補償專利權人需先取得監管部門(如FDA)的藥證批准而無法實施發明之期間。因此，在判斷是否有ODP之情形時，若後到期專利涉及PTE或PTA時，其所獲得的專利延長期間是否須納入考量便衍生出爭議。

本刊於2019年曾報導美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC)之Novartis案判決(註1)，此案為近年關於ODP判斷之重要判決之一，其中CAFC判定：ODP不會使依據35 U.S.C. §156有效獲得的PTE變為無效，且PTE不會被期末拋棄所排除。2023年8月，CAFC更針對同時涉及ODP與PTA議題之In re Cellect案(註2)做成判決，並明確判定用於ODP分析之專利到期日，在獲得PTA之情況下係以「納入PTA之後」的專利到期日為基礎，此有別於在獲得PTE之情況下係以「納入PTE之前」的到期日為基準。此判決結果無疑將影響未來專利申請人在利用連續申請制度進行專利佈局時，需審慎考慮有涉及PTA之後到期專利是否需提交期末拋棄來避免未來第三人所提出之ODP挑戰。以下將就In re Cellect案進行介紹。

二、系爭專利

本案判決主要涉及Cellect LLC (下稱Cellect公司)擁有的四件涉及影像感測器之裝置的美國專利(下稱系爭專利)，即美國專利公告號US 6982742 (下稱'742專利)、US 6424369 (下稱'369專利)、US 6452626 (下稱'626專利)、US 7002621 (下稱'621專利)，這四件系爭專利互相關聯、皆主張同一個專利申請案且已核准為美國專利公告號US 6275255 (下稱'255專利)的優先權，且皆獲得一定期間之PTA而使它們的到期日都晚於'255專利。另外，此專利家族亦包括美國專利公告號US 6862036(下稱'036專利)，其是唯一未獲得PTA之專利，故到期日與'255專利相同。此專利家族的各案關係詳如下圖所示：

三、案件過程與爭議

本案起因於Cellect控告Samsung Electronics (下稱Samsung公司)侵犯其四件系爭專利(即'742專利、'369專利、'626專利與'621專利)，而Samsung要求對該四件系爭專利提起單方再審查(ex parte reexaminations)並主張該等系爭專利基於ODP而不具可專利性。要注意的是，在該等系爭專利的審查過程中，審查委員不曾提起ODP核駁，因此申請人也未曾提交期末拋棄。

在單方再審查程序中，審查委員判定該等系爭專利被挑戰的請求項皆僅是Cellect公司其他先到期專利之請求項的顯而易見變形體(obvious variants)。這些請求項的顯而易見性可追溯於整個專利家族中唯一未授予PTA而且已經到期的'036專利。由於所有系爭專利都已過期，Cellect公司無法再藉由提交期末拋棄聲明來克服ODP之核駁。雖然Cellect公司向專利審判與上訴委員會(the Patent Trial and Appeal Board，PTAB)提起訴願，但PTAB仍維持審查委員的判定，Cellect公司不服遂向CAFC提起上訴。

四、CAFC之見解

Cellect公司首先質疑在判定一專利因ODP而不具可專利性時，該專利之到期日是否應如PTAB之認定包括依法授予之PTA期限？Cellect公司更引用Novartis案中所判定之「ODP不會使依據35 U.S.C. § 156有效獲得的PTE變為無效」，據以主張：由於PTE與PTA皆是法定授權的專利期間延長，因此PTE與PTA之專利期間延長就ODP分析目的而言應被一致處理。換言之，Cellect公司認為，由於USPTO的審查延誤而授予之延長的專利期限(即PTA)，應能保護專利免受ODP的挑戰，即ODP不能終止法定授予的PTA。

然而，CAFC並不同意Cellect公司上述論理，並強調PTA和PTE係依據不同的法規並具有不同的立法目的而屬不同的情況，故在ODP之考量上，應就PTE及PTA做不同之處理。CAFC進一步指出，根據35 U.S.C. §154有關授予PTA之法規，包含一項明確針對期末拋棄的排除條款--35 U.S.C. §154(b)(2)(B)(註3)，即對於提出期末拋棄的專利，因USPTO造成的延誤而法定授予之PTA不能在拋棄聲明中指定的日期之後進行調整，也就是說，一發明專利即使滿足專利權期限調整之事由，仍應受到期末拋棄聲明之限制，而與ODP分析所引用之參考專利同日期限屆滿。由此可見，第154(b)(2)(B)條的規定應可視同承認，當PTA導致後到期專利的請求項具有不顯著的專利性時可能會產生ODP問題。反觀，根據35 U.S.C. §156有關PTE之法規中並沒有類似的排除規定，此即說明PTE不受期末拋棄聲明的限制，因此對於有提交期末拋棄聲明之專利而言，授予之PTE係從期末拋棄聲明所致之到期日起算，而非從若未提交期末拋棄聲明之狀況下的到期日起算。

綜上，CAFC認為：上述法規差異表明當初立法意圖有意在PTA的背景下討論期末拋棄聲明和ODP，如果沒有期末拋棄聲明，申請人將會因為自己或審查委員未遵守有關ODP的既定慣例(即將提交期末拋棄聲明視為一種避免請求顯而易見之發明的專利被無效的解決方案)而獲益，這將違背國會的明確意圖，但涉及PTE之專利則不然，故提交期末拋棄所產生的效果係僅中斷PTA但沒有中斷PTE。因此，CAFC最終判定，在考量ODP時，授予PTE之專利係以加入延長的專利期間「之前」的到期日為準；而授予PTA之專利係以加入該延長的專利期間「之後」的到期日來判斷。

另一方面，Cellect公司亦嘗試主張系爭專利之單方再審查程序不具正當性，理由在於PTAB透過猜測審查員的判斷而人為地製造了一個可專利性的實質新問題(substantial new question of patentability)。對此，Cellect公司辯稱，儘管在Cellect公司擁有的其他申請案的審查過程中發出ODP核駁，同一審查委員分析了所有系爭專利和ODP所引用之參考專利，因此知道這些專利，但該審查委員在系爭專利的審查過程中皆沒有發出任何ODP核駁。

然而，CAFC亦不同意Cellect公司上述論理，並明確指出：審查委員願意對Cellect公司擁有的其他專利申請案中之請求項而非系爭專利之請求項作出ODP核駁，以及他對ODP所引用之參考專利(reference patent)的了解並不能肯定地表明其在系爭專利的審查歷程中已考慮ODP。此外，Cellect公司亦沒有指出審查歷史中的任何部分可以證明審查委員已考慮過ODP，因此CAFC同意PTAB所認定之系爭專利確實存在可專利性的實質新問題(substantial new question of patentability)，且受實質證據支持，而符合提出單方再審查(ex parte reexaminations)的要件。

最後，就Cellect公司主張：即便CAFC肯認PTAB之判定，應被認定無效的只有PTA期間而非整個專利權期間。CAFC並不採認，並指出：期末拋棄聲明並非在一專利到期之後部署的逃生艙口，由於Cellect公司在審查過程中曾有機會提交期末拋棄聲明(即便沒有ODP核駁)，但卻沒有這樣做，如今系爭專利已過期，此機會已錯過。若只令PTA期間無效將等同核發一個追溯性期末拋棄聲明，而讓Cellect公司有機會從其未曾提交之期末拋棄聲明中獲益，此舉明顯不妥。

五、結論

本案判決可能會對來自多個彼此相關之專利家族且針對相似請求內容的專利案造成衝擊，對於已核准但尚未到期之專利而言，專利權人須重新評估各專利之間是否有可能引發顯而易見性型重複專利(ODP)問題，且是否因授予不同之PTA而有不同專利到期日，並考量是否有呈交期末拋棄聲明之必要性，以避免如本案遇到因未提交期末拋棄聲明，使一授予PTA而較晚到期之專利可能會因另一個較早到期的相關專利案而無效。而對於審查中之案件或在進行連續專利案布局時，專利申請人亦應注意：(1)目前申請案是否可能授予PTA；(2)其他同專利家族之已核准案件的到期日(是否授予PTA)；以及(3)是否應自行先提交期末拋棄。惟，考量在沒有任何相關ODP核駁的情形下搶先提交期末拋棄並不是目前實務上常見的策略，替代的可行方案也許是在申請時或審查期間透過資訊公開聲明(IDS)中明確列出相關家族申請案，並要求官方審視是否有ODP之虞，此舉可能留下審查委員確實考慮ODP議題的證據，進而避免第三人以ODP作為可專利性的實質新問題來提出單方再審查程序。

另一方面，對於專利挑戰者而言，此判例則提供了另一種使欲挑戰之美國專利案無效的可攻擊策略，不需要耗時耗費來尋找使現有技術無效的先前技術，而是只需要證明一專利未曾提出期末拋棄聲明且是其專利家族成員中另一已過期專利的顯而易見變形體(obvious variants)即可。

此外，值得注意的是，在CAFC判決之後，雖然Cellect公司聲請全院聯席審理(petition for rehearing en banc)，USPTO亦於2023年12月14日就此提出回應，但CAFC於2024年1月已駁回此審理。Cellect公司是否會進一步上訴至最高法院，而最高法院是否又會接受審理，後續發展值得密切追蹤觀察。

※ 註釋 ※