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一、前言

美國的民事訴訟程序，雙方當事人可能彼此協議針對特定事實成立某些訴訟上的合意(stipulation)，以有效限縮或簡化爭點。在一件由網路技術公司AlterWAN於2019年對Amazon提起主張數個專利的侵權訴訟中，地方法院係作出有利於被告Amazon的專利範圍解釋。隨著這樣訴訟上的發展，兩造當事人之後針對訟爭專利其中二件有著相同說明書內容而不同請求項的專利─U.S. Patent Nos. 8,595,478(下稱478專利)及9,015,471(下稱471專利)，以地方法院的申請專利範圍解釋結果為前提，成立了訴訟上的不侵害合意(stipulation of non-infringement)。

478專利及471的專利技術與在網際網路上使用廣域網路(wide area network, WAN)的改良有關。而兩造當事人成立的不侵害合意，內容主要為：基於地方法院對於請求項中的「cooperating service provider(合作服務供應商)」以及「non-blocking bandwidth(非阻塞式頻寬)」二個要件的專利範圍解釋，Amazon不侵害478專利與471專利。地方法院再基於此一訴訟上協議判決Amazon不侵害478專利及471專利。AlterWAN不服提起上訴，案經美國聯邦巡迴上訴法院CAFC審理後於2023年3月13日作成判決廢棄原判並予以發回(註1)。CAFC認為，整體而言，上述的兩造不侵害合意有不夠明確的問題，另外針對non-blocking bandwidth這個請求項要件，CAFC則認為地方法院的專利範圍解釋並不合理而違反了常識(common sense)。

二、地方法院關於二個請求項要件的專利範圍解釋

(一) non-blocking bandwidth(非阻塞式頻寬)要件的地方法院解釋

以471專利請求項1中的non-blocking bandwidth要件為例，該要件用語的前後文為「wherein each transmission path of the set of one or more transmission paths is associated with a reserved, non-blocking bandwidth, and…」。首先地方法院參考內部證據即該要件在471專利說明書中的揭示(col. 4, l. 66 – col. 5, l. 2.)來解釋，可知在non-blocking bandwidth用語後係接續了一個夾注括號說明，本文在此摘錄並翻譯其前後文：「該已困擾先前嘗試的服務品質問題，藉由提供non-blocking bandwidth (bandwidth that will always be available and will always be sufficient)而得以解決。」該括號夾註部分的中譯為「(頻寬將永遠可用且永遠足夠)」。而這樣的夾註括號說明內容，如下所述，成了被告Amazon不侵抗辯以及地方法院作成有利被告專利解釋的主要理由之一。

作為被告，Amazon為求不侵害結果，自是主張對non-blocking bandwidth用語應以嚴格方式解讀，而將說明書中括號部分敘述「bandwidth that will always be available and will always be sufficient(頻寬將永遠可用且永遠足夠)」引為專利範圍解釋的限制內容，且括號內文的兩個「always (永遠)」本身就是一種有益於限縮專利範圍的最高頻率副詞。至於專利權人AlterWAN則認為non-blocking bandwidth並無特別予以解釋的必要，退步言，若夾註括號部分果真需要參照，AlterWAN主張可在發生頻率上予以稍加緩和而解釋為「bandwidth that will always be available and will always be sufficient while the network is operational (當網路可運作時)」。至於加上「當網路可運作時」來緩和「always (永遠)」是因為「網路不可能永遠不會中斷失效」，當網路中斷時若仍要求「頻寬將永遠可用且永遠足夠」則不可能實現。換言之，在真實世界裡，沒有任何一個系統可以提供這樣的服務，如此Amazon也不可能侵權。然而，地方法院還是同意被告Amazon的論點，理由為專利範圍解釋法則上的「自定義詞」(即專利權人自為辭彙編纂，patentee as its own lexicographer)，從而「頻寬將永遠可用且永遠足夠」當需頻寬「永遠」可用，即便是網際網路中斷時亦然。

(二) cooperating service provider(合作服務供應商)要件的地方法院解釋

其次針對cooperating service provider要件，以478專利請求項1為例，該要件用語的前後文為「routing the data packets to at least one cooperating service provider using one of the identified one or more transmission paths.」。同樣的，在此地方法院最後也同意了被告Amazon所提出的解釋，而將cooperating service provider解釋為「service provider that agrees to provide non-blocking bandwidth (同意提供非阻塞式頻寬的服務供應商)」，即當中含有上述已被極為嚴格窄化解讀的non-blocking bandwidth要件。

三、CAFC廢棄發回的理由

(一) 不侵害合意不夠明確

如前述，隨著地方法院作出有利於被告Amazon的專利範圍解釋，兩造協議以地方法院的專利範圍解釋作為前提條件，成立了被告Amazon不侵害的若干訴訟上合意，同時原告AlterWAN也保留可對該地方法院專利範圍解釋上訴爭執的權利。其中與本件上訴CAFC部分相關的不侵害合意具體內容為：(1)在法院對cooperating service provider以及non-blocking bandwidth的解釋內容下，Amazon未曾也不會侵害478專利與471專利。(2)將來取決於AlterWAN對法院解釋專利範圍以及簡易判決命令的上訴，現在兩造當事人合意對478專利與471專利為不侵害的判決。

CAFC之所以廢棄發回，首先是認為該不侵害合意在重要方面存有不明確性，則據此所為的原審判決會有瑕疵。理由包括，該合意並未指明471專利之何項請求項存有侵害與否的爭議；更重要者，該合意亦未清楚表明是否cooperating service provider及non-blocking bandwidth二個要件皆需被判決確認，而其中該前一cooperating service provider要件之解釋也會包含後一non-blocking bandwidth要件，另外，該合意也未清楚表明前一cooperating service provider要件之解釋的所有面向也都必需被確認。簡單來講，CAFC認為兩造當事人其實對於所謂不侵害合意還是存有顯著的分歧，以致於CAFC不可能就此進行裁決。因而，CAFC必需廢棄並發回地方法院，以為進一步程序，來澄清兩造的不侵害立場，並認定是否不侵害合意在本案的情況之下是為可能。

(二) non-blocking bandwidth要件的解釋有違誤

既然發回地方法院再進行後續審理程序已有必要，CAFC另外針對地方法院關於non-blocking bandwidth的專利範圍解釋內容認為應在本判決中澄清。誠如前述，對於non-blocking bandwidth地方法院的解釋是要求系統即便是在網際網路不可運作時仍能提供頻寬。而這樣的要求，CAFC直言，由專利說明書來看並不是一個合理的解釋，因為這是一個不可能達成的要求。CAFC提到，就此議題Amazon固引用了Chef America一案之「法院不能重寫請求項，不論是為了使其能運作或是為了維持其有效性」，意欲讓法院必需重視專利說明書的括號夾註部分「頻寬將永遠可用且永遠足夠」文義限制。惟CAFC認為，Chef America一案也未曾要求法院在解釋專利範圍時去悖離常識(common sense)。在此，請求項用語並未明白而毫無歧義地要求系統即便是在網際網路不可運作時仍能提供頻寬，CAFC表示，固然專利說明書確實以括號夾註將非阻塞式頻寬定義成「頻寬將永遠可用且永遠足夠」，但此一敘述的意義仍必須參考說明書前後文的脈絡來解讀(be read in context)。

以專利說明書常見的技術問題發現與解決的發明技術手段揭露方式來看，CAFC提到478專利說明書揭示了「在此描述的該廣域網路技術(稱之為AlterWANTM網路)係一種使用網際網路為骨幹之可替代廣域網路」(col. 3, ll. 61–63)，說明書並描述了數個導因自使用網際網路作為骨幹的服務品質問題，包括延遲(latency)問題，即由源頭到目的地之關鍵封包的延遲。專利對於延遲問題的解決方案則是，提供「在地理上區隔之成對顧客位置間，預先計劃的高頻寬、低跳次計數的路由途徑」(col. 4, ll. 17–19)。說明書並將該預先計劃的路由途徑描述為本專利發明的重要特徵。接著，說明書方敘述到該關鍵夾註括號部分「換言之，該已困擾先前嘗試的服務品質問題，藉由提供非阻塞式頻寬(頻寬將永遠可用且永遠足夠)、以及於網際網路上二點之間用於私有通道路徑之預先定義路徑，而得以解決…」(col. 4, l. 65 – col. 5, l. 3)。

基於以上專利說明書揭露內容，CAFC強調，說明書完全沒有建議當網際網路斷線時仍然可以操作，故而有關在網際網路上傳輸的請求項不可能會去要求當網際網路中斷時仍可傳輸。CAFC指出，所謂的non-blocking bandwidth可以適度的被理解為是在探討延遲問題，而並非如地方法院或Amazon所指是在要求當網際網路都不能運作時還要提供頻寛。CAFC最後表示，雖然在本判決不擬對於non-blocking bandwidth作出完整的解釋，但地方法院所稱當網際網路斷線時還需要頻寛的違誤，應於發回後依CAFC上開判決意旨作為解釋專利範圍的修正基礎。

四、結論

本件CAFC之所以廢棄發回，除了兩造的不侵害合意內容本身有不明確的問題，另外地方法院關於請求項中non-blocking bandwidth要件的解釋亦有錯誤。誠如前述，non-blocking bandwidth要件在解釋專利範圍上的爭執，導因於專利權人AlterWAN的專利說明書文字中在該要件文字之後加上了夾注括號說明文字「bandwidth that will always be available and will always be sufficient(頻寬將永遠可用且永遠足夠)」，而予以被告Amazon可乘之機，將文字意義(如「always」)放大解讀，致原審地方法院認為有「自為定義」適用而在解釋專利範圍上對專利權人作出不利決定，兩造也成立被告不侵害的訴訟上合意，之後導致地方法院作成不侵害簡易判決。雖然專利權人透過上訴CAFC後獲得救濟，但不可否認整個過程專利權人已耗費一定成本與時間。為預先降低這樣的訴訟上風險，在撰寫專利說明書時，對於如本案專利說明書中在請求項要件用語之後以括號夾注說明的敘述方式，或者像always這種強度的頻率副詞使用，自宜謹慎以避免成為不必要的限制。

另外，針對地方法院把non-blocking bandwidth要件後括號文字的「頻寬將永遠可用且永遠足夠」敘述解釋為「即便是當網際網路中斷或不可運作時，亦需要頻寬可用」，CAFC則是透過相關專利說明書文字的上下文(in context)解讀，以及解釋專利範圍時不能悖離常識(common sense)等理由，明確指出地方法院的解釋錯誤。相關專利範圍解釋論點，在台灣的專利範圍解釋上有無適用？如何適用？試說明如下。

專利說明書是解釋專利範圍得以參酌的內部證據(台灣專利法第58條第4項參照)，而當解釋專利範圍若可能牽涉到自為定義時，台灣的專利侵權判斷要點第2.6.1.3節「自定義詞」，就此有詳細說明：「專利權人對於一已知用語得賦予不同於該發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解之通常意義的特別意義而描述其發明，但必須於說明書中以合理清楚(reasonable clarity)且精確(precision)的方式予以表明(例如於說明書中記載「本發明中所使用之「酸」一詞係指「有機酸」)，或參酌說明書中與該用語相關之上下文對於該用語的用法之後，足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者知悉該用語已被賦予新的意義時，始得認定專利權人對於該已知用語已賦予一特別意義。…專利權人於請求項中創造新的用語時，應依據說明書中所載該新的用語之特定意義予以解釋，若說明書中未明確定義，則依據說明書中與該新的用語相關之上下文予以理解，將其解釋為符合發明目的之文義。」本案的專利說明書固然有以括號夾註將non-blocking bandwidth定義成「頻寬將永遠可用且永遠足夠」，CAFC在判決理由中則強調此一敘述的意義仍必須透過相關專利說明書文字的上下文文脈來解讀，此部分與上述專利侵權判斷要點的說明可謂大致相符。

至於解釋專利範圍時，所謂「常識」可如何看待？首先，依台灣專利法第58條第4項之規定，發明專利權範圍以申請專利範圍為準。而申請專利範圍的文字應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者於參酌內部證據後所理解之通常意義予以解釋，此部分參考台灣專利侵權判斷要點第2.3節關於解釋請求項之對象及主體之規定，對請求項作出解釋的主體，應當是該發明所屬技術領域中具有通常知識者，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識(general knowledge)及普通技能(ordinary skill)之人，且能理解、利用先前技術。至所謂一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。專利申請時之一般知識及普通技能，簡稱「申請時之通常知識」。透過以上專利侵權判斷要點說明，可知由於必須透過發明所屬技術領域中具有通常知識者這樣一個虛擬之人的認知水平而作出解釋結果，因而解釋專利範圍時自應不能悖離常識。

最後補充的是，除專利法以及專利侵權判斷要點等規定外，也可能透過民事訴訟程序上法院自由心證不得違反經驗法則、論理法則，得知法院於解釋專利範圍時應考量「常識」。民事訴訟法第222條規定，法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽。惟法院依自由心證判斷事實之真偽，不得違背論理及經驗法則。是以，自由心證主義乃將證據之價值判斷委之於法院的合理判斷，其判斷不得反於論理法則、經驗法則，若有違反則為判決違背法令。而所謂「經驗法則」，指「乃由日常之經驗歸納而得之關於事物之因果關係或性質狀態之知識或法則，包含屬於日常之常識，以至於專門科學上之法則。」(註2)故台灣法院若解釋專利範圍時有違背常識之認定，亦可能因為自由心證違反了經驗法則、論理法則，而被上級法院認定為解釋專利範圍錯誤或是判決違背法令，此與本件CAFC判斷地方法院解釋non-blocking bandwidth有違反常識在結論上也並無不同。

※ 註釋 ※