智慧財產專業團體

一、前言

商標法規範採取先註冊主義的國家，為了調和透過商標申請制度取得註冊商標權之權利人與已經開始使用商標卻未申請註冊商標的先使用人間之利益，大多會透過特別規範，允許先使用人在某些限制下繼續使用在他人申請註冊前已經在使用的相同或近似商標，以衡平先註冊主義對市場上既有的商標先使用人所可能造成的衝擊。

台灣商標法在民國(下同)82年修正時，參考日本商標法將善意先使用商標者的保護納入規範。嗣後除將「原使用商品」用語明確規範為「原使用商品及服務」外，並無調整。而112年5月9日立法院三讀通過的商標法修正案，在善意先使用的規定上做了微小但影響甚深的修正。本文爰探討過去台灣實務上過去就商標善意先使用規定之適用情形，並與外國法類似規定之立法例進行比較，以供讀者參考。

二、商標善意先使用規範內涵

112年修正前善意先使用的具體規定在商標法第36條第1項第3款，其內容為：下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」本款之性質，在實務上認為係先使用人對抗商標權人之侵權主張之抗辯事由，並非一種權利，故不得授權他人使用(註1)；雖不得單獨讓與，但可以附隨營業讓與方式轉讓給繼受營業之後手援用(註2)。在使用人將營業改制為公司之情形，實務上亦承認可延續援用善意先使用抗辯(註3)。本款所稱使用，並非僅指使用商標於商品或提供服務用之物件上之行為，凡商標法第5條所規範之使用方式，在判斷先使用事實以及可主張善意先使用之範圍時，均有適用(註4)。

在實務上，法院多將本款要件分析為三：1. 先使用人之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的；2. 客觀上先使用人使用時間在商標權人商標註冊申請日前；以及3. 先使用人使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。除了法條字面上的要件外，法院還會審查透過文字解釋所得出第4個並未明文的「主觀善意與使用事實不可中斷」的要件。

若先使用人成功舉證前述四項要件，先使用人即可在原使用之商品或服務上繼續使用其商標，但商標權人可要求先使用人在使用商標時加註區別標示。本文以下就112年5月9日修正前本款各要件以及適用效果在實務上的解釋與爭議，分項詳述。

三、善意先使用規範在實務上的適用情形

(一) 成立要件：

1. 先使用人之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的：

由於法律條文中之「善意」在不同法律規範體系中可能有不同的解釋，故實務上在適用本款時，均會強調本款所謂善意之重點應在先使用人使用商標不具有不正競爭的目的或意圖。

註冊商標之合法被授權人亦有因初始即為合法使用人，而得主張其為善意先使用者之情形。該案中，原商標之合法被授權人，在合法獲得商標授權使用之後，因原商標權人疏於延展，而導致第三人嗣後取得相同或近似商標之註冊，在第三人取得後商標註冊後，縱使原商標之被授權人仍繼續使用原商標，實務上認為該被授權人因無不正競爭之意圖，且使用日早於後商標申請註冊日，亦得主張善意先使用而不受後商標商標權人之拘束(註5)。

2. 先使用人開始使用商標之時間在商標權人商標註冊申請日前：

依本條文義觀之，先使用人之使用事實，必須早於商標註冊請日前，殆無疑義。但在實務上曾經發生過，主張善意先使用之被告，其使用雖早於商標申請註冊日，但商標權人早已開始使用該商標於同一服務上，法院認為，被告已經明知商標權人使用該商標於指定服務之事實，因此被告不符合「善意」之要件(註6)(按：雖然判決內有將被告行為認為是明知且基於不正競爭之目的，但依兩造陳述，被告當時似亦非基於不正競爭目的而使用，法院似又將「善意」強調為「知悉」之意)。又若主張先使用之行為僅係開始設計商品，而未達到為行銷之目的而使消費者認識為商標之程度，不能以該時點作為主張先使用之基礎(註7)。

3. 先使用人使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務：

倘先使用人所使用之商品或服務與註冊商標所指定之商品或服務無同一或類似之關係，商標權人無從對先使用人主張侵害商標權，先使用人亦毋庸以先使用之事實進行抗辯(註8)，故此要件乃邏輯上之必然。

惟有爭議者，先使用人主張先使用於同一或類似之商品或服務。其先使用之事實必須在台灣境內，抑或是在全球任何地方之先使用均可作為主張善意先使用之基礎事實？早期實務曾有認為，「衡諸商標法第23條第1項第14款規定(按：即現行法第30條第1項第12款)，相同或近似他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊；已核准註冊者，該他人得依同法第40條規定提出異議，或依同法第50條規定申請評定，請求智慧局撤銷其商標註冊。上開所謂『先使用』之商標，不限於國內先使用之商標，包括於國外先使用之商標...則於國外先使用之商標，若為國人向智慧局搶先註冊，尚且得依上開規定向智慧局請求撤銷其商標註冊，故基於商標法適用之一貫解釋及舉重明輕之法理，同法第30條第1項第3款規定之善意先使用，亦應不限於國內先使用之商標，而包括於國外先使用之商標。」(註9)

惟嗣後實務認為，善意先使用之主張仍有商標屬地原則之適用，蓋在國外先使用之商標，為避免搶註之情事，已設有商標法第30條第1項第12款之規定加以保護，合法商標權人已可據以撤銷搶註商標，要無再賦予善意先使用保護之必要，且防搶註條款之規範目的與善意先使用之保護不同，並非必然需要為相同解釋 (註10)，此見解為晚近實務所沿用(註11)。

4. 主觀善意與使用事實不可中斷：

雖然在法條文字上並未明示，但在實務適用上可發現有判決特別強調「持續不可中斷」的要件，其中包含先使用人的「主觀善意」與「使用行為」均不可中斷。

主張善意先使用者之使用必須未曾中斷之論述，依筆者所能查得之資料，首見於臺灣高等法院 臺中分院96年智上更(一)字第 4 號民事判決(註12)。該案中，法院雖未認可上訴人的善意先使用抗辯，但同時又進一步闡明：「縱認上訴人曾於69年前使用系爭商標…，但上訴人至少於69年至77年間係基於被授權人地位而使用系爭商標，則上訴人於69年至77年間並無『繼續』善意先使用系爭商標之事實，且基於法律不保護惡意者之法理，上訴人自難謂伊有善意繼續使用系爭商標之事實，故亦與商標法第23條規定之『善意』及文理解釋上必需有之『繼續使用』等項要件不符。」由法院本段論述可知，「基於善意且繼續使用」之要件，乃透過解釋而來。

之後，101年度智慧財產法院民事法律座談會第四案結論，認為使用權利之原因不可能競合，即不可能同時基於他人授權使用某商標，同時又基於善意使用自己的相同商標，因此善意先使用人自取得使用商標之授權後，已非基於善意先使用自己商標之意思使用同一商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標，是以，先使用人不得於授權契約終止後，再主張善意使用同一商標而不受商標權拘束。基於此論述，可知商標權人正式授權先使用人使用商標後，即可同時切斷先使用人的「善意」與「使用行為」的繼續性。此見解在智慧財產法院104年度民商上字第3號民事判決被援用後，即無變動。如在智慧財產法院108年度民商訴字第28號民事判決，法院在論述該案被告之善意先使用主張成立的論述，其引述證據即一再強調被告使用商標之善意與使用行為均未曾中斷，而可成立善意先使用。有論者認為，要求持續使用要件之必要性，在於避免先使用人停止使用商標後，在他人申請註冊後再繼續使用(註13)。

惟，可主張善意先使用之使用人，其善意狀態是否會因嗣後申請商標時發現自己使用中之商標確實與他人之註冊商標構成近似而申請註冊被駁回後而中斷？實務認為，先使用人先使用近似於註冊商標之商標於指定服務，惟先使用人並未使用完全相同於後註冊商標之圖樣，自使用之初並無不正競爭之意圖或惡意，縱然先使用人嗣後以先使用商標圖樣申請註冊遭駁回，亦不會因此導致先使用人之使用向後變為惡意使用(註14)。縱然第三人以先使用人之商標申請註冊，遭智慧局以該商標與後註冊商標近似而不准註冊，而先使用人亦明知該事實，同樣不影響先使用人之善意使用狀態(註15)。

(二) 先使用人成功主張其善意先使用之事實後，其法律效果為先使用人得在原使用之商品或服務範圍內繼續使用商標，但商標權人得要求先使用人附加適當之區別標示。而實務上對於「原使用服務或商品之範圍」與區別標示之方式與內容，多有不同解釋，筆者謹整理分述如下：

1. 原使用之商品或服務之解釋與範圍：

在82年修法時，行政院版本條文原為「以原使用之商品及原產銷規模為限」，惟在立法院討論過程中，被修改為「以原使用商品或服務之範圍為限」。依據當時立法院院會紀錄，應為政黨協商後之結果(註16)，但具體修正理由為何，似無書面紀錄可稽。而此一變動，在法院實務中多解釋為立法者有意刪除「原產銷規模」的限制以保障先使用人的工作權與生存權，因此成立善意先使用的先使用人，只要在原使用的商品或服務的範圍內，可合法擴大經營業務的規模，無論是在原址擴張營業(註17)、或在不同的地理區域開設分店(註18)，都可主張善意先使用之抗辯。惟先使用人僅能自己經營，不得透過授權之方式讓他人使用該商標。但實務上曾有承認，得主張在台善意先使用商標之日商，其所合法生產之商品，得「授權」台灣廠商在台銷售(註19)。有論者認為，善意先使用既為註冊主義之例外情形，宜增加「先使用商標須達相當知名度」，或「限制其原使用規模，不得拓展業務」之限制，以維護商標法之註冊保護原則(註20)。

然，縱使排除了「原產銷規模」的限制，條文所稱「原商品或服務」應如何解釋？實務上有認為限於「具體商品型號款式」以及範圍較廣之「商品或服務項目」二種見解。

採「具體商品型號款式」之判決認為，得主張善意先使用之商品範圍應僅限於所能具體提出先使用之具體商品型號款式，不宜擴充適用而影響商標權人之註冊權益。如智慧財產法院104年度民商上字第6號民事判決將範圍限制於先使用人於個案中實際提出之藥品許可證之5項個別藥品，否決了先使用人主張應擴及智慧局商品及服務分類參考資料「050101人體用藥品」小類組之全部商品。法院認為，若准許先使用人之主張，以先使用人之營業項目，實際上將變成毫不受註冊商標之拘束。而智慧財產法院106年度民商訴字第36號民事判決、 智慧財產法院106年度民商訴字第40號民事判決、智慧財產法院107年度民商訴字第11號民事判決，亦採取將主張善意先使用之範圍限制於具體商品型號之方式。雖有論者認為，採取限制先使用人得主張善意先使用之範圍於特定型號商品、特定品項之標準較為具體明確，有利於維護商標註冊保護主義之原則，避免對商標權人權益造成過度限制(註21)，惟採此見解之缺點為，在主張先使用「服務」時，則無從以具體型號作為限制先使用範圍。

晚近實務較傾向採取僅以「商品或服務項目」作為善意先使用範圍之限制。例如智慧財產及商業法院111年度民商上字第5號民事判決以先使用人「於網路賣場經營銷售汽機車零組件等周邊商品」、先使用於「與系爭商標相同或類似之商品或服務」，肯認先使用人成立善意先使用之服務範圍。而智慧財產及商業法院111年度民商上字第11號民事判決則僅於判決主文以使用商標於「原使用商品、產品包裝、網頁或其他任何表彰商標之行為」描述商品範圍，看似亦已不再限制主張原使用商品於具體商品型號範圍，但本判決經最高法院112年度台上字第1539號民事判決發回，認為原審「未查明被上訴人於系爭商標申請註冊前使用『Speedmoto』行銷之商品或服務之具體項目為何，復未說明其認定被上訴人於系爭商標申請註冊後未擴大其使用範圍之依據及理由」，似有意採取更緊縮的見解，值得再觀察。

2. 區別標示之方式與內容：

若先使用人成功主張先使用商標之事實，即可繼續使用原本使用的商標。但商標權人得要求先使用人在使用商標時加上適當的區別標示。所謂「適當」區別標示，係指該標示在客觀上足以區別二者商品或服務非屬同一來源，且不致誤認為不同來源但有所關聯，並屬必要者而言(註22)，因此可能因個案之商品服務性質、行銷管道或營業規模等因素，而有不同之處理方式。筆者整理出實務上對於先使用人區別標示之要求方式，可分為下述幾種：

(1) 明確定義區別標示之字體、大小等格式與內容：如智慧財產法院104年度民商上字第6號主文第4項【使用(原使用商標)字樣於附表一所示商品，及該等商品之廣告、網頁或其他行銷物件上時，均應以與(原使用商標)商標同一字體大小及同一版面方式加註『本產品與註冊第278673號"得麗"商標產品無任何關係』之字樣】、智慧財產及商業法院111年度民商上字第11號判決主文第2項【使用(先使用商標)於原使用商品、產品包裝、網頁或其他任何表徵商標之行為時，應以同一比例及同一版面方式附加「本商品與黃百路之中華民國註冊第02089150號、第02091778號商標均無關」等語】。

(2) 僅要求標示所欲區別的商標與商標權人：如智慧財產法院107年度民商訴字第11號主文第1項後段，【應於前開附表所示商品之包裝、吊牌、說明書或其他表徵商品來源之標識上附加「本商品與旺德電通股份有限公司之『旺德』、『WONDER』商標無關」之字樣】。

(3) 僅要求標示所欲區別之商標：如智慧財產及商業法院109年度民商訴字第39號主文第1項【被告於網路商務賣場網頁使用「Speedmoto」於其原使用之商品或服務時，應於同一網頁附加「本商品或服務與『Supamoto』無關」字樣之適當區別標示】。

四、112年商標法修正後條文探討

112年5月9日立法院三讀通過的商標法修正案，將原本第36條第1項第3款移列第4款，並調整為「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之範圍為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」將原本把善意先使用之範圍侷限於「以原商品或服務範圍為限」，擴增到「以原使用範圍為限」。由立法理由之說明，此「原使用範圍」包含「原使用之商品或服務、地域、產銷規模、行銷管道等事項，並由司法實務就個案情節分別衡量其應受限制之程度」。筆者認為本項修正之結果，有可能使主張善意先使用者與主張商標權者在訴訟上均陷入高度不確定性中。

依修正前規定，由先使用人的舉證內容，法院得以區分何種商品或服務(抑或是具體商品品項)乃得以主張善意先使用抗辯之範圍，而超出範圍者即可認定為侵權行為；而依修正後之「原使用範圍」，究竟應解讀為極為緊縮之僅在「原使用之商品或服務、地域、產銷規模及行銷管道」，或是「原使用之商品或服務、地域、產銷規模、行銷管道」擇一即足，就可能產生極大的標準浮動，而讓訴訟結果無法預測。尤其在訴訟上，主張侵權的一方對於先使用人的實際產銷規模往往無法具體掌握，倘以「產銷規模」為限制，不僅舉證上有相當難度，在執行面上商標權人也是難以證明先使用人超出產銷規模而構成侵權之事實。況且，原條文僅規定「以原使用之商品或服務為限」，在實務上就能展開出各種不同的解讀，而新法所用的「範圍」文字，其面向幾乎無所限制，個案上法官亦缺乏具體標準來決定善意先使用者的限制應該以何種方式，做到何種程度之限制，使本條的適用效果上變數過多，很可能在決定善意先使用範圍、以及後續侵權判斷上有很大的困難。

依據前引論述，對於善意先使用的主張，所採取的認定門檻與得主張之範圍，可參照外國立法例加以更為具體明確的規範。筆者茲列舉其他國家/地區相類似的規定進行比較：

(一) 中國大陸：中華人民共和國商標法第59條第3項：「商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專屬權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別識別。」有論者認為，此處所稱之「原使用範圍」不應包含提供商品和服務的能力範圍(即產銷規模)，但可透過限制使用地域、原使用商標圖樣、以及商品和服務類別作為限制善意先使用的面向(註23)。

(二) 英國：英國1994年商標法(最新修訂)第11條第(3)項「於特定地理區域內，在商業過程中使用一個僅適用於該地理區域內的在先權利，不侵害註冊商標權。此處所稱『在先權利』意指：由一人或其名義之繼受人持續用於商品或服務未註冊之商標或其他標識，其使用早於下列時間較早者：(a)開頭所稱商標由其權利人或其繼受人使用於該等商品或服務之時間；或(b) 開頭所稱商標由其權利人或其繼受人註冊於該等商品或服務之時間；且該在先權利在其使用如果應被任何法律原則(特別是反仿冒法)所保護，或已到該程度，應被認定為適用於一特定地理區域。」而本條所稱已達到反仿冒法保護的程度，事實上即要求需要達到已經建立一定商譽的程度(註24)。

(三) 日本(註25)：日本商標法第 32 條規定：「於他人商標申請註冊日前，在日本國內非以不正競爭為目的， 使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，於該商標申請註冊當時，已為消費者廣 泛地認識係以該商標作為自己商品或服務之表徵，且其有持續使用該商標於該商品或服務 時，即有在該商品或服務上使用該商標之權利。繼承該業務之人，亦同。(第一項)商標權人 或專用使用權人，為避免依前項規定而有商標使用權之人之商品或服務，與自己的商品或服 務產生混淆誤認，得請求其附加適當之標示。(第二項)」。

僅由條文規範方式，即可以觀察到其他國家對善意先使用的保護不僅具有知名度門檻(如「具有一定影響」、「已建立商譽」或「已為消費者廣泛認識」)，其保護範圍亦受到明確限制(如英國的地理限制)。或許透過較多的限制，可以讓善意先使用的行為慢慢自然消失，而將市場導向獲取商標註冊，是採取限制先使用者的合法使用範圍的政策上考量。但管見以為，站在商標權人與先使用人的利益調和的立場，商標主管機關在增加限制主張先使用抗辯可能性的要素時，在賦予先使用抗辯權前的階段，先以知名度作為主張門檻(至少需有地區性知名度)；而在賦予抗辯權後的法律效果上也必須考慮到適用上是否具有合理的可預測性，以避免先使用人與註冊商標權人雙方在訴訟中容易遭受到不可預期的結果。本次修法將先使用抗辯的限制範圍內涵交由司法機關個案認定，而未直接規定一個明確的方式，只能期待司法實務上能運作出一些穩定可操作的標準，以供社會大眾有較明確的規則可循。

五、代結論-商標使用人應儘早申請商標保障自身權益

綜合以上所述，商標先使用的抗辯既然為商標權註冊主義之例外，在訴訟上先使用人的舉證亦需要證明創用時間在先、善意且持續使用等要件，始能保有商標的使用空間，而不被他人的註冊商標權所影響，但也會面臨必須增加區別標示的繁瑣與困擾。相較於早日以自家商標申請註冊，其所耗費之時間勞力與成本實在高出許多。況且，在112年修法後，即使成功主張善意先使用，還必須受到不可預測的「原使用範圍」的限制。筆者建議，若在交易上有使用商標的需求，採取儘早規劃、取得商標註冊之方式，才能避免後續產生商標衝突的處理成本。若是早已開始使用的商標，也可透過改名、修改商標等迴避他人權利的方式延續傳統，才是長久之計，也可最大程度保障自己的商標權益。

※ 註釋 ※