智慧財產專業團體

一、前言

申請註冊商標係為使消費者得以於商標與指定之商品/服務間建立連結、並藉此指向特定之商品/服務來源，然商標申請註冊亦多有限制，誠如商標法規範有商標不得申請註冊事由，其中，就「以他人姓名申請註冊為商標」亦有相關規定，如日本商標法第4條第1項第8號規定(譯文)：除取得該他人同意之外，不得將他人之肖像或姓名、名稱、著名之雅名、藝名、筆名或其簡稱等，申請註冊為商標(註1)(下稱「前引規定」)；台灣商標法第30條第1項第13款亦有類似規範：「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但經其同意申請註冊者，不在此限」。

綜觀台灣實務案例，多有涉及以含有他人姓名申請註冊商標之行政訴訟判決相關爭議，然目前為止尚未有以他人姓名申請註冊為「聲音商標」之前案可資參考。因此，本文主要探討於日本「松本清」聲音商標案，法院就得否以含有他人姓名申請註冊為聲音商標議題，詳述如下：

二、案件歷程

日本「松本清」藥妝店(下稱「原告」)前於西元(下同)2017年1月以「マツモトキヨシ(英文發音相當於Matsumoto Kiyoshi，漢字為松本清)」結合音樂旋律，指定使用於第35類、第44類等商品/服務，向日本經濟產業省特許廳(Japan Patent Office，下稱「特許廳」或「被告」)申請註冊聲音商標(日本第「登録6516931(商願2017-007811)」號商標，下稱「系爭商標」，如下圖)(註2)。

案經2017年9月拒絕理由通知書審查認為，系爭商標違反前引規定應不准註冊，並於2018年3月作成「拒絕查定」。原告不服，遂於2018年6月提起查定不服審判(日本查定不服審判第「2018-008451」號事件，下稱「原事件」)，經特許廳於2020年9月「審決」駁回(註2)，原告仍不服，遂於2020年10月提起本案行政訴訟，本案判決並於2021年8月宣判(註3)，後續原告已於2022年2月取得本案系爭商標註冊登錄，現仍有效存續中。

三、特許廳於原事件「審決」駁回理由

特許廳認為，由於「マツモトキヨシ」客觀上可作為他人姓名，且因原告註冊系爭商標並未取得該等他人之同意，因此，系爭商標該當前引規定而不得申請註冊，縱令原告主張系爭商標已於日本國內具有一定著名程度，仍不影響得否申請註冊為商標之判斷結論。

就「マツモトキヨシ」客觀上可作為他人姓名部分，特許廳首先援引「最高裁平成15年(行ヒ)第265号同16年6月8日第三小法廷判決」、「最高裁平成16年(行ヒ)第343号同17年7月22日第二小法廷判決」等實務見解，說明前引規定係為保護姓名者之人格利益；另並援引「知財高裁平成28年(行ケ)第10065号同28年8月10日判決」等，說明於以他人姓名申請註冊為商標之情形，應取得該等他人同意。復查，於網站及NTT東日本及西日本電話簿等處，確實均可查得以「マツモト」為姓氏、以「キヨシ」為名字等真實存在之他人(註4)，因此原告應取得該等他人之同意後，始可能准許申請註冊系爭商標。特許廳並據此維持駁回系爭商標申請註冊之「拒絕查定」結論。

四、原告於本案判決主張：系爭商標並無違反前引規定

原告認為，當「マツモトキヨシ」文字元素與特定音樂元素結合時，易使人們聯想至原告公司所經營的藥妝店等商品/服務，並舉出系爭商標至少於申請日前，於日本國內已臻著名之證據如下：

(一) 原告公司經營藥妝店規模(諸如：早自1932年起開業；自1999年起於東京證交所上市股票；各年度營業額可觀；至本案訴訟2020年間，實體店面已達1726間，會員亦已達2900萬人次等)；

(二) 原告公司實際使用系爭商標於各電視廣告之規模(諸如：自1996年起以電視廣告宣傳，其規模遍及日本國內各地，且購買通路多元，廣告內容已將「マツモトキヨシ」與藥妝店等商品/服務成功結合，因此「マツモトキヨシ」已具備指向藥妝店等商品/服務來源之功能)；

(三) 原告公司亦經「Best Japan Brands」獲得高度評價等。

再者，雖前引規定之立法目的在於保護姓名者的人格法益，避免特定姓名使人們聯想到特定之商品/服務，然系爭商標經原告實際戮力廣泛使用，「マツモトキヨシ」已得使人們認識並指向為其經營之藥妝店商品/服務，而不再僅使人們聯想至特定姓名。據上，系爭商標應不該當前引規定，原事件應予撤回。

五、被告於本案判決答辯：系爭商標應已違反前引規定

按前引規定之立法目的在於保護人格法益，避免未經個人同意，其姓名即遭申請註冊為商標。經查，本案雖以音樂旋律結合「マツモトキヨシ」，然「マツモトキヨシ」既屬他人姓名，自會使人們聯想到「松本清」、「松本潔」、「松本清司」等姓名(英文發音均同為Matsumoto Kiyoshi)，因此，若原告未經該等他人之同意，應不得申請註冊系爭商標。此外，被告對於原告主張之回應大致如下：

(一) 原告並未充分舉證電視廣告之實際宣傳規模；

(二) 儘管系爭商標「マツモトキヨシ」將文字元素與音樂元素結合，然電視廣告予人寓目印象亦包含對文字的視覺感受，而該文字客觀上即屬於他人姓名，且原告亦無法否認「マツモトキヨシ」確實屬於他人姓名；

(三) 縱令原告主張系爭商標經實際戮力使用於藥妝店等商品/服務，已具備一定程度之著名性，惟系爭商標仍該當前引規定，應不得核准註冊。

六、法院本案判決見解：原告主張應有理由

法院首先肯認原告就系爭商標至少於申請日前，於日本國內已臻著名之證據，並審酌系爭商標之實際使用情形：

(一) 自1989年至2013年間，原告已陸續就「マツモトキヨシ」或「Matsumoto Kiyoshi」等文字，經特許廳核准註冊為商標達35件(下稱「前引諸商標」)。

(二) 原告持續實際使用前引諸商標於各藥妝店實體店面看板及店內、官方網站、線上購物等處。

(三) 眾多藝人均曾參與系爭商標之電視廣告(廣告名稱為譯文)，諸如：1997年「Pretty Woman篇」、1998年「無松清不能活・學生版」及「成年版」中，均以女音呈現相同或類似於系爭商標之聲音；1999年「Mami的希望篇」及「堅定的Emi篇」中，均以男音呈現之；2000年「情侶篇」中，以女音呈現之；2001年「開幕篇」中，亦以女音呈現之；2002年「命運的開幕篇」、「開幕告知篇」及「紀念販售告知篇」中，均以男音呈現之；2003年「這就是青春篇」及「愉快的開幕篇」中，亦以男音呈現之；同年「鹿與父女篇」中，則以大合唱聲音呈現之；2005年「演說與購物篇」及2007年「感冒藥系列/名殘雪篇」中，亦以女音呈現之等等，並經實際撥放於各藥妝店實體店內，為日本國內所廣泛認識，具全國性著名程度。

據此，法院認定當「マツモトキヨシ」文字元素與特定音樂元素結合時，易使人們聯想至原告公司所經營的藥妝店等商品/服務，而不再僅使人們聯想至特定姓名。

儘管被告主張前引規定之立法目的在於保護姓名者之人格法益，然亦應審酌商標申請人之商標權法益，於兩者間依個案進行權衡。考量本案交易實情，系爭商標於申請註冊當時，已足使人們聯想至原告戮力經營之藥妝店等商品/服務，是以，本案法院認為系爭商標應無違反前引規定，而得申請註冊，原告主張應有理由。

七、評析

由於「松本清」藥妝店在日本國內極具知名度，法院於本案之見解亦受到日本各界高度關注。本案主要探討議題在於，於以他人姓名申請註冊商標案例之情形，應如何權衡保護姓名者的人格法益與商標申請人之商標權法益？當結合姓名文字元素及音樂旋律元素之聲音商標，歷經於市場上實際戮力使用，其交易實情足使消費者認識並指向特定之商品/服務來源，而不再僅僅指向特定姓名之情形，前引規定保護姓名者人格法益是否應予以適當限縮？此外，本案兩造對於系爭商標著名程度之證據攻防，亦極具參考價值。

再者，有鑑於商標型態至少包含：文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、聲音等，而本案系爭商標屬於「聲音商標」，因此，此類以他人姓名申請註冊商標議題，未來日本實務見解是否可能將本案見解擴張至「聲音商標」以外之其他型態商標？抑或本案見解是否可能影響未來日本特許廳對於此類申請商標案之審查核准標準？值得持續關注。

以台灣實務而言，已有以音樂旋律申請註冊商標之案例，亦多有以含有他人姓名申請註冊商標之案例，然目前尚無以音樂元素結合他人姓名文字元素向智慧局申請註冊聲音商標之行政訴訟判決可參；且本案原告「松本清」藥妝店目前於台灣申請註冊商標均屬於文字、圖形型態商標，而無於台灣申請註冊聲音商標。復審酌日本商標法第4條第1項第8號其中規定為「他人之姓名」；而台灣商標法第30條第1項第13款其中則規範「他人著名之姓名」，二者間對於著名要件之規範略微不同，因此，若未來台灣實務發生此類案例，法院是否可能參考援引本案審酌因素，諸如：著名程度、交易實情、法益權衡等？台灣主管機關對於此類申請商標案之審查核准標準復將如何認定？未來實務動向發展值得關注。

※ 註釋 ※