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一、前言
自2018年10月17日起，Thaler, Stephen L(以下簡稱Thaler)博士以雇主的身分，為其開發的人工智慧(以下簡稱AI)機器「Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science」(以下簡稱DABUS)陸續在歐洲、澳洲、南非、英國，美國專等十幾個地區申請專利。目前僅有南非及澳洲授予AI可視為專利發明人，其餘地區皆不受理或駁回，其中，美國聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱CAFC)更是於2022年08月05日做出最終判決(註1)。
二、案件背景
2019年7月，Thaler通過向美國專利商標局(以下簡稱USPTO)提交兩份專利申請，為DABUS的兩項假定發明尋求專利保護：美國申請號16/524,350(教示"Neural Flame")和16/524,532(教示"Fractal Container")，並將DABUS列為這兩個專利的唯一發明人，Thaler堅持他沒有對這些發明的概念做出貢獻，且本案所屬技術領域之通常知識者都可以利用DABUS的輸出並將應用程式中的想法付諸實現。首先，為了滿足美國專利法第115條(註2)之發明人在申請專利時須提交宣誓或聲明的要求，Thaler代表DABUS提交了一份聲明。其次，Thaler提供了一份解釋DABUS是「一種仿生學派AI的特殊類型」之發明人身份的聲明。最後，Thaler提交了一份文件，聲稱作為發明人的DABUS將所有權利轉讓給Thaler自身。
USPTO認定此兩件專利申請案皆因缺乏有效之發明人而不完整，並針對每件專利申請案向Thaler發出"提交非臨時申請案之缺失部分的通知"，並要求Thaler確認有效的發明人。對此，Thaler請求專利商標局局長根據他所提出之發明人身份的聲明撤消前述通知。USPTO以"機器不符合發明人資格"為由駁回了Thaler的申請。Thaler要求重新考慮，但USPTO拒絕了Thaler之要求，並再次解釋專利申請的發明人必須是自然人。
三、美國聯邦地方法院見解(註3)
Thaler根據《行政程序法》(APA) 就USPTO對其最終決定進行司法審查。雙方同意地方法院根據在USPTO之前製作的行政記錄對一些質疑進行裁決，並提交交叉動議以進行簡易判決。在簡要陳述和口頭辯論之後，地方法院批准了USPTO的簡易判決動議，並拒絕了Thaler恢復其申請的請求。地方法院認定專利法規定的「發明人」必須是「個人(individual)」，而法規中使用的「個人」的簡單含義是自然人。
四、CAFC之見解
(一) 專利法之規定
專利法明確規定發明人是「個人」。自2011年以來，隨著Leahy-Smith 美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA)的通過，專利法將「發明人」定義為「個人或者聯合發明，如果是聯合發明，則是發明或發現發明主題的個人集體」。該法案同樣將「聯合發明人」和「共同發明人」定義為「發明或發現聯合發明主題的任何個人」。(註4)
專利法沒有定義「個人」。然而，正如最高法院在Mohamad v. Palestinian Auth案(註5)所解釋的，當使用「作為名詞時，"個人(individual)"通常是指一個人(a human being)，一個人(a person)」。依最高法院裁定，除非國會對「有某些跡象表明」進行不同的解讀，否則在法規中使用「個人」一詞指的是人類。
(二) CAFC回應Thaler之抗辯
Thaler試圖從美國專利法、憲法、立法精神及國外之審查結果等不同面向切入來合理化AI得作為美國專利申請案之發明人。然而，CAFC逐一攻破Thaler所提之爭點，茲將雙方之論點彙整如下表1。
| Thaler1之抗辯 |
CAFC之回應 |
| 在美國專利法§101規定「任何人發明或發現任何新的和有用的程序、機器、製品或物質組合，或任何新的和有用的改進，皆得依本法所定之條件和要求獲得專利」(註6)。而美國專利法§271在闡明什麼構成侵權時，反複使用「任何人」來包括公司和其他非人類實體(註7)，故任何人應不限於人類實體。 |
非人類可能侵犯專利並不能告訴我們非人類是否也可能是專利的發明人。當前所遇到的問題應回歸專利法對"發明人"的定義，係使用"個人"，而非"任何人"。 |
| AI軟體程式必須有資格成為發明人，否則可專利性將取決於「發明創造的方式」，而有違專利法§103之規定。 |
專利法§103之規定與發明人無關，其旨在說明即便發明是在"常規"測試或實驗中發現的，它們仍可能是非顯而易見的。是以專利法§103之規定係與發明的製造方式有關，而非規定誰可以是發明人。 |
| 援引Yates v. United States案(註8)強調「發明人」一詞的解釋必須注意「使用該語言的上下文以及整個法規的最廣泛內容」。 |
雖然法規通常對多種合理的解讀開放，但不適用於此。當法律解釋問題在文本的含義清楚時即可結束，如同Bostock v. Clayton Cnty案(註9)所提「當法規條款的含義很清楚時，我們的工作即可結束」。此外，在專利法中，"個人"及"發明人"是明確的自然人。因此，我們無需考慮額外的法定解釋工具，如同Matal v. Tam案(註10)所提「當法定語言明確且法定方案連貫一致時，對法規文本含義的調查停止」。 |
| AI產生的發明應該獲得專利，以鼓勵創新和公開揭露。 |
Thaler的政策論點是推測性的，在專利法文字和記錄中缺乏依據，並引用Sw. Airlines Co. v. Saxon案(註11)說明「不能援引模糊之法律目的，來凌駕國會已選擇的措辭之上」。 |
| 引用「憲法規避準則」(canon of constitutional avoidance)，允許AI為發明人將支持專利的憲法宗旨「促進科學和實用性技藝的進步」(註12)，如不承認AI是發明人會破壞這種進步，引發潛在的憲法問題。 |
Thaler引用的憲法條款是授予國會立法權，國會已選擇通過專利法來行使該權力，Thaler無法（也不能）爭辯將發明權限制在人類身上是違憲的。 |
| 指出南非已授予DABUS作為發明人的專利。 |
外國專利權並未解釋美國專利法，因此它的授予並不會改變CAFC的結論。 |
表1
綜上述，CAFC認定美國專利法已明確指出“發明人”是自然人，不包括「機器」，因而維持原判。
五、結論
基於現有的AI技術應難以脫離人類的操作例如，演算法的選擇、資料之安排、模型權重與參數之調校等。因此，巡迴法官STARK在初期認為此案似乎需要對發明的性質或AI系統的權利進行抽象調查。事實上，在審理階段根本不需要思考這些遇到的非物理問題，僅需要考慮相關法規中的適用，故CAFC最終定調專利法將「發明人」定義為僅限於自然人，即人類。
否定AI為發明人帶來的最直觀的問題即是，若整個專利完全由非人類之AI完成，發明人勢必需要填上對專利毫無貢獻的「自然人」。爾後，於專利侵權訴訟時，侵權之被告若以專利為並非人類所為，主張不正行為抗辯時，則該專利很有可能會不可執行(unenforceable) (註13)。因此，此判例頗有宣告AI所完成的專利不可執行的意味。
固然現有的法規明定發明人僅限於自然人，然而法規是在AI開始蓬勃發展前已訂立完成，可能已不適用現有的情況。也許未來經過各界漫長的協調與討論，AI真的可能成為發明人。
※ 註釋 ※
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1.
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Thaler v. Vidal, 2021-2347, 2022 WL 3130863 (Fed. Cir. Aug. 5, 2022)
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2.
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根據美國專利法35 U.S.C. §115的相關規定，專利申請中作為要求保護的發明的發明人或聯合發明人的每個人均應就該申請給出誓言或簽署聲明
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3.
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Thaler v. Iancu, case no. 1:20-cv-00903 (E.D. Va)
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4.
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參見美國專利法35 U.S.C §100：(f) The term "inventor" means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention. (g) The terms "joint inventor" and "coinventor" mean any 1 of the individuals who invented or discovered the subject matter of a joint invention.
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5.
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Mohamad v. Palestinian Auth., 566 US 449, 454 (2012)
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6.
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參見美國專利法35 U.S.C §101：Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
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7.
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參見美國專利法35 U.S.C §101(h)： As used in this section, the term “whoever” includes any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this title in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.
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8.
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Yates v. United States, 574 U.S. 528, 537 (2015)
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9.
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Bostock v. Clayton Cnty., 140 S. Ct. 1731,1749 (2020)
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10.
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Matal v. Tam, 137 S. Ct. 1744, 1756 (2017)
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11.
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Sw. Airlines Co. v. Saxon, 142 S. Ct. 1783, 1792-93 (2022)
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12.
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參見美國憲法U.S. Const. Art. I, § 8, cl. 8： To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.
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13.
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Kingsdown, 863 F.2d at 877
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