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一、引言─最新裁判例

2022年8月30日，東京地方法院作成之令和3年(ワ)第2722號判決(註1)中，以原告行使其商標權該當權利濫用為由，而駁回原告訴訟。以下就該案例事實與法院認定理由為摘要介紹。

(一) 案件概要

1. 本件原告認為被告於其店鋪外牆的窗台、店招、名片、官方網站等處使用的標識，侵害原告系爭商標權，且認為被告基於不正競爭目的而使用與系爭商標權同一或近似之公司特取名稱、因而導致原告營業上利益遭損害或有損害之虞，故於2021年2月份提起本件訴訟，請求被告應停止使用前述標識、變更公司特取名稱、並請求損害賠償。

2. 經東京地方法院審理後，認為原告提出本件訴訟的各項請求已屬權利濫用，於2022年8月30日判決原告敗訴。

(二) 背景事實

1. 當事人：

• 原告：代表人a為「山田石材店」經營者C氏的孫子，其父親為C氏長子D氏。
• 被告：代表人b同樣為前揭C氏之孫子，父親為C氏三男E氏。
• 由上述可知，本件原、被告之代表人間為堂兄弟關係。

2. 法院認定事實：

• C氏於1923年前後成立「山田石材店」，主要從事墓石的販售設置、以及販售供俸於墳墓前的鮮花、經營掃墓休息處等事業。在「山田石材店」經營期間，C氏即反覆以「つなぎ館」、「」等標識作為表彰自己營業的象徵。
• C氏過世後，由C氏的子嗣們於1964年7月31日共同出資設立「有限会社山田石材店」(即本件被告前身)，並以D氏、E氏等人共同為該公司的代表人，登記所營事業為石材工程、墓地工程、墓寺休息處等，承繼「山田石材店」事業。2005年，「有限会社山田石材店」再更名為被告現行之「有限会社つなぎ館丸忠山田石材店」名稱。於此期間，被告仍持續以「」、以及「」與「山田石材店」、「山田」、「つなぎ館」、「つなぎや」等標識之排列組合，作為其事業的表徵。
• 本件原告代表人a則於1982年9月17日成立「丸忠造建株式会社」，其登記所營事業為「景觀造園外構工程之設計施作承攬、石材工程之設計施作承攬、一般土木工程之設計施作承攬」。之後，「丸忠造建株式会社」再更名為原告現行之「株式会社丸忠山田」。
• D氏死亡後，原告代表人a繼承D氏所有之被告公司股份，且a還企圖解散被告公司、再成立新的法人組織以經營石材相關業務，惟因其他股東反對而未能如願。
• 其後，原、被告各自均就「」、「つなぎ館」等標識提出商標註冊申請(其中，原告申請商標註冊時間早於被告)，並陸續獲准註冊。

3. 本件原、被告商標註冊歷程：

• 1996年5月28日

  原告申請系爭、 商標，分別獲准為註冊第4093956號及第4157372號商標

• 2004年1月23日

  被告申請商標，獲准為註冊第4792999號商標

• 2006年3月17日

  原告申請系爭、商標，分別獲准為註冊第5041731號及第5041732號商標

• 2006年4月7日

  原告申請系爭商標，獲准為註冊第5047390號商標

• 2019年3月15日

  被告申請、商標，分別獲准為註冊第6238271號及第6252203號商標

• 2019年7月30日

  原告以被告商標與其所有之系爭商標近似、而有致消費者混淆誤認之虞，故提出商標註冊無效審判請求。本件經日本特許廳審查後認定：原告系爭商標於被告申請商標註冊時，尚未為消費者所周知，被告並非為攀附原告商標的知名度及商譽而提出商標申請，而非出於不正使用目的而註冊商標，故駁回原告的請求(註2)。

(三) 法院判斷

1. 被告在其前身「山田石材店」時期起，即開始將「」、「つなぎ館」等標識與C氏姓名併同使用，此後亦長年且持續地在其所營墓石販賣與設置等業務過程中使用「」、以及「」與「山田石材店」、「山田」、「つなぎ館」、「つなぎや」等標識之排列組合；本件被控侵權標識即包含前揭「」以及「山田石材店」、「山田」之排列組合。被告乃承繼了「山田石材店」而由創辦人C氏的子嗣們共同出資設立，並由C氏的後代持續營運迄今；原告代表人a亦因繼承關係而承繼了一部分的被告公司股份。

2. 與此相對，原告代表人a在被告公司設立之後，才自行設立「丸忠造建株式会社」，且登記所營事業為「景觀造園外構工程之設計施作承攬」等景觀造園事業，與系爭商標指定使用之「墓石工程」、「葬儀服務」、「墓石設置工程」、「提供葬儀與法事之場所」…等商品/服務並不相同，而難認原告申請系爭商標註冊當時有將該商標使用於各該指定商品/服務。

3. 是以，被告使用「」、以及「」與「山田石材店」、「山田」、「つなぎ館」、「つなぎや」等標識之排列組合，係出於其早年即已開始經營的墓石販售與設置等事業，且該等標識已因被告長年之使用，而於相關服務業界累積了一定的信譽。原告因繼承關係而取得被告公司一部分之股份、還曾經意圖解散被告公司，可見得原告係與被告有關聯之人，亦知悉被告所使用之標識暨其使用態樣、狀況。

4. 綜上，原告身為與被告有密切關聯之人，而將被告自C氏承繼下來、並長年在業務經營期間所使用的標章提出系爭商標註冊申請，並據以要求被告不得繼續使用前述被告標章之行為，在衡量本件被告實際使用狀況、兩造間的關係、系爭商標申請歷程等因素後，法院認為本件原告向被告主張權利乃權利濫用，縱使被告在與系爭商標指定商品/服務類似的範疇內使用與系爭商標近似之標識，原告仍不得據以向被告主張權利。

5. 至於原告主張被告公司特取名稱，法院認為被告前身「山田石材店」至遲自二戰時起即以「」、「つなぎ館」標識併同C氏名稱為使用，嗣後並由C氏後代取其長年使用的各種標識，將營業名稱更名為「有限会社つなぎ館丸忠山田石材店」；故在此因緣脈絡下，不足以認定被告係出於不正之目的而使用有與原告產生混淆誤認之虞之營業名稱。

(四) 小結

由此案例可知，儘管原告為在先之註冊商標權人，其以「丸忠」作為公司特取名稱使用的時間也早於被告，理應可據以排除他人有致公眾混淆誤認之虞之商標使用行為；惟法院在實際審酌兩造間的關係、商標申請歷程及公司名稱變更歷程等因素後，明白肯認相關標章所表彰之商譽應歸屬於被告，原告提起本件訴訟要求被告停止使用相關標章者已該當權利濫用，而阻卻原告行使權利，駁回原告之請求。

二、日本實務上關於商標權利濫用之判斷原則

(一) 概說

日本民法第1條第3項開宗明義規定：「不得濫用權利(註3)。」一般而言，判斷有無本條所謂權利濫用之情形，將從權利人與被控侵權人之主、客觀情事綜合認定，包括客觀上權利人所獲利益與被控侵權人所受不利益、權利人行使權利之主觀惡意等(註4)；在此原則下，日本審判實務於商標權侵害的類型中，即會針對商標權人權利取得(即申請商標註冊)之動機/目的/意圖、權利行使之目的/態樣、權利人所受損害程度；以及被控侵權人具體之被控侵權使用態樣(包括其使用被控侵權標識正當性之有無、使用狀況等)、所受利益或損害之程度等進行審酌(註5)。

進一步言之，倘若商標權人取得註冊商標之過程、或其行使權利本身被認為明顯具有惡意，譬如商標權人並未就其註冊商標建立其獨有之商譽，惟實際上該商標圖樣所指向之信譽係歸屬於被控侵權人所有之情形，即有較高的機率成立權利濫用(註6)，法院就有可能認定商標權人不得對被控侵權人行使權利。是以就前述「山田石材店」案而言，法院即認為「」、「山田石材店」、「山田」、「つなぎ館」、「つなぎや」等標識暨其組合係由被告長期不斷地使用而於消費市場上累積相當信譽，反之原告並未就同樣的標識建立其獨有之商譽，故而認定原告向被告主張權利之行為屬於權利濫用。

事實上，關於此種類似於原告「搶註」商標後行使權利、而構成權利濫用之案例(註7)，於日本實務上已發展行之有年；最早的指標案例出現在1990年7月20日最高法院作成之昭和60(オ)1576判決(註8)。

(二) 最高法院昭和60(オ)1576判決-「POPEYE」事件

此案件原告為商標權人(註9)，對於被告在圍巾上使用「POPEYE」文字(下稱「標章1」)、以及在圍巾吊牌標示水手人物圖樣及「POPEYE」文字之組合(下稱「標章2」)等兩種標識行為，主張構成其商標權之侵害，並據以請求損害賠償。本件經法院審理後認定，「POPEYE水手」為1929年美國《The Thimble Theatre》漫畫中的登場人物，其後並透過電影、電視等衍生作品而廣受世界各國人民的喜愛，在日本國內也具有極高知名度；被告是在獲得「POPEYE水手」著作權再轉授權(註10)的情形下，於1981年～1982年間販賣前揭「POPEYE」圍巾商品；另一方面，原告則是在1958年6月26日提出商標申請，並於次年獲准註冊。在此背景事實下，下級審法院認為被告在圍巾吊牌上使用的標章2即屬在原告申請商標註冊前即已存在之他人著作權，依據相關商標法規範，原告不得針對標章2主張權利。

至於標章1，下級審法院雖然認為單純「POPEYE」文字僅是該漫畫人物的名稱，而非獨立受保護之著作權，而不適用可例外不受商標權拘束之規範，故判決被告仍須就標章1負侵權責任；惟最高法院廢棄此一見解，並指出：

1. 原告於1958年提出商標申請之當時，POPEYE水手已經是日本及全世界各國高度知名的漫畫角色，該角色的名字「POPEYE」或其日譯「ポパイ」只會使消費者單一聯想該角色，兩者具有不可分的關係。

2. 是以，即便是在原告商標申請當時，標章1「POPEYE」純文字也會使消費者單獨聯想到前揭水手角色，同樣地，原告商標也會使消費者為同樣的聯想及印象；原告相當於是無償利用該水手角色的知名性而註冊商標。

3. 考量商標法立法目的之一係在維護公平競爭秩序，本件被告既然是在取得著作權人授權的前提下始販售「POPEYE」圍巾商品，倘若允許原告對被告主張商標侵害，客觀上反而將導致公平競爭秩序遭到破壞，即屬權利濫用無疑。因此，最高法院廢棄原審准許原告針對標章1之請求，並駁回本件原告訴訟。

(三) 後續實務發展

在「POPEYE」事件之後，日本實務上對於商標侵權訴訟中此種類型權利濫用抗辯的判斷標準，大致會以：①商標權人是否基於不正意圖而取得商標權、②被控侵權人實際從事之交易行為有無應特別考量之因素、③系爭商標表彰之商譽是否歸屬於商標權人等要件進行考量，個案中倘若有越多落入前揭要件之情形，即越容易成立權利濫用(註11)。

在同樣以原告類似「搶註」商標而主張權利的案例中(註12)，2000年3月23日東京地方法院「Juventus」判決以：①原告取得商標註冊並未提出其有獲得「尤文圖斯足球俱樂部(Juventus Football Club S.p.A.)」授權使用「Juventus」名稱之證據、②原告是在日本創設甲組職業足球聯賽(J1リーグ)後才申請註冊商標，並指定使用在與其自身事業顯無關聯之商品/服務上、③該案被告係取得尤文圖斯足球俱樂部授權後始販售相關足球周邊商品等因素為由，認定原告向合法被授權人之被告行使商標權之行為違反公平正義原則及國際商標秩序，且將擾亂公平競爭秩序，故肯認原告行為乃權利濫用(註13)。此外，2013年1月17日大阪地方法院平成23年(ワ)第3460號「漢検」判決中(註14)，法院認為該案之原告商標、、，係以被告(財団法人日本漢字能力検定協会)所經營的「日本漢字能力檢定」事業為基礎而來，相關商標權益本即應歸屬於被告，則原告向被告行使權利之行為，除了將對被告持續經營其事業構成危害之外，原告也不具有任何保有及行使本件商標權之正當性，而亦肯認原告行為屬權利濫用。

不過，由於在這類訴訟個案中，原告終究是在取得具有排他效力之商標權後始有可能主張權利，則欲以「權利濫用」等事由來阻卻原告商標權，法院原則上仍然是採取慎重之態度，而會以商標制度本旨為核心，盡可能綜合考量一切因素來作成判斷；倘若個案中不具相當程度的理由來認定原告行使權利行為過度偏離商標法保護目的時，法院多半仍不會肯認此類「權利濫用」之抗辯(註15)。

三、代結論—台灣近期的實務發展

相較於日本實務長年以來建立的權利濫用判斷法理暨所累積的大量裁判前例，臺灣法院肯認商標權人行使權利屬於權利濫用之案例顯然較為稀少；不過，近期臺灣最高法院即作出了相當值得參考的見解。

在最高法院111年度台上字第16號民事判決(註16)中，原告為商標權人(註冊第01627142號)，其認為被告使用標識行為有致消費者混淆誤認之危險，故提起本件訴訟；在第一、二審時，智慧財產及商業法院雖肯認原告因係獲「AUTEL」公司授權之經銷商，其自2012年2月間起即已因該業務往來關係知悉標識之存在，故原告於2013年3月8日申請註冊商標，應屬惡意，惟一、二審法院認為此仍屬後續是否能據以向智慧局請求撤銷商標註冊之問題，與本件被告所主張之①商標依商標法第30條第1項第11款商標具有應撤銷原因、②被告有商標法第36條第1項第3款善意先使用事由等要件不符，而認為商標侵害以客觀上有侵害事實或侵害之虞即足，被告既於商品之廣告或包裝使用近似於商標之標識，有使消費者產生混淆誤認之虞，即構成商標之侵害，故准許原告聲明防止及排除侵害之請求。

惟，本件經被告上訴至最高法院後，最高法院認為：原審既然已肯認原告申請註冊本件商標係出於惡意，則被告基於此事實而抗辯原告取得商標註冊係「非使用於自己之商品，惡意搶先在臺灣註冊，以不正當之方法取得系爭商標權，造成不公平競爭，所提起本件排除侵害商標權訴訟，有違誠信原則，且屬權利濫用」乙節，實屬重要之防禦方法而應加以審究，「原審就此恝置不論，復未說明何以不足採取之理由，即為上訴人敗訴之判決，自有判決不備理由之違誤。」

此外，最高法院也指出：依據該案相關事證可知，除原告之外，「AUTEL」公司似也容讓其他在臺灣獲合法授權之經銷商，於經銷商品有必要時可使用標識，其中，被告即確實有與「AUTEL」公司簽訂經銷協議；則被告的使用行為是否仍然構成原告商標權之侵害、原告是否得向被告主張侵害之防止及排除，亦有進一步研求之必要。是以，最高法院最終廢棄原審判決，發回智慧財產及商業法院。據此，最高法院雖然並未言明該案原告之行為已確實構成「權利濫用」，惟明白指摘該議題應有詳加審理之必要，似乎點出了在個案中成立權利濫用抗辯之可能性。

總結以上，商標爭議實務上於發生「商標搶註」情形時，除了透過商標法第30條第1項第12款規定循行政途徑為救濟外，在發生相關之民、刑事訴訟中，被控侵權人是否多了以「權利濫用」為由進行防禦的選項，在最高法院作成前述判決的現今，十分值得關注臺灣實務後續的發展，亦期待可逐步如同日本司法裁判一般形成可據以依循之判斷基準。

※ 註釋 ※