智慧財產專業團體

(承上期)

二、被認為不尋求保護的範圍：申請時可以預見到的(可預見性限制) (註1)

案例4：(2015)民申字第740號判決，涉案專利：ZL200320112523.2，名稱為"防黏連自動排氣閥"的實用新型專利

案情簡介：

涉案專利權利要求1請求保護一種防黏連自動排氣閥，包括殼體3、浮球2、閥座，殼體底部有進水口，進水口上有進水套1，其特徵在於進水口上的進水套高於殼體底部，進水套的上表面呈錐面，浮球下部落在進水套上，不與殼體接觸。

(2015)民申字第740號判決中記載以下案情：

專利權人主張：「被訴侵權產品為了惡意繞開"防黏連自動排氣閥"涉案專利技術將進水口處人為改劣成略平面，進而實現防黏連的功能。」

但最高院認為，「本案中判斷被訴侵權產品"一體式蓋母上表面呈平面"與涉案專利"進水套上表面呈錐面"的技術特徵是否為等同技術特徵需考慮以下因素：首先，應考慮等同原則與專利權保護範圍之間的關係，以及專利法律制度規定等同原則的必要性。一方面，在專利侵權判定中，等同原則是對專利權利要求字面保護範圍的擴張，是對專利權字面侵權的適當補充，等同原則的適用為專利權人提供了切實有效的法律保護，鼓勵了技術創新；另一方面，專利制度本身又要確保專利權的保護範圍具有足夠的法律確定性和可預見性，不因濫用等同原則致使專利權保護範圍缺乏確定性而損害社會公眾的利益。因此，等同原則既是專利權保護中一項不可或缺的重要原則和制度，但同時又必須對等同原則的適用施加必要限制，兼顧專利權人和社會公眾的利益，既要保護專利權人在現有技術基礎上作出的技術貢獻，又促進科學技術的進步。其次，等同原則的適用須考慮專利申請與專利侵權時技術的發展水平，防止對專利技術方案中某些技術特徵以專利申請日後新出現的技術進行簡單替換而規避侵權的情況，合理界定專利權的保護範圍。本案中，涉案ZL200320112523.2"防黏連自動排氣閥"實用新型專利權利要求1和說明書均記載：進水套的上表面呈錐面。這表明，孫俊義在申請涉案專利時將其要求保護的技術方案限定為進水套的上表面呈錐面，不是平面，而錐面或平面均是涉案專利申請時，該領域普通技術人員普遍知曉的技術方案，因此，專利權人將權利要求中該技術特徵限定為錐面是將平面排除在涉案專利權的保護範圍之外。鑒此，在侵權判定時，不能將技術特徵"錐面"擴張到"平面"予以保護，否則將有損社會公眾對專利權保護範圍確定性和可預見性的信賴，從而損害社會公眾的利益，動搖專利制度的基石。故本案中，被訴侵權產品的技術特徵與涉案專利權利要求記載的技術特徵相比，並未構成等同的技術特徵，被訴侵權產品未落入涉案專利權保護範圍。孫俊義該項申請再審理由不成立，本院不予支持。」

案例5：(2020)最高法知民終1899號判決，涉案專利：ZL200720065259.X，名稱為"可整體嵌入餐桌的火鍋爐"的實用新型專利

案情簡介：

涉案專利權利要求1請求保護一種整體嵌入餐桌的火鍋爐，包括火力調節片I 1、火力調節片II 2、燃料槽3、燃料槽托架4、火力調節鈕5、鉚釘I 6、螺絲7、火力調節鈕活動槽8、固定支架9、爐盤10和鉚釘II 11，其特徵是，火力調節鈕5安裝在爐盤10上的火力調節鈕活動槽8內。

(2020)最高法知民終1899號判決中記載以下案情：

被訴侵權產品與涉案專利技術方案第一個區別技術特徵為，涉案專利火力調節鈕(5)安裝在爐盤(10)上的火力調節鈕活動槽(8)內，在實施例中通過左右撥動火力調節鈕控制火力調節片的開合；被訴侵權產品火力調節鈕安裝在爐盤上的火力調節鈕活動孔內，通過旋轉以齒合的方式控制火力調節片的開合。

對於第一個區別技術特徵，原審法院認為，「不論是活動槽還是孔，其作用均在於安裝火力調節鈕；通過活動槽撥動控制火力調節片開合，與通過旋轉火力調節鈕控制火力調節片開合，在被訴侵權行為發生時對於該領域普通技術人員而言，是無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵，依照《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十七條的規定，構成等同特徵。」

然而，對於第一個區別技術特徵，最高院認定，「判斷涉案專利火力調節鈕活動槽與被訴侵權產品火力調節鈕活動孔的技術特徵是否為等同技術特徵需考慮以下因素：首先，應考慮等同原則與專利權保護範圍之間的關係，以及專利法律制度規定等同原則的必要性。一方面，在專利侵權判定中，等同原則是對專利權利要求字面保護範圍的擴張，是對專利權字面侵權的適當補充，等同原則的適用為專利權人提供了切實有效的法律保護，鼓勵了技術創新；另一方面，專利制度本身又要確保專利權的保護範圍具有足夠的法律確定性和可預見性，不因濫用等同原則致使專利權保護範圍缺乏確定性而損害社會公眾的利益。因此，等同原則既是專利權保護中一項不可或缺的重要原則和制度，但同時又必須對等同原則的適用施加必要限制，兼顧專利權人和社會公眾的利益，既要保護專利權人在現有技術基礎上作出的技術貢獻，又促進科學技術的進步。其次，等同原則的適用須考慮專利申請與專利侵權時技術的發展水平，防止對專利技術方案中某些技術特徵以專利申請日後新出現的技術進行簡單替換而規避侵權的情況，合理界定專利權的保護範圍。本案中，涉案專利權利要求和說明書均記載為火力調節鈕活動槽。這表明，江雙清在申請涉案專利時將其要求保護的技術方案限定為火力調節鈕活動槽，而不是火力調節鈕活動孔，而火力調節鈕活動槽或火力調節鈕活動孔均是涉案專利申請時，該領域普通技術人員容易知曉的技術方案，因此，專利權人將權利要求中該技術特徵限定為火力調節鈕活動槽是將火力調節鈕活動孔排除在涉案專利權的保護範圍之外。鑒於此，在侵權判定時，不能將技術特徵火力調節鈕活動槽擴張到火力調節鈕活動孔予以保護，否則將有損社會公眾對專利權保護範圍確定性和可預見性的信賴，從而損害社會公眾的利益。原審法院認定兩者是等同特徵不妥，本院依法予以糾正。」

分析：承本文開始(參上期)所提到的，案例4和案例5兩份最高院作出的判決中皆提及判斷是否為等同技術特徵需考慮的，除了因素之一(F1)，還有另一因素(F2)為，「等同原則的適用須考慮專利申請與專利侵權時技術的發展水平，防止對專利技術方案中某些技術特徵以專利申請日後新出現的技術進行簡單替換而規避侵權的情況，合理界定專利權的保護範圍。」可見，該另一因素(F2)特別強調了專利申請時與專利侵權時技術的發展水平，根據案例4判決中"涉案專利申請時該領域普通技術人員普遍知曉的技術方案"及案例5判決中"涉案專利申請時該領域普通技術人員容易知曉的技術方案"被排除在專利權的保護範圍之外可知，判斷專利申請時技術的發展水平的主體是該領域普通技術人員，也就是說，這種在申請時專利權人作為該領域普通技術人員普遍知曉/容易知曉(可預見)的技術方案亦有可能被作為等同適用的限制(範圍L)而被排除在等同範圍E之外。筆者理解，這種被限制的範圍，雖不是專利權人明確不尋求保護的範圍，但因為是申請時專利權人作為該領域普通技術人員應普遍知曉/容易知曉(可預見)的技術方案卻未記載於權利要求中，則該範圍可以被認為是專利權人不尋求保護的範圍。

三、專利權人在授權確權階段放棄的範圍(禁止反悔原則)

相關司法解釋：

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條 專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持。

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》(以下簡稱"解釋(二)")第十三條權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。

案例6：(2019)最高法知民終235號判決，涉案專利：ZL201510303905.0，名稱為"一種鋼架加強的鋼波紋板拱涵"的發明專利

(2019)最高法知民終235號判決記載以下案情：

「在涉案專利實質審查階段，國家知識產權局發出的第一次審查意見通知書認為，"拱涵主體包括設於外側和內側的拱涵壁體，在兩拱涵壁體之間設有加強鋼架"的技術特徵已被對比文件3公開，在對該權利要求中的其他技術特徵進行比對和評述後，認定該權利要求請求保護的技術方案不具備創造性。而對於權利要求4的具有內外雙層拱涵壁體並在兩層拱涵壁體之間設置加強鋼架的技術方案，該通知書未指出其在創造性方面存在缺陷。申請人在答覆審查意見通知書時將權利要求3刪除，將權利要求4以及權利要求2、5、6、7併入權利要求1，以此克服審查意見通知書指出的不具備創造性的缺陷，該申請得以授權。本院認為，根據涉案專利說明書、權利要求書中的相關權利要求、以及專利審查檔案中相關記載，"具有單層拱涵壁體並在其內側設置加強鋼架"的技術方案已被放棄，授權公告文本中的權利要求1要求保護的是關於"具有內外雙層拱涵壁體並在兩層拱涵壁體之間設置加強鋼架"的鋼波紋板拱涵的技術方案。」

最終，最高院認定，「關於拱涵壁體是否相同或等同的問題。本院認為，奇佳公司在涉案專利的授權階段為克服該申請不具備創造性的缺陷，刪除了關於單層拱涵壁體的技術方案，僅保留了雙層拱涵壁體的技術方案，且雙層拱涵壁體的技術方案具備《中華人民共和國專利法》第二十二條第三款規定的創造性。由此可見，涉案專利刪除了單層拱涵壁體的技術方案，應當理解涉案專利明確排除了單層拱涵壁體的限定，因此，作為明確排除的技術方案，不應當納入到涉案專利權的保護範圍。」

分析：可見，從等同適用的角度，禁止反悔原則減去了專利權人在提出申請時希望納入保護範圍而在授權確權階段例如為了滿足授權條件而放棄的保護範圍，在等同適用時，該放棄的範圍則不再屬於專利權人的範圍。但是，為了避免禁止反悔原則使用過度，上述解釋(二)第十三條對適用禁止反悔原則的限制條件作出了規定，「權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄」。

綜上所述，當解讀權利要求範圍涉及到等同原則適用限制的問題時，權利要求中與被訴侵權產品不同的技術特徵是否可適用於等同原則來認定侵權，除以往熟知專利申請文檔可能構成無法適用等同原則(明確排除的範圍、捐獻原則、禁止反悔原則)的因素外，還有被訴侵權產品的對應技術特徵為專利申請時該領域普通技術人員明確/普遍/容易知曉但權利要求的技術用語未能涵蓋，則亦可能無法適用等同原則。即，雖為侵權時本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵但亦屬於申請時本領域普通技術人員明確/普遍/容易知曉的技術時，則存在無法適用等同原則的風險，此突顯法院在解讀權利要求時對權利要求的公示作用的重視，因此申請人在提交申請文件前，不論在技術特徵的上位用語的斟酌或是上位用語以下的附屬技術特徵的層次佈局，均應該仔細推敲慎重以對，避免顧此失彼，力求兩者兼得，從而完成周全的權利要求部署工作。

另一方面，申請文件中在同一發明目的段落集中撰寫新產品所有的解決技術問題/有益技術效果時，則根據『符合發明目的的原則』解釋權利要求，不具有其中一個技術問題/有益技術效果時的被訴侵權產品，有可能不會被解釋落入專利權的保護範圍。應該注意的是，"一發明一申請"是發明專利申請的重要原則，申請人新研發的產品相較於現有技術通常存在多個區別技術特徵與多個有益技術效果，申請前需先釐清發明所要解決的技術問題及何者為最重要的區別技術特徵(即與發明所要解決的技術問題相對應的區別技術特徵)，以其為主來進行申請文件的撰寫佈局，在說明書發明內容撰寫時不宜將所有區別技術特徵與有益技術效果混在一起一次寫出，尤其在發明目的段落的撰寫需有主從層次，先撰寫獨立權利要求所限定的技術方案所解決的技術問題/有益技術效果，再依序撰寫從屬權利要求的技術方案所解決的技術問題，倘若區別技術特徵同等重要時若所針對的技術問題不同可考慮於不同申請案中佈局，以獲得最廣保護範圍。

※ 註釋 ※