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一、前言

申請專利之發明是否能取得專利，除了須符合產業利用性、新穎性以及進步性之外，申請專利範圍之請求項更需要以明確、簡潔之方式記載。雖然美國專利法35 U.S.C. §112(b)已針對美國專利請求項之明確性予以規定，但什麼樣的用語符合明確性的要求，什麼樣的用語又不具明確性，需要更客觀的評斷標準。

二、案件背景

Nature Simulation Systems, Inc. (本案原告，下稱NSS)為美國專利字號10,120,961(下稱961號專利)及專利字號10,109,105(下稱105號專利)二項專利之專利權人，其於美國聯邦地方法院對Autodesk, Inc.(本案被告，下稱Autodesk)提出專利侵權告訴，本案系爭請求項為961號專利之請求項1和8、以及105號專利之請求項1。美國聯邦地方法院舉行了釋義聽證會(馬克曼聽證會)來解釋申請專利範圍，並且裁定請求項因不明確之事由而無效。NSS不服，向美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)提出上訴。CAFC認定，美國聯邦地方法院在請求項不明確的法律標準上犯了錯誤，而基於正確的法律標準，系爭請求項並非不明確，並因此推翻了美國聯邦地方法院所作出的無效判定(註1)。

請求項的解釋應為法律問題，且美國專利權是伴隨著有效性的推定，而無效必須通過明確且令人信服的證據(clear and convincing evidence)來證明。申請專利範圍的請求項之不明確性是從本發明領域的技術人員的觀點來決定，美國聯邦地方法院及雙方當事人皆同意，系爭技術之技術人員應至少具有電腦科學或相關領域的碩士學位、或電腦科學或相關領域的大學學位再加上兩年的相關經驗。961號專利及105號專利為用於建構三維物件的電腦執行方法，該方法採用了所謂「布林運算」的計算方法，系爭專利對該發明之敘述如下，「本發明提供了一種即時的布林運算方法，用於從主要幾何物件構建三維幾何模型到廣泛使用於產品設計、製造及模擬的電腦輔助設計、電腦圖形、實體建模系統和表面建模系統」。

於馬克曼聽證會中，Autodesk針對請求項中的八個用語提出質疑，並要求對這些用語做出釋義。NSS爭論，這些被質疑的用語並不需要釋義，這些用語在說明書中有明確闡述並且在此技術領域中應得到其通常含義。於馬克曼聽證會後，美國聯邦地方法院裁定其中兩個用語是不明確的，因此請求項無效。不明確用語的內容為「搜尋包含最後一個交點的最後一個三角形對的鄰近三角形以延長交叉線」，以及「改良型華生方法」。

此外，本案的專利申請過程歷史是很重要的。審查委員起初因不明確的事由而核駁了系爭專利的請求項，並且要求請求項中需要有更多的定義。申請人提出修正後，審查委員撤回了關於「交叉線」的不明確的核駁。此外，申請人亦與審查委員溝通，修正了該用語「改良型華生方法」；核准通知中，審查委員針對該用語「改良型華生方法」提出了修正。在商定的修正後，審查委員撤回了不明確的核駁並且核准的該等請求項。

三、美國聯邦地方法院見解

美國聯邦地方法院並未解釋這兩個不明確用語；反而裁定，若有任何關於一請求項用語的「未回答問題」，則該請求項用語是不明確的。地方法院提到了Autodesk的專家(Aliaga博士)意見與審查委員對明確性的決定之間的衝突，並且表示「若在闡明一不明確用語的修正後，專利商標局准予了一專利，但後來專家認為該領域中具有通常知識者並無法理解該用語，法院要如何判定該用語是否不明確呢？唯一的方法就是查看每一爭論，看看Autodesk是否有提出任何未回答問題。在這件案子中，Autodesk做到了」。地方法院列舉了數個「未回答問題」並且進一步表示，即使於說明書中回答了這些問題，但如果申請專利範圍的請求項未能回答這些問題，仍不符合明確性的要求。

地方法院基於Aliaga博士所提出的「未回答問題」而認定該等請求項為不明確。針對「搜尋包含最後一個交點的最後一個三角形對的鄰近三角形以延長交叉線」和「改良型華生方法」，地方法院分別提出了多個未回答問題。針對NSS聲稱這些問題於說明書中可獲得解答之論點，地方法院認為，明確性是要求申請專利範圍的用語能獨立回答這些問題。

針對本案的專利申請過程歷史，地方法院否決了審查委員的明確性的結論，並且引用了最初的核駁及修正內容，並且認為此動作並沒有解答Aliaga博士所提出的問題。針對「搜尋包含最後一個交點的最後一個三角形對的鄰近三角形以延長交叉線」，Aliaga博士提出了三個問題：(1) 是否需要重複或迭代地搜尋，或僅一次搜尋；(2) 「最後一個三角形對」或「最後一個交點」是什麼；(3) 在某些不可能延長交叉線的情況下，要如何延長交叉線。針對「改良型華生方法」，Aliaga博士另外提出了四個問題：(1) 什麼是相鄰交點；(2) 「相同」的交點是什麼意思；(3) 刪除一個交點是什麼意思；(4) 從何處刪除該交點。地方法院聲稱，專利申請過程歷史並未顯示出，該修正如何或為何能夠解答這些未回答問題，且也未提供清楚的理由解釋為何該修正能闡明模糊不明確之用語；此外，NSS於修正中所增加的內容亦未能解答Aliaga博士所提出的問題。

四、CAFC見解

申請專利範圍的請求項界定了專利權，並發揮法律文件的「通知」功能；因此，精確(precision)和清楚(clarity)是必要的。申請專利範圍的主要功能是用來提供排他權的邊界和定義限制條件，而不是用來描述發明；申請專利範圍用來定義和限定，書面說明(written description)用來揭露和教示(註2)。此外，應該在說明書和專利申請過程歷史的背景下，去查看和理解申請專利範圍的請求項。本院先前判決已指出(註3)，應將專利法第112條第2款解讀為要求「專利的請求項根據說明書及申請過程歷史，是要讓熟此技藝者知道具有合理確定性的發明範圍」；如此理解的明確性要求(definiteness requirement)，是對申請專利範圍要求清楚明確，同時也是承認了絕對的精確是無法實現的。

當訴訟當事人對專利的請求項的含義或範圍有爭議時，司法的職責是在於審查相關訊息的適當來源後，作為法律問題來解釋該請求項。法院首先應查看專利文件的內在紀錄，包括請求項本身的文字、說明書的其餘部分、申請過程歷史、以及有關科學原理、技術用語的含義和現有技術的外在證據。CAFC認為，地方法院並未釋義系爭專利的申請專利範圍，沒有適用內在及外在證據的協議，也沒有解決這些被質疑的請求項的含義及範圍。

CAFC認為，地方法院的判定「明確性是要求申請專利範圍的用語能獨立回答這些問題」是不正確的法律標準，且有悖於先前一致的判例。應根據說明書、專利申請過程歷史、及其他相關證據來查看和理解專利的請求項(註4)；然而，地方法院未適用此標準協議來分析請求項的明確性，反而判定Autodesk所提出的問題一定要在請求項中得到解答，此為不正確的法律標準。

專利說明書是以文字、圖式和流程圖來敘述本發明，且Aliaga博士所提出的任何問題都可於說明書中得到解答。此外，必須牢記「專利並不是針對律師，甚至不是針對一般公眾」，而是針對熟此技藝者；任何敘述，其足以以技術語言來告知發明的明確特徵且足以用作警告他人該專利所請求的專利權，就足夠明確且足以支持該專利(註5)。

地方法院對於專利請求項有錯誤的理解，申請專利範圍的功能並不是用來複製說明書，而是用來(1)指出本發明與先前已知的技術有所區別的特徵，以及(2)定義該專利所給予的保護範圍(註6)；請求項並不是技術說明。

針對本案的專利申請過程歷史，CAFC認為地方法院沒有重視本案的專利申請過程歷史，申請過程歷史確實顯示了藉由在請求項中增加指定的技術限制來解決不明確的議題。地方法院未討論審查委員的修正，而僅認為Aliaga博士所提出的問題沒有得到回答，所以該等請求項無效。審查委員是被認為在相關技術以及可專利性的法定要求方面具有豐富經驗，因此審查委員的行為作為官方機構的行為，應給予適當的遵從。我們假定，當審查員為了使申請案處於可核准的條件而選擇修正請求項時，審查委員不會在請求項中引入不明確的用語(註7)。審查委員是被認為在解釋參考文獻方面具有一定的專業知識，並且從他們的工作中熟悉該領域的技術水平，他們職責是核發有效的專利。

本案的專利標的是對已知的華生演算法(Watson method)和德勞內方法(Delaunay method)的改良。當一般的方式在本領域中已經足夠成熟且在專利中也有提及時，這就使得申請專利範圍的請求項不至於不明確(註8)。本案的情況類似，因華生方法和德勞內方法在本領域中是已知的。沒有爭議的是，說明書敘述了所請求發明並且使得所請求發明能夠被實踐，包括最佳模式。審查委員認為，在申請過程中修正的請求項可將所請求的方法與現有技術做出區別，並且界定了專利標的的範圍。地方法院對此沒有做出相反的結論。專利法第112條規定的不明確性作為法律問題並沒有被確立。

五、結論

本案最終判定系爭專利的申請專利範圍的請求項是有效的，然而須提醒美國專利申請人，從CAFC的見解可知，專利說明書的揭露內容和申請過程歷史在判定請求項是否明確時，扮演了舉足輕重的腳色。儘管請求項中不需要詳盡敘述所有已知的現有技術內容，只需界定出與先前技術有所區別的特徵，但專利說明書中應盡可能揭露為實施請求項所請發明的各種手段，包括所用到的現有技術。

※ 註釋 ※