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一、前言
美國專利侵權訴訟中，被控侵權方除了在侵權訴訟中可主張無效抗辯外，亦可以向專利審判和上訴委員會(以下簡稱PTAB)提起多方複審(Inter Partes Review,以下簡稱 IPR)。提起IPR的好處在於其審理速度快(註1)，且根據過去官方統計，提出IPR的案件，專利被認定無效的比例偏高(註2)。另一方面，關於在IPR中所提出的理由與證據，美國專利法第315條(e)項有著禁反言(estoppel)的規定，其中，第(1)款規定(註3)的內容大致是：IPR申請人或利害關係人在PTAB已發出最終書面決定後，針對該IPR程序中已提出或合理可得提出的理由，未來不得再向美國專利商標局提出或維持IPR無效程序，而第(2)款規定(註4)的內容大致是：IPR申請人或利害關係人在PTAB已發出最終書面決定後，針對該IPR程序中已提出或合理可得提出的理由，未來不得再於法院侵權訴訟中以該等事由主張專利無效。其中，針對第(2)款所謂「IPR程序中」以及「已提出或合理可得提出之理由(raised or reasonably could have raised) 」，在近年的訴訟案中，美國聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱CAFC)與下級法院對其認定標準，仍存在著不同的看法。
近期，CAFC於2022年2月4日對California Institute of Technology v. Broadcom Ltd. etal. , No.20-2222 (Fed. Cir. Feb. 4, 2022)案(註5)的判決，以及CAFC於2022年2月22日之勘誤表(註6)中，即涉及有關「合理可得提出之理由的認定」，以下本文將就此判決進行介紹，並且由此判決，分析CAFC對於美國專利法第315條(e)項(2)款中禁反言原則所謂「已提出或合理可得提出之理由(raised or reasonably could have raised)」的最新認定範圍。
二、案件背景
(一) 案件歷程
在美國加州中區聯邦地方法院(以下簡稱地方法院)中，California Institute Of Technology(以下簡稱Caltech)指控Broadcom Limited, Broadcom corporation, Andavago technologies ltd.(以下合稱Broadcom)所生產的Wifi晶片以及Apple inc.(以下簡稱Apple)包含Broadcom之被控侵權晶片的電子產品，侵犯其所擁有之系爭專利，系爭專利包含美國第7,116,710號專利(以下簡稱'710專利)、7,421,032號專利(以下簡稱'032專利)以及7,916,781號專利(以下簡稱'781專利)。
於訴訟程序進行時，Apple向PTAB提出了多項IPR申請以挑戰系爭專利之可專利性，之後PTAB做出了Apple並未證明系爭專利不具可專利性的最終書面決定(註7)。
於地方法院審理過程中，兩造亦就請求項解釋、是否侵權與損害賠償計算方法有所爭執，最終，地方法院做出了對Broadcom作出總計賠償金額88,246,156美元的判決，對Apple作出總計賠償金額885,441,828美元的判決。
Apple和Broadcom不服判決並上訴至CAFC。
(二) 爭點說明
本案爭點主要包含兩個部分：專利侵權成立與否，以及損害賠償的計算，其中，本文主要針對在判斷侵權成立與否中，有關IPR所未提出但可以合理提出的證據，是否可於法院侵權訴訟中主張，亦即，是否有美國專利法第315條(e)項(2)款禁反言規定之適用進行討論。根據美國專利法第315條(e)項(2)款之規定：當一專利的一請求項在IPR程序已做出最終決定，IPR申請人(petioner)或利害關係人不得以IPR中(During that inter partes review)已提出或合理可得提出(raised or reasonably could have raised)之理由，在後續民事訴訟或國際貿易委員會(International Trade Commission，下稱ITC)之訴訟程序中主張該申請專利範圍是無效的(註8)，其中，關於規定中所謂「IPR中」，在程序上而言，究竟是指在IPR訴願階段(註9)中，IPR申請人向PTAB提交之訴願書內所載之理由？又或是指PTAB在訴願確立後之審查階段中所審理的理由？是本案的爭點所在。
本案在地方法院審理過程中，Apple和Broadcom以PTAB在其最終書面決定中未提及的無效理由在地方法院提出無效抗辯(註10)，但地方法院認為其無效抗辯因為禁反言規定而被禁止。
三、CAFC見解
針對禁反言之適用，CAFC分別引用了Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc., (註11) (下稱Shaw案)的判決，以及在Shaw案後最高法院針對SAS Institute, Inc. v. Iancu(註12) (下稱SAS案)所做之判決，最後則是根據SAS案推翻了先前在Shaw案所提出的見解，並且對於禁反言做出解釋。
(一) 有關Shaw案與其案件的時空背景
CAFC闡述有關IPR申請人的所提理由是否適用315條(e)項(2)款禁反言原則的判決，本文茲整理如下表一所示。其中，就類別I- IPR申請人提出申請並獲得PTAB同意立案複審之理由，當然適用315條(e)項(2)款禁反言原則，合先敘明。
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表一、理由主張情形與315條(e)項(2)款禁反言規定之整理表
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類別
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理由主張情形
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是否適用315條(e)項(2)款禁反言規定
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I
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IPR申請人提出IPR申請，並獲得PTAB同意立案複審
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適用，當事人不得再於未來法院訴訟中主張
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II
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IPR申請人提出IPR申請，但未獲PTAB同意立案複審
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CAFC的Shaw案判決認定不適用。
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III
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IPR申請人事前知悉，但未提出IPR複審申請(亦未曾獲得PTAB立案複審)
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地方法院判決見解分歧。
a. 部分地方法院判決認為適用
b. 部分地方法院判決認為不適用。
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CAFC指出，在Shaw案中，法院認為IPR「只有在確立後才開始」。因此，只有在IPR確立後實際存在爭議的理由被提出，或者在IPR確立後審理中可以合理地提出才適用禁反言原則。因此，禁反言並不適用於Shaw案的IPR申請人在訴願階段所提出但在IPR確立後未載的理由，因為IPR申請人在IPR確立後審查期間無法合理地提出理由。(表一、類別II)。CAFC接著說明，在Shaw案被裁定時，PTAB經常根據IPR訴願書中提出的部份理由進行審查，這使得一些理由未就案情作出裁決。在Shaw案之前，聯邦上訴巡迴法院在Synopsys, Inc v. Mentor Graphics Corp.案(註13)中認為，PTAB的最終決定中並不需要處理訴願書中提出的每一項請求項。
隨後，CAFC指出，在Shaw案後的地方法院判決，對於Shaw案有不同的解釋。部分地方法院(註14)推導出Shaw案並不允許IPR申請人就訴願書中可能提出的所有理由迴避禁反言的結論，判決中確立禁反言適用於IPR申請人可以合理提出但未包含在訴願書的理由(表一、類別III 之a)。部分地方法院(註15)則著重在Shaw案對於「IPR程序中」的解釋，選擇從文義上解釋，認為未於訴願書所載但可合理提出之理由並不適用禁反言之原則(表一、類別III 之b)。
(二) 最高法院針對SAS案所做之判決(註16)
最高法院於SAS案一案中明確指出兩項事實，第一是AIA(America Invents Act)沒有授予PTAB部分受理的權力，第二是IPR結果是訴願決定，而不是受理決定，這確立了IPR審理的範圍是依據IPR申請人的論點而不是PTAB局長(或稱行政長官)(註17)的自由裁量權，並指出IPR並沒有讓局長僅選擇一些受到質疑的請求項進行審查並做出決定，有鑑於此，任何可以在訴願書中提出的理由都是可以在“IPR程序”合理提出的理由。因此，最高法院在SAS案中清楚地表明，Shaw案在當時時空背景可能是正確的，但不能在前述解釋下得到支持。
(三) 根據SAS案否決Shaw案的決定並對於禁反言做出解釋
CAFC合議庭根據SAS案否決Shaw案，並肯定SAS案沒有明確否決Shaw案或根據第315(e)(2)規定適用禁反言的範圍，但是，Shaw案的推論建立在SAS案所拒絕的假設之上，即PTAB不需要受理所有理由此一假設。
CAFC另澄清禁反言不僅適用於訴願階段中提出並被提交PTAB確認審理的理由，還包含所有在訴願階段中，於訴願書中所未提出但可以合理主張的理由(註18)，並說明在PTAB必須審理所有被挑戰的請求項並且由訴願書定義IPR程序的制度下，這種解釋是對“合理可得提出”和“在IPR中”的唯一合理解讀。
(四) 小結
末了，由於訴訟兩造都不爭執當Apple提交其IPR申請時，Apple和Broadcom都已知悉他們在地方法院提出的證據。因此，儘管Apple的任何IPR訴願書中沒有包含有爭議的理由，但有爭議的理由可以合理地在訴願書中提出。
綜上，CAFC做出結論，肯認地方法院駁回Apple和Broadcom基於前述有爭議之理由提出無效抗辯的簡易判決。
四、台灣現行專利法相關規定與專利法最新修法動態討論
台灣現行專利法第81條(註19)亦有類似於美國禁反言之相關規定(下稱一事不再理規定)，但不同於美國禁反言原則的是，台灣一事不再理規定經審查不成立後，任何人對同一專利權，不得就同一事實以證據再為舉發，效力為對事不對人(註20)。而美國專利法禁反言規定之效力為對人不對事，旨在維持被控侵權方的主張在IPR程序及民事程序的一致性，主要體現於美國專利法禁反言規定僅適用於IPR申請人或其利害關係人，且禁反言規定之效力除了IPR程序(註21)外，亦擴及在後續地方法院或國際貿易委員會程序。
此外，有關專利法近期修法動態中，其中一項變革為舉發案審議改採循民事訴訟程序救濟，以提升舉發救濟效能。於111年4月26日，智慧局配合司法院研修智慧財產案件審理法(下稱審理法)草案，公布了專利法部分條文修正草案(報院版) (下稱111年專利法修正草案)。為了配合舉發案審議改採循民事訴訟程序救濟這項變革，針對現行專利法第81條與審理法相關條文亦有對應的增修，雖然前述修正草案目前尚未正式施行，不過仍可以預期關於舉發及其救濟規定將有所變動。因此，本文以下也嘗試針對前述修正草案中相關的條文進行討論：
(一) 111年專利法修正草案專利法第81條「一事不再理規定」(註22)
關於專利法第81條之修訂，主要在於針對現行專利法第81條之任何人，修正為舉發人或參加人，而此舉的目的，在於防止任意第三人提出事證而為舉發不成立者，真正的利害關係人反而因為受到一事不再理之適用，不得以該事證提起舉發，以保障真正之利害關係人的程序權。
(二) 審理法草案第56條(註23)
在提升舉發救濟效能之部分，本條規範在有關撤銷專利權的的爭議訴訟中，僅在部分情形下容許當事人就同一撤銷理由提出新證據，例如：舉發人曾於舉發審議程序提出之證據，但在爭議訴訟中提出經變換之單一證據或證據組合，或是舉發人經專利權人同意或無異議所提出之新證據並於爭議訴訟中進行辯論，藉以減少權利有效性爭執所生循環爭議訴訟，進而提升審判效能。
綜上述，台灣現行專利法中有關真正利害關係人之保障問題，以及過往舉發救濟之訴訟中的訴訟經濟效能問題，在近期台灣專利法修正草案或審理法草案中可望獲得解決，但並未看到有如美國專利法之相關規定，擴張禁反言原則之適用範圍至包含在IPR程序中可得提出之理由。本文認為，美國擴張禁反言原則之適用範圍可加強專利權人之地位，減少其多次應訴或答辯之不利益，並有助於保障專利權有效與否的穩定性。由於111年專利法修正草案與審理法草案並非最終版本，未來專利法修正草案或專利訴訟相關法令是否比照美國專利法之相關規定來擴張台灣一事不再理的適用認定範圍，以保障專利權人之權益，值得吾人持續關注。
五、結論
本判決是關於IPR中，有關美國專利法第315條(e)項(2)款禁反言的可得提出之理由的認定，CAFC基於最高法院於SAS案所做出之判決推翻先前Shaw案之結果，認為該法條不僅適用於訴願階段中提出並被提交PTAB確認審理的請求項和理由，還包含所有在訴願階段中，於訴願書中所未提出但可以合理主張的理由。
本文認為，本判決可能影響美國專利訴訟中，侵權訴訟兩造針對專利有效性的攻擊與防禦策略，對被控侵權方來說，在提起IPR程序時，須衡量證據之使用，即使沒有在訴願階段中提出，但是「合理可得提出」的無效主張，也會在PTAB做出最終書面決定後，無法在後續程序中提出，此外，如委託外部機構檢索，須注意檢索報告送達時間，以免被認為是「合理可得提出」之理由。另外，被控侵權方也應適度考量其他複審程序，例如：單方複審程序(Ex Parte Reexamination, EPR)，而單方複審並未有如IPR之禁反言之規定，後續在專利侵權訴訟中，仍然能利用相同證據進行無效抗辯。而對專利權人來說，在訴訟程序中針對被控侵權方所做之無效抗辯，可注意是否適用美國專利法第315條(e)項(2)款之規定，進而可排除無效抗辯理由中所載之證據。補充說明的是，美國部分實務報導(註24)亦指出專利權人與被控侵權方亦可以考慮以專家證人提出證詞，說明在合理的進行專利檢索時，是否可以發現受到爭議的無效理由所引用的證據，來證明適用或不適用美國專利法第315條(e)項(2)款之規定。
此外，綜合台灣現行法令與修法動態來看，台灣有關一事不再理之規定，與美國禁反言原則之適用，雖概念上有所不同，但無不在平衡兩造與利害關係人的訴訟地位與提升訴訟經濟效益，依本文所討論之判決來看，CAFC近期似乎對於美國專利法第315條(e)項(2)款IPR程序中禁反言的合理可得提出之理由認定更為寬鬆，此判決結果進一步強化了專利權人的權益，而台灣現行專利法與專利法修正草案尚未看到類似規定，對於專利權人權益是否獲得進一步強化需進一步觀察修法動態與相關法令之修訂情形。是以，台灣專利法有關一事不再理之規定與美國專利法禁反言規定有所不同，專利相關人員在處理台灣與美國專利侵權訴訟或相關程序時，需特別注意兩國法規的差異以及法院見解，以擬訂有效的訴訟策略。
※ 註釋 ※
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1.
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美國專利法第316條第11項規定IPR最終書面決定必須在IPR確立後一年內發出，除非有正當理由或因合併審理有加以調整之需要者，審理期間可例外延長至多6個月。
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2.
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根據專利審判和上訴委員會所公布之數據計算，IPR確立後最終書面審理結果(排除和解、拒絕或其他事項，詳細計算方式為專利全部有效/(專利全部有效+專利部分無效+專利全部無效)，專利無效或部分無效之比例由2019~2021年依序為78.6%、82.7%與77.0%，另2012/9/16 ~ 2018/12/31 ，專利無效或部分無效之比例為81%。
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3.
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美國專利法第315條(e)項(1)款之原文為：「The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.」
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4.
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美國專利法第315條(e)項(2)款之原文為：「The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.
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5.
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California Institute of Technology v. Broadcom Ltd. etal. , No.20-2222 (Fed. Cir. Feb. 4, 2022)
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6.
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同註5。
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7.
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Apple提出了總計10項的IPR申請，其中4件進入IPR的審理程序，PTAB就前述4件做出書面決定。
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8.
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同註4。
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9.
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USPTO將IPR程序之第1階段稱為訴願階段（petition phase），第2階段稱為審查階段（tria l phase），當PTAB做出立案審查決定(Institution Decision)後即開啟第2階段。
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10.
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PTAB在針對'710專利之IPR2017-00210、IPR2017-00219訴願階段，針對'032專利之IPR2017-00700、IPR2017-00219訴願階段認為上訴人所提出之部分證據並非符合美國專利法第311條(b)項的印刷刊物(printed publication)，因此在立案審查決定(Institution Decision)中敘明僅針對部分請求項進行審查。
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11.
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Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc., 817 F.3d 1293, 1300 (Fed. Cir. 2016)
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12.
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SAS Institute, Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018)
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13.
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Synopsys, Inc v. Mentor Graphics Corp., 814 F.3d 1309, 1314–15 (Fed. Cir. 2016)
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14.
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本案中CAFC舉出六個地方法院判決，分別為：
| 1. |
SiOnyx, LLC v. Hamamatsu Photonics K.K., 330 F. Supp. 3d 574, 602 (D. Mass. 2018) |
| 2. |
Cobalt Boats, LLC v. Sea Ray Boats, Inc., Case No. 15-cv-21, 2017 WL 2605977, at *3 (E.D. Va. June 5, 2017) |
| 3. |
Biscotti Inc. v. Microsoft Corp., Case No. 13-cv-1015, 2017 WL 2526231, at *7 (E.D. Tex. May 11, 2017) |
| 4. |
Douglas Dynamics, LLC v. Meyer Prods. LLC, Case No. 14-cv-886, 2017 WL 1382556, at *5 (W.D. Wis. Apr. 18, 2017) |
| 5. |
5Parallel Networks Licensing, LLC v. IBM Corp., Case No. 13-cv2072, 2017 WL 1045912, at *12 (D. Del. Feb. 22, 2017) |
| 6. |
Oil-Dri Corp. of Am. v. Nestle Purina Petcare Co., Case No. 15-cv-1067, 2017 WL 3278915, at *8 (N.D. Ill. Aug. 2, 2017) |
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15.
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本案中CAFC舉出三個地方法院判決，分別為：
| 1. |
Verinata Health, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 7728, at *9-10 (N.D. Cal. Jan. 19, 2017)判決中，法院解釋Shaw案明確指出有在IPR期間提出或合理可能提出的論點才受到禁止反言的約束。 |
| 2. |
Koninklijke Philips N.V. v. Wangs All. Corp., Case No. 14-cv-12298, 2018 WL 283893判決中，法院指出IPR一詞僅指IPR被受理後的一段時間，因此，禁止反言條款不適用於IPR申請人“已提出或合理地本可以在其請願書中而不是在IPR確立受理之後提出。 |
| 3. |
Intellectual Ventures I LLC v. Toshiba Corp., 221 F. Supp. 3d 534, 553–54 (D. Del. 2016)判決書中，該判決的承審法官Judge Robison認為聯邦巡迴法院對於315(e)(2)解釋非常嚴格，認為禁反言應僅適用在曾經獲得PTAB立案審理之專利無效理由，因此，只要是未曾獲得PTAB立案複審之專利無效根據，皆應排除在適用範圍之外。 |
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16.
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詳細案情亦可以參考本所先前報導-美國聯邦最高法院於2018年4月24日以判決認定多方複審程序立案後，應對於申請人挑戰之所有請求項逐一認定其有效性。
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17.
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美國專利法第314條(a)項規定了IPR成立的門檻，即請願書或答辯書狀所呈現的資訊，顯示針對請願書中所提之至少一項專利範圍，有合理可能性IPR申請人將勝訴，否則PTAB局長可不授權立案。原文： The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.
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18.
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原先判決與隨後勘誤意見原文(畫線處表勘誤意見中刪除之內容，底線處表勘誤意見中新增之內容)：Accordingly, we take this opportunity to overrule Shaw and clarify that estoppel applies not just to claims and grounds asserted in the petition and instituted for consideration by the Board, but to all claims and grounds not stated in the IPR petition but which reasonably could have been included in the petition asserted. In a regime in which the Board must institute on all grounds asserted challenged claims and the petition defines the IPR litigation, this interpretation is the only plausible reading of “reasonably could have been raised” and “in the IPR” that gives any meaning to those words.。
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19.
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現行專利法第81條原文：有下列情事之一，任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發：
| 一、 |
他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者。 |
| 二、 |
依智慧財產案件審理法第三十三條規定向智慧財產法院提出之新證據，經審理認無理由者。 |
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20.
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補充說明的是，現行智慧財產案件審理細則(下稱審理細則)第28條第2項 主要規範舉發不成立確定的主張事由不得在民事訴訟程序中主張，似與美國專利法禁反言規定類似，惟審理細則第28條第2項係基於誠信原則，規定當事人不得就實體法上已不得提出之程序進行民事訴訟，與美國禁反言規定意旨不同。
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21.
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美國專利法第315條(e)項(1)款規定。
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22.
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(111年專利法修正草案)第八十一條：有下列情事之一，舉發人或其參加人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發：一、曾於他舉發案就同一事實以同一證據提起舉發，經審查或審議者。二、於撤銷專利權之訴訟中，依智慧財產案件審理法規定向智慧財產及商業法院提出之新證據，經審理認無理由者。
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23.
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(審理法草案)第五十六條：①關於撤銷專利權或撤銷、廢止商標權之爭議訴訟，有下列各款情形之一者，當事人始得就同一撤銷或廢止理由提出新證據：一、因智慧財產專責機關違背法令致未能提出。二、曾於舉發審議程序提出之證據，經變換之單一證據或證據組合。三、他造同意或無異議而為本案辯論。②前項第一款及第二款事由，當事人應釋明之。③違反前二項規定提出之新證據，法院應駁回之。
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24.
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參見美國實務報導。
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