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一、前言
美國作為資訊應用服務大國，各種IT服務推陳出現，此亦體現在美國不斷累積的軟體專利訴訟。隨著美國法院實務及專利審查基準的發展，在訴訟中爭執軟體專利為手段功能用語、並再進一步挑戰專利欠缺明確性，也成了軟體專利訴訟的常見防禦手段(註1)。隨著實務發展，軟體專利申請人亦會嘗試調整專利文字用語，以避免請求項要件被解釋為手段功能用語。本文所介紹此則美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)於2021年3月2日所作成判決(註2)，則涉及軟體專利常見用語「模組」(module)的解讀。
二、案件背景
過往軟體授權使用模式是使用者取得軟體程式並安裝於使用者裝置，使用者並支付金額取得一段時間的使用權限，但當軟體面臨需要更新時，使用者可能還要再支付其他金額。因此，愈來愈多軟體應用服務是透過網路來安裝、更新至使用者裝置，使用者僅要使用時支付一定金額，不使用軟體服務時即不需付費，這就是所謂的軟體訂閱或訂閱制軟體服務。
本案原告Rain Computing公司(以下稱滂沱科技(註3))是由Hsuan-Yeh Chang博士所成立，從事軟體訂閱、分派等技術的開發和推廣，並協助提供程式及軟體更新資料給終端使用者，以及依照用量計價的方式收費。Rain Computing早先於麻薩諸塞州聯邦地方法院(以下稱地方法院)對三星電子美國公司、三星電子公司及三星研發美國公司(下合稱三星公司)提起專利侵權訴訟，主張三星公司侵害滂沱科技所有美國發明專利第9,805,349號(以下稱349專利)。
349專利名稱為「基於使用者需求而傳遞應用封包的方法及系統」，其中請求項1、5及8為獨立項，其餘則為附屬項。349專利之技術內容如說明書圖3(如下圖)所示，從使用者端裝置(可為手機、筆電、平板電腦等)開機、連線上網開始，使用者端裝置及伺服器間透過網路進行一連串請求指令、軟體封包表單、選擇指令、下載、更新及終止軟體封包，以及結帳請款等動作。
349專利請求項1之內容如下：
一種根據使用者需求並透過電腦網路來提供軟體應用的方法，該方法包含：
透過網頁商店，從使用者處接收一個或多個軟體應用封包的訂閱；
對使用者傳送一設置為控制存取該一個或多個軟體應用封包的使用者識別模組(user identification module)，以及連接該使用者識別模組至使用者的客戶終端裝置(註4)；
一伺服器裝置透過電腦網路藉由從該使用者識別模組要求使用者的訂閱資訊而授權使用者；
根據使用者的授權，該伺服器裝置依據透過網頁商店來的訂閱資訊，對該使用者的客戶終端裝置提供一個或多個軟體應用封包的清單；
該伺服器裝置透過電腦網路從該客戶終端裝置，取得對於該一個或多個軟體應用封包之表單所選擇的一第一軟體應用封包；
該伺服器裝置透過電腦網路傳送該第一軟體應用封包至該客戶終端裝置；
由客戶終端裝置之處理器使用留存於該客戶終端裝置之記憶體中的作業系統資源，來執行該第一軟體應用封包。
滂沱科技及三星公司在地方法院審理階段對於349專利的專利範圍解釋進行了激烈的攻防，雙方尤其爭執349專利獨立請求項1、5及8所界定之「使用者識別模組」(user identification module)是否為美國專利法第112條第(f)項之手段功能用語，且是否為349專利所充分揭露。地方法院認為「使用者識別模組」是屬於手段功能用語，並且為349專利說明書所支持(三星公司則是主張並未為349專利說明書所支持)，故該「使用者識別模組」並未欠缺明確性，但地方法院最後則是認定三星公司不侵權。滂沱科技及三星公司對於地方法院判決均提起上訴，CAFC認為「使用者識別模組」為手段功能用語，但卻判斷「使用者識別模組」缺乏說明書所支持而欠缺明確性，故以此理由判決滂沱科技敗訴。
三、地方法院之見解
滂沱科技主張「模組」一詞具有清楚意涵，表達一個具電子數位及邏輯功能內涵的元件單元，而349專利之「模組」一詞可為軟體、硬體或同時含有軟體及硬體的意涵。三星公司則認為該要件並未指涉任何結構，且說明書也未揭示任何演算法。地方法院表示「模組」(module)一詞非新的詞彙，並是相當常見作為「手段」(means)的替代詞；349專利要件「使用者識別模組」如請求項1之界定，就是要「控制存取一個或多個軟體應用封包」，而該意涵又是配合請求項1前一個要件「透過網頁商店，從使用者處接收一個或多個軟體應用封包的訂閱」。因此，「使用者識別模組」的功能就是要「針對使用者的訂閱而控制存取一個或多個應用軟體封包」。
地方法院認為根據349專利請求項內容，存取應用封包是由對「使用者識別模組」請求使用者訂閱資訊來進行控制，而349專利說明書對於訂閱資訊的揭示主要是涉及「使用者識別裝置」(user identification device)。349專利說明書記載當使用者訂閱服務，服務提供者會去觸及儲存有使用者訂閱資訊的「使用者識別裝置」(user identification device)，例如SIM卡、IC卡、快閃記憶體、記憶卡及CD光碟等使用者端裝置的元件，使用者訂閱資訊則包括使用者資訊、密碼、帳戶資料、訂閱內容細節及使用者裝置的系統資訊等。雖然349專利說明書除此之外就沒有任何關於以軟體或演算法為控制存取功能機制的描述，但地方法院仍認為所謂「使用者識別模組」就是一種硬體裝置，再由於349專利說明書記載這些SIM卡、IC卡等使用者端裝置的元件為「可讀取的電腦媒體或儲存媒體」(computer-readable media or storage device)，故地方法院認為「使用者識別模組」是種「可記載使用者訂閱資訊的硬體裝置」，從而不認同三星公司所主張349專利之「使用者識別模組」缺乏明確性的主張。
四、CAFC之見解
CAFC首先表示349專利是否為美國專利法第112條第(f)項之手段功能用語，係屬法律議題，故CAFC可就此重新審理
CAFC延續Williamson案(註5)就手段功能用語判斷的前例，重申判斷專利要件是否受到手段功能用語的限制，必須先處理熟悉該領域技術人員是否理解請求項的字詞具有足夠明確的含義作為結構的名稱；若請求項字詞缺乏足夠明確的含義，則美國專利法第112條第(f)項就會適用，即為手段功能用語。若請求項限制要件採用「手段」(means)一詞時，將推定美國專利法第112條(f)項有所適用。另若請求項用語缺少「手段」一詞時，則推定未適用該規定，但若能證明請求項用語未記載足夠明確的結構，或者記載功能沒有記載足夠執行該功能的結構的情況下，不適用美國專利法第112條(f)項的推定可以被推翻(註6)。
CAFC表示349專利要件「使用者識別模組」並未採用「means」一詞，故可先推定不適用美國專利法第112條(f)項規定；然而，所謂「模組」一詞是常見用來替換「手段」的「創新詞語」(nonce word)，故光只有「模組」一詞，並未能提供任何結構的指引。此外，該要件字首的「使用者識別」僅是描述「模組」的功能，意即識別使用者，亦非表示結構。更何況，滂沱科技也未能指出任何349專利的請求項文字曾提供任何可用於實現被設置為控制存取之功能的結構，故CAFC認為請求項文字並未提出任何結構來實現「使用者識別模組」的功能。CAFC還指出兩造並未爭執「使用者識別模組」有何非一般已知義涵，以及可被熟悉該領域技術人員所通常認知的特定結構，而349專利說明書也未多有敘述，甚且349專利說明書至多僅提到「使用者識別裝置」，根本未提及「使用者識別模組」。因此，CAFC認為「使用者識別模組」為手段功能用語，而有美國專利法第112條(f)項之適用。
滂沱科技雖爭執349專利在申請歷程中曾將原先專利要件「a user identification module for accessing」，修改為「a user identification module configured to control access of」，意即將「module for」置換為「module configured to」，想要防止「使用者識別模組」被認定為手段功能用語。尤其美國專利商標局為了因應CAFC在Williamson案的闡述標準，亦在專利審查程序手冊 (the Manual of Patent Examining Procedure，下稱MPEP)例示可能適用美國專利法第112條(f)項的非結構一般性代用語(non-structural generic placeholders)：「機制用以(mechanism for)」，「模組用以(module for)」，「裝置用以(device for)」，「單元用以(unit for)」，「組件用以(component for)」，「元件用以(element for)」，「構件用以(member for)」，「設備用以(apparatus for)」，「機器用以(machine for)』或「系統用以(system for)」(註7)。然而，CAFC認為縱使滂沱科技將專利請求項文字修改為「module configured to」，但這仍未對該要件提供任何結構，故而仍為手段功能用語。
此外，CAFC對於明確性的審查是先判斷該手段功能請求項要件的功能為何，然後再檢視專利說明書是否揭示任何有關該功能之結構。如若該功能是指涉一般電腦或微處理器均具有者，則專利說明書必須揭示電腦可執行而可完成該能的演算法，否則該請求項要件即屬不明確。
CAFC指出兩造並不爭執地方法院對於「使用者識別模組」的功能解釋，即是要針對使用者的訂閱而控制存取一個或多個應用軟體封包，而CAFC也認同該解釋。地方法院雖然認為349專利說明書揭示「可讀取的電腦媒體或儲存媒體」，即可作為該功能的結構實施例；然而，CAFC認為地方法院對此部分的認定並不正確，理由是所謂「可讀取電腦媒體或儲存媒體」仍僅是等同於一般電腦的功能，並未有其他功效或結構助益，無法連結到如何控制存取軟體封包。CAFC進一步表示，就「針對使用者的訂閱而控制存取一個或多個應用軟體封包」之功能，對349專利說明書明確性的要求並不僅是揭示一般電腦功能而已，還必須要涉及特別的程式或演算法(註8)。CAFC指出滂沱科技在審理期間曾表示「使用者識別模組」的建置需要透過軟體演算法，且349專利之發明人也同意有些開源程式碼可用應用於建立「使用者識別模組」，故349專利說明書若僅是描述一般電腦功能並不足夠，仍缺乏對可執行控制存取功能演算法之說明。CAFC於本案開庭審理時曾請滂沱科技說明349專利是否揭示任何涉及此功能的演算法，但滂沱科技無法回應此問題。是以，CAFC認為349專利說明書未提供任何可執行此控制存取功能的演算法，「使用者識別模組」缺乏足夠結構，並判定349專利缺乏明確性。
五、結論
關於美國專利法第112條(f)項之手段功能用語的判斷，請求項要件若不具備「means」一詞雖可推定為非手段功能用語，但仍可舉證推翻；美國專利商標局之MPEP即例示許多出現在請求項中非「means」的語詞，仍會類似「means」而為非結構用語的代用詞。許多專利申請人雖然在申請軟體專利時規避「means」及其他MPEP所例示用詞，但CAFC延續Williamson案的標準，仍係以熟習該技術領域人員是否理解請求項字句有足夠明確的涵義作為結構的名稱為標準來進行審查。專利請求項文字使用如「module for」，或本案349專利之「module configured to」等用語，但若請求項未有其他結構的指引或僅描述功能者，還是可能被認定為手段功能用語。對此類軟體專利之手段功能用語，專利說明書就必須揭示相關的演算法，若說明書僅是描述一般電腦或處理器均具有之功能，即會被認為欠缺明確性而不具專利效力。
我國現行專利審查基準第二篇發明專利實體審查之第十二章電腦軟體相關發明記載：「若是執行特殊運算，則說明書所揭露的對應結構不應僅僅為一般用途電腦或是微處理器，而必須包含能達成該功能的特殊演算法，且該演算法必須在說明書充分揭露，演算法可以用任何可理解的方式表現，例如流程圖、敘述文句、數學運算式、或其他可提供充分結構的方式，但不必列出演算法的程式碼或非常詳細的細節。」對於非屬一般性功能之手段功能用語，同樣就必須在說明書介紹相關演算法。因此，在軟體專利撰寫實務上或許不可避免會使用到「模組」等語詞，但涉及非一般電腦會有的儲存、傳輸之功能手段時，仍應盡可能在說明書多作說明，以避免說明書不明確、未充分揭露等問題。
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