一、前言
根據《保護工業產權巴黎公約(以下簡稱巴黎公約)》第四條所規定的內容(註1),技術擁有者在不同國家間申請專利時,一般而言,自首個國家的專利申請日(以下簡稱優先權日)起12個月內(若為保護物品外觀之設計專利,則為6個月內),能享有國際優先權,使得申請人在不同國家提出申請的專利,其專利要件(註2)之審查得以優先權日為準。
優先權之目的是在一定時間內保護專利申請人在努力為他的發明獲取國際保護時的利益,從而減輕專利法律的地域性所帶來的負面結果,亦可將優先權想成是給予申請人在不同國家間提申時,文件準備或翻譯的寬限期。
本文將以基因編輯技術CRISPR/Cas9的其中一位發明者張鋒在歐洲申請之專利案為例,說明該團隊在運用優先權時遭遇了哪些問題,並提供讀者歐洲專利局上訴委員會對於此類問題的見解與判決結果,作為未來申請歐洲專利時的參考。
從1970年代開始,大量的研究資源便投入了基因工程的領域當中,然而,在人體內多達30億個DNA鹼基對中要進行基因編輯是一項非常複雜的工程,因此過去幾十年來一直未能有效率地將改造好的基因序列正確地送到目標位置。直到2012年,一項名為「常間回文重複序列叢集與其核酸酶」(CRISPR/Cas9)的技術讓基因編輯開始變得容易上手。
CRISPR/Cas9最初是由現職為德國馬克斯‧普朗克傳染病生物學研究所(Max Planck Institute for Infection Biology)所長的Emmanuelle Charpentier(以下簡稱Charpentier),與美國加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)分子暨細胞生物學系教授Jennifer Doudna(以下簡稱Doudna)共同提出將其應用於基因編輯上。
2013年,來自美國哈佛-麻省理工學院博德研究所(Broad Institute of MIT and Harvard)的華人研究員張鋒,對CRISPR/Cas9系統進行改良,率先於哺乳類及人類細胞成功進行基因編輯,更設計出能同時編輯多項基因的實驗方法,大幅放寬CRISPR/Cas9系統未來的應用範圍。
若說CRISPR/Cas9技術使基因工程開啟了一個新世代一點也不為過,去(2020)年10月,Doudna與Charpentier獲得了諾貝爾化學獎的肯定,也打破原先外界普遍認為諾貝爾獎應會頒給與新冠病毒(COVID-19)之相關研究的想法。
二、CRISPR/Cas9美國專利戰
儘管今年諾貝爾化學獎的殊榮是由Doudna與Charpentier所獲得,但第一個取得此技術之專利的卻是張鋒所領導的博德研究所團隊。在這項技術的美國專利戰中,有趣的是,Doudna團隊不管是在發明日或申請日皆是早於張鋒團隊,但為什麼在美國會是由張鋒團隊率先取得專利核准呢?
首先,Doudna團隊最早是在2012年5月,將「利用CRISPR-Cas9系統編輯基因的技術(適用於體外、活植物、動物和人體細胞的較大範圍)」向美國專利商標局(以下簡稱USPTO)提出臨時申請案(61/652,086)並取得申請日;接著,張鋒團隊在2012年12月以「在真核細胞中應用CRISPR-Cas9系統編輯基因的技術(僅適用於真核細胞的較小範圍)」向USPTO提出臨時申請案(61/736,527)並取得申請日。
2013年3月Doudna團隊基於上述美國臨時申請案(61/652,086)及後續申請的其它3件美國臨時申請案向USPTO提出正式申請案(US 13/842,859);張鋒團隊則隨後於2013年10月基於上述美國臨時申請案(61/736,527)及其它4件美國臨時申請案向USPTO提出正式申請案(US 14/054,414)並同時申請了加速審查(註3)。
在CRISPR/Cas9技術的美國案例中,張鋒團隊之所以能先取得核准的原因在於他們利用了美國專利審查上的加速審查制度,使得其正式申請案提出的半年後(2014年4月)就獲得USPTO發證授予專利權US 8697359 B1。相較之下,Doudna團隊的專利同時間卻仍在USPTO審查中。
後來,雖然Doudna團隊以修正後之請求項與張鋒團隊的專利權案US 8697359 B1存在有專利衝突為由,向美國專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board,以下簡稱PTAB)提出專利衝突程序,但由於張鋒團隊的專利權案(US 8697359 B1)已先被核准,因此PTAB在2017年2月判定其與Doudna團隊的正式申請案(US 13/842,859)並不存在衝突(no interference in fact),且認為張鋒團隊之發明並非Doudna團隊之發明的簡單擴展延伸或改良者,因此二案的研究發明並未重覆。
儘管Doudna團隊進一步在2017年7月向美國聯邦上訴巡迴法院(US Court of Appeal for the Federal Circuit,以下簡稱CAFC)提起上訴,但CAFC於2018年9月最終認定PTAB的判定係有充分的證據支持且適用於相關法律標準,因此判決維持PTAB的判定,使得張鋒團隊所獲准之美國專利權更加地被確立。
三、張鋒歐洲專利的滑鐵盧
戰場轉移到歐洲,張鋒團隊雖然早早於2015年2月取得歐洲專利權(EP 2771468 B1),卻在獲准專利後的9個月異議期間,被多方人士提出異議(註4),其中包括由另一位諾貝爾獎得主 Charpentier所創立之生技公司CRISPR Therapeutics AG,最後更導致專利被歐洲專利局(European Patent Office,以下簡稱EPO)撤銷的命運。
張鋒團隊的歐洲專利之所以被撤銷,實際上與國際優先權的認定有相當大的關係。首先,張鋒團隊在2012年12月向USPTO提出臨時申請案(61/736,527)後,於2013年12月(12個月內)以包括上述臨時案(61/736,527)的共12件美國臨時申請案作為優先權基礎案提出PCT國際申請案(PCT/US2013/074819),接著再於2014年5月申請進入歐洲地區階段。
本案被提出異議的最大問題在於,張鋒團隊最早的2個優先權基礎案(簡稱P1、P2)是在現行美國發明法(Leahy-Smith American Invents Act,AIA)生效日(2013年3月16日)之前提出申請,根據AIA生效前的專利舊法,美國臨時案之發明人等同於申請人。然而,張鋒團隊P1、P2之申請人與其後來提出之國際/歐洲申請案的申請人並不一致。
更詳細地來說,P1、P2之申請人共有8位,其中前7位是哈佛大學、麻省理工學院或博德研究所的職員或學生,而第8位是任職於洛克菲勒大學(Rockefeller University)的Luciano Marraffini博士。檢視張鋒團隊之國際/歐洲申請案,發明人部分並未列出Luciano Marraffini,並且申請人部分亦未列出洛克菲勒大學。
由於張鋒團隊與Luciano Marraffini或洛克菲勒大學之間並沒有簽署任何優先權轉讓文件,因此,包含CRISPR Therapeutics AG公司的異議人士主張張鋒團隊不得以美國臨時案P1、P2主張優先權。而當P1、P2的優先權不被認可時,則有二件在P1、P2優先權日之後而在正式申請日之前公開的論文會變成有效前案,進而造成張鋒團隊之歐洲專利因不符合新穎性要件,因此EPO異議小組(Opposition Division)於2018年1月17日決議撤銷張鋒團隊的歐洲專利。
四、上訴爭點:是否應由EPO來評估優先權的有效性?
2018年3月,張鋒團隊決定對EPO異議小組的判決向EPO上訴委員會(European Patent Office Board of Appeal)提起訴願,他們認為 EPO 對優先權的處理方法是不正確的,並在訴願的文件中以三個問題的形式提出了自己的論點,需要上訴委員會來回答。
第一,是否應由EPO來評估優先權的有效性?第二,該如何解釋歐洲專利公約(European Patent Convention,以下簡稱EPC)第87條中的「任何人」一詞?第三,是否應由國家法律(在本例中為美國法律)來裁決EPC第87條中「已適當提交」的「任何人」?
在分析上述三個問題之前,讀者須先了解,EPC第87條第1項(註5)的規定(簡易中譯)如下:「任何人(或其繼承人)於(a)巴黎公約締約國或(b)世界貿易組織(WTO)會員國提出專利、實用新型或實用證書之申請,得就相同發明提出歐洲專利時享有自第一次申請日起12個月的優先權。」
針對第一個問題,張鋒團隊指出,優先權是一種財產權,而EPO並沒有權力評估優先權的合法權利(legal entitlement),此應是各國家之國內法院所管轄的事項。並且,若一項財產權由非持有者所提出的所有權問題,會導致該財產本身被破壞,這在財產法中是前所未聞的事。若依照張鋒團隊的上述論點,便會導致優先權的爭議僅能由該專利的合法所有權人來提出質疑,而無法由不具所有權的第三者提出。
張鋒團隊進一步表示,根據EPC第87條第1項、第88條(註6),以及EPC細則第52條(註7)和第53條(註8)已經列出了一份詳細的清單要求欲主張優先權的歐洲專利申請人須做哪些事項,而這些規定已確保了在優先權案(前案)申請人及主張優先權案(後案)的申請人之間必須存在所需的「聯繫」。再者,上述這些規定並不要求提供專利申請人主張優先權之權利的證明,亦不包含評估優先權的所有權。
張鋒團隊接著爭辯,EPO應該只需確保主張優先權時能滿足EPC細則第52條和第53條的形式要求,並且不應引入其他額外的形式要求,如:「申請人身份(identity of applicants)」或「相同申請人(same applicants)」,用來對優先權的所有權進行評估,因為對「相同申請人」的評估並不能確保優先權後申請案的申請人真的能持有主張先申請案優先權的權利。
張鋒團隊還注意到,EPO上訴委員會除了2007年5月8日的T 0788/05號判決(註9)中有做出「相同申請人」的簡短解釋外,其餘EPO上訴委員會的任何決定和法律評論中都沒有給出進行這種評估的理由或理由。儘管是EPC的起草文件(Travaux Preparatoires)也沒有記載關於主張優先權之權力的評估,可推論EPC的立法者未曾考慮採用「相同申請人」的形式要求。
就第一個問題的回應,上訴委員會並不同意張鋒團隊的立場。上訴委員會認為,EPC已明確地要求了EPO必須針對優先權中「誰」的議題進行審查。雖然,EPC第87條第1項並未要求已提出專利申請的「任何人」實際上必須具有合法的權利,但這也僅僅是因為他們已經這麼做了。
上訴委員會也提到,EPO對EPC第87條的解釋方式確實代表著非專利所有者提出的所有權問題是可用於破壞專利財產權,即形式要求的未被滿足就可能會導致優先權的喪失。上訴委員會指出,正如同EPC規定了獲得專利的許多正式要求,例如支付官方費用,執行某些訴訟的時限…等,若申請人未履行EPC的正式要求就會導致專利本身消滅或失去專利申請的權利。在本案中,張鋒團隊以不符合EPO公認慣例的方式選擇了指定的申請人,而上訴委員會並沒有義務協助修補這類錯誤、遺漏或故意的行為。
更進一步而言,上訴委員會在檢視EPC第88條和EPC細則第52條和第53條時,並沒有看到能無視EPC第87條中對「任何人」形式要求的依據,這些規定均不能免除EPO正式評估主張優先權之「任何人」的義務。儘管因優先權申請時,在特定時間內具有非公開性質,因此可推論主張優先權的申請人與後續申請案之間必然存在某種「聯繫」,但這種「聯繫」並不是能無視EPC第87條第1項中要求的依據。
另外,根據EPC第54條第3項(註10)所規定,EPO之新穎性審查是以申請案之申請日及公開日為準,若該申請案有主張優先權,則以該優先權日取代其申請日來審查新穎性。因此,EPO在審查上必須先評估所主張之優先權是否有效,才可進一步審查發明的新穎性。
至於如何評估優先權的有效性,EPO的做法僅是要求提供證據,以證明優先權的繼承人實際上是與原申請案的所有人或繼承人相同,並不會對優先權的財產法律權利進行任何實質性評估。因此,EPO得以執行審查優先權的有效性是充分具有法律基礎。
五、上訴爭點:該如何解釋「任何人」一詞?
針對第二個問題,張鋒團隊認為,根據《巴黎公約》第4條(和EPC第87條)中的「任何人」必須解釋為是指「任何已適當提交優先權申請的人(或其繼承人)」都可以有效地主張優先權。當第一申請案(即優先權基礎案)為共同/多個申請人時, EPC第87條所規定之「任何人」一詞應解釋成「共同申請人中的任一位或部分人士」才會符合《巴黎公約》的目的和宗旨。然而,EPO的要求是,所有正式提交優先權案申請的人(或其繼承人)也必須同時主張優先權,這儼然是一項違反《巴黎公約》的要求。退一步而言,即使提出優先權案申請的所有申請人構成一個法律上的「整體」,也必須允許所有申請人能「各自單獨」行使優先權。
張鋒團隊並不是想推翻現行或過往EPO的實務做法,即要求優先權案申請者與後續案申請者之間必須相同,此做法常被稱為「所有申請人(same applicants)」、「相同申請人(same applicants)」或「申請人身份(identity of applicants)」方法。他們是希望上訴委員會能將過往的實務慣例改變為,在多個優先權案申請人中,其中一位、部分或全部皆可以成為後續申請案的申請人。
張鋒團隊還指出,「任何人」中「任何」的一般來說含義並不是「全部」的意思,若從EPC的原文(有英文、法文及德文)來看,「jedermann」、「celui qui」以及「any person」這3個詞彙,都具有相對開放的意思,而在《巴黎公約》中也使用了同樣開放的字詞。
同時,張鋒團隊也舉出由判例T 0788/05號的判決結果並不能為EPO異議小組堅持使用「所有申請人」方法提供足夠的基礎。他們認為申請人的身分議題在判例T 0788/05號中幾乎是被輕描淡寫地帶過,且「所有申請人」的方法可說是毫無理由地被接受。該判決既沒有考慮到優先權制度的目的與宗旨,也沒有隻字片語提到《巴黎公約》。而往後許多的國家判例或EPO判例也僅是採用了T 0788/05的結論,卻沒有提出採納的理由,因此可以說「所有申請人」的方法從未真正被檢視過其優點。
張鋒團隊進一步參考近期的英國判例Accord Healthcare–v-Research Corporation Technologies [2017] EWHC 2711(Ch),以及聯邦專利法院裁定的Riendeau–v- Zehnder Group International AG判例。上述判例皆顯示支持「所有申請人」的方法並不正確,也與張鋒團隊的說法不謀而合,即「所有申請人」的方法所導致財產所有權的爭議會摧毀財產本身是違背《巴黎公約》的目的和宗旨。
不過,張鋒團隊也說,依據過去EPO的其他判例,發現EPO在處理優先權方面議題具有一定的彈性,他們舉例說明了優先權的轉讓(所有權的繼承人)和優先權未用盡(可以對一項以上的歐洲專利申請進行有效主張;請參見第T 0015/01號決定),以及多個部分優先權可以轉讓(見2018年6月5日的T 0969/14號決定)…等。如果過去,對於不同優先權議題的幾項判定是可以被鬆綁的,則本案亦沒有理由不能與前案一樣被調整。
張鋒團隊還指出,所有支持「所有申請人」方法的EPO判例都與「內部」優先權要求有關:即優先權前案與後案之申請都是發生在歐洲。在專利合作條約(Patent Cooperation Treaty,以下簡稱PCT)第8條(註11)第2款b項規定的「內部」優先權情況下,出現了「所有申請人」的方法,其依據是EPC第60條第3款(註12),其中優先權案的所有申請人均被視為擁有整個申請。然而,本案實屬PCT第8條第2款(a)項中的「外部」優先權之一,其中的優先權權力僅是依據《巴黎公約》的規定,因此無需考慮「內部」優先權的因素。
就第二個問題的回應,上訴委員會首先認為,針對不同語言的詞彙來探討是沒有幫助的做法,更應該著眼於《巴黎公約》原本的目的與宗旨,以及考量更廣泛的公共政策,才能有意義地解釋「任何人」。
然而,上訴委員會表示,《巴黎公約》訂定的目的和宗旨並不能形成能圖利某些人的基礎,進而損害了最初提出專利申請的所有人的利益;同時,也不能構成豁免某些人必須符合任何正式規定的基礎。實際上,EPC第87條所規定之「任何人」應該是透過他們最初執行的動作(即提交申請)來定義的。因此,如果一群人共同決定執行某種法律程序,則他們已決定為某一特定目的團結一致,這即意味著「任何人」就是這個團體。
因此,上訴委員會進一步指出,對於《巴黎公約》之目的與宗旨的考慮並不是能左右委員會是否採用張鋒團隊對「任何人」之解釋的因素。並且,因委員會認為,如果複數個人共同執行了一個相同的申請行為,那麼這就意味著該組人馬應被視為一個統一的團體,使委員會更偏向不採用張鋒團隊的解釋。
毫無疑問地,目前為止歐洲專利局或國家法庭都沒有明確的判例法是採用張鋒團隊對「任何人」的解釋。另外,上訴委員會也認為當前的實務判決是具有相當合理的基礎,而該基礎是源自於解釋法律文本的一種常規方法。
因此,既然所有國際專利制度的使用者皆會面臨著一種既定的慣例,那麼持續地應用這種慣例就可以看作是一種被確立的法律面向。通常,由於改變國際上的慣例可能具有破壞性作用,因此推翻長期建立的判例法和慣例的標準會相當高。上訴委員會注意到,自1883年以來《巴黎公約》的優先權規定基本上從未發生變化,因此張鋒團隊所想改變的是100多年來一貫的判例與慣例,且這些判例和慣例更是採用了他們認為不正確的「所有申請人」方法,這些是必須考慮的阻礙。
至於由張鋒團隊舉證的相關判例,上訴委員會也提出了以下看法:至今幾乎很少有案件涉及申請人的議題,而且這些案件要不是非常久遠(從本世紀的前30年開始),或者非常近期(過往的十五年左右)。因此,看起來似乎已經有約70多年的時間沒有任何法院被要求需解決這個問題,也就代表著「所有申請人」的方法通常對一般申請人而言並不是不合理的負擔。並且,上述判例的另一個顯著的共同特徵是,這些審理的法院幾乎沒有任何爭議地就採用了「所有申請人」的方法,而原因應該就是在T 0788/05號決定的第2點第二段中,其中摘錄如下:「EPC第87條第(1)款中的『一個人』一詞……表示『第一個申請』的申請人...以及隨後主張優先權之申請案的申請人必須相同。申請人的身份必須是源於優先權案是申請人權利的一部分。」
因此,儘管上訴委員會可以繼續對張鋒團隊的「一個或多個申請人」的方法進行論證,但在上訴委員會可以確定的範圍內,可以對「所有申請人」方法提出更強的論據,並且可以應用「所有申請人」方法,至少從20世紀初期開始,由EPC的當前成員國以及EPO自成立以來的各個國家無一例外。上訴委員會還發現,這種做法可以被認為是具有合理的基礎,因為它是基於對有關法律文本的合理解釋。鑑於這些考慮,委員會認為EPC第87條中的「任何人」應被解釋成「所有申請人」(或其職權繼承人)。此外,上訴委員會也指出,若允許每一個先申請案的共同申請人單獨或與其他共同申請人以不同的組合,申請後續申請案並主張優先權,將導致授予多重專利的風險增加及相同內容的訴訟程序倍增,而不利於公眾。
六、上訴爭點:是否應由國家法律裁決「任何人」之定義?
針對第三個問題,張鋒團隊指出,EPC第87條中所謂的「已提出申請的任何人」應根據提出第一申請案的所在國家的「國家法律」來解釋,在本案中則應適用美國法律解釋。
張鋒團隊之所以提出這個論點,是因為美國之臨時案(註13)的申請是可以包含數項發明,以及提供對其中某些發明作出了貢獻的發明人名單,因此在發明人名單中,可能有些人是對某些發明並沒有貢獻,直到後續各種發明分別提出正式案的時候,這些實際發明人才會與其發明關聯在一起。
另外,張鋒團隊進一步指出,美國臨時申請還具有幾個特殊的特徵:第一、它們不需要主張任何專利範圍(Claim);第二、它們從未被檢查過;第三、它們不會被授予任何權利;第四、其唯一目的是獲得申請日期;第五、它們可能包含多項發明;第六、他們無需命名發明人或申請人。
張鋒團隊認為,根據上述最後一個特徵,代表EPO僅僅比較前案(美國臨時案)與後案(歐洲申請案)所列出之人員的方法並不適當。EPO必須以美國臨時案之規定的邏輯來思考,才能真正評估有資格成為申請人的人。張鋒團隊舉例,EPO異議小組於上訴裁決中就從未解決以下爭議點:美國臨時案是可以在不指定任何申請人的情況下提交申請,卻仍可被賦予一個申請日期。
上訴委員會也對第三個問題做出回應,他們首先注意到美國是《巴黎公約》的締約國,而在美國憲法第六條第2款(註14)規定:「本憲法以及根據該憲法制定的美國法律;根據美國當局製定的所有條約,或應根據美國當局製定的所有條約,是該國的最高法律;以及法官,即使在任何國家,任何國家的憲法或法律中的任何規定都應受其約束。」
當我們解讀《巴黎公約》第4A條第1款與第2款(與精神基本上相同的EPC第87條第1款和第2款)時,實際上並未提及專利申請的「發明人」或「申請人」,其真正的重點在於「誰」已經執行了提交專利申請的這項行為,並且這是在提出申請之日就立即確定的事實。
因此,《巴黎公約》是美國法律的組成部分,並且決定了「任何人」是誰,而且這一決定是純粹的形式決定。它並不要求「任何人」實際上具有合法的提出申請的權利,而僅僅是他們曾經提出了申請。因此,《巴黎公約》和EPC為主張優先權的人提供了獨立的定義,而兩項條約均是透過申請人曾經做過的動作來定義其是否符合可以主張優先權的資格。
對於張鋒團隊的舉證,美國的臨時申請具有某些特殊特徵,其中之一是無需指定發明人或其他申請人,但卻能夠獲得申請日期。張鋒團隊認為若EPO接受美國臨時申請案可作為主張優先權的基礎案,則EPO比較兩者姓名清單的方法是不正確的方式。不過,關於這點上訴委員會也提出了對應的事證,即沒有指定任何發明人/申請人的美國臨時申請是無法確定申請日期的,除非在特定時限內補正指定發明人/申請人。因此,張鋒團隊的此一論點是沒有立足點的。
另外,國際上「國民待遇」的原則是,一國對待外國人的方式與對待其本國國民的方式相同。在EPC中,這意味著來自非成員國的申請人和專利權人與來自成員國的申請人和專利權人的待遇相同。然而,張鋒團隊卻誤認為「國民待遇」的原則要求EPO對待非成員國的申請人和專利權人時,需如同他們的母國(美國)對待他們一樣,上訴委員會指出這是一種錯誤的認知。
因此,上訴委員會總結,《巴黎公約》應屬於美國「國家最高法」的一部分,因此儘管在美國,決定「任何人」一詞解釋的「國家法律」就是《巴黎公約》,而就如第二個問題之論述,根據《巴黎公約》之目的與宗旨,EPC第87條中的「任何人」應被解釋成「所有申請人」。
2020年1月,上訴委員會駁回了張鋒團隊的上訴,維持EPO異議小組的判決,進而確認了該專利被撤銷,並在同年11月16日公佈了書面判決。在判決中提到,由於優先權問題的判例法已經確立,EPO不應偏離這一點,所有申請人都必須在初始申請和後續申請中都列出,才能享有優先權。
七、結語
對於CRISPR/Cas9的技術來說,張鋒團隊在歐洲專利戰的失利,代表著未來歐洲生技公司在開發新的基因編輯技術時,不再被相關專利所限制,商業化應相較容易,甚至可促進相關產業的發展。
不過,從歐洲的專利判例來看,先不論當初張鋒團隊之所以沒有列出Luciano Marraffini或洛克菲勒大學的原因為何,他們錯失歐洲專利權的原因並非其技術本身不符合實質專利要件,而僅是因格式上的「形式要件」不符規定,就間接造成了商業上的巨大損失,更不提上訴過程的訴訟費亦是一筆可觀的數目。
因此,若發明人欲在各國進行專利佈局,務必要小心各國間專利制度的差異;在找尋專利事務所代辦專利申請事務時,亦要選擇熟稔各國專利制度且實務經驗豐富者,以避免因形式上的細節問題而失去原本可得之專利權。
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