許瑾虹、張心瑜
(承上期)
| |
(三)
|
中國大陸商標法第44條第1款前段「以其他不正當手段取得註冊之商標」為其有別於其他各國商標法律之規範，以下擬討論其適用情形：
|
| |
|
1.
|
在審查及審理標準(註12)中列舉了以下三種適用本款之情況：
|
| |
|
|
(1)
|
系爭商標申請人申請註冊多件商標，且與他人具有較強顯著性的商標構成相同或者近似的。
|
| |
|
|
(2)
|
系爭商標申請註冊多件商標，且與他人字號、企業名稱、社會組織及其他機構名稱、包裝、裝潢等構成相同或者近似的。
|
| |
|
|
(3)
|
系爭商標申請人申請註冊大量商標，且明顯缺乏真實使用意圖。
|
| |
|
2.
|
在前述第(1)種情形中所指之「較強顯著性」主要是指商標的固有顯著性，如臆造的或具有獨創性的商標，因為在此情況下，他人難以憑空想像而稱是偶同，自然難脫仿襲意圖；再者，第(2)種情形是指其他法律明確規定應予保護的在先權利或利益；第(3)種情形就是指典型的商標囤積行為，明顯超出正常的商業經營需要，所謂的「其他不正當手段」可能是指上述某一種情形或者綜合上述多種情形。
|
| |
|
3.
|
此條款的實務上爭議主要聚焦於以下兩點：(1)此條款規範於「註冊商標的無效宣告」章節，因此，此款是否可適用於尚未獲准註冊的異議和不予註冊複審程序？(2)此條款與第32條後段能否並用？本文分別論述如下：
|
| |
|
|
(1)
|
就商標法第44條第1款規定而言，條款中所指之「其他不正當手段」指的是相較於第13條、第15條、第32條以外，具有擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當占用公用資源或者以其他方式謀取不正當利益之註冊行為，可見相較於其他條款是對特定主體在先權利或在先權利的保護，第44條第1款此條款所指的「其他」不正當手段，顯然是偏向公益性質，主要是避免傷害不特定大多數主體的利益，如商標申請人批次批量搶註他人商標，不僅傷害了該真正權利人之權益，此種行為更會危害到商標註冊秩序，倘若此種商標在市場上流通，也會使消費者陷於交易陷阱中，不利整體商業發展。然此條款在實務適用上一直存在一疑慮，即商標法第44條第1款規範於「註冊商標的無效宣告」章節，依照法條體系，若欲以此條款主張權利，必須是在商標正式取得註冊後，然商標搶註不僅僅是在註冊後才會發生，倘若在註冊前即有此種情形存在，在商標授權階段是否亦得適用此條款？此爭議存在於實務已久，且商標局、商標評審委員會甚至後續的司法審查的見解也迭有反覆，早期中國大陸實務上是將此條款以「類推適用」的方式適用於異議程序，但在北京市高級人民法院(2013)高行終字第105號行政判決中，法院又指出此條款之適用範圍僅限於「已經註冊的商標」，將其適用於異議程序，與行政職權法定原則衝突。因此，在之後的一段時間，商標評審委員會又被迫轉而使用其他條款，甚至無適切法條可用，導致只能核准有疑慮之商標註冊。直到北京市高級人民法院(2015)高行(知)終字第659號行政判決做成後，此一問題似得到解決，在該判決中，法院認為此條款的立法精神在於貫徹公序良俗原則，維護良好的商標註冊、管理秩序。倘若此條款僅能適用於已經註冊商標之撤銷程序，而不適用申請商標申請審查及核准程序，待到商標註冊程序完成後，再啟動撤銷程序予以規制，顯然不利於及時制止此種不正當註冊行為，對商標註冊人而言，也會使其權利得而復失，影響商標註冊制度的穩定性。因此，針對此問題，中國大陸商標審查實務已傾向認為商標法第44條第1款不僅可適用於無效宣告案件，在商標申請階段(含申請審查、異議)，皆可適用此條款，此實務走向十分值得注意。
|
| |
|
|
(2)
|
至於此條款與商標法第32條後段之競合問題，如前所述，商標法第44條第1款主要是防止關於損害私益的商標法相應條款以外的不正當註冊問題，而商標法第32條後段則是在審查是否有危害他人已經在先使用並具有一定影響之不當註冊事由，二者之立法意旨有一定差異，然若證據充分並且是於在先權利人或利害關係人可以主張相對理由之期限內，此二條款也確實有併同主張之可能。
|
| |
|
4.
|
本文試以下列三個案例，讓讀者更加熟悉中國大陸商標法第44條第1款之適用情境。
|
| |
|
|
(1)
|
「蠟筆小新」案 (註13)
| i |
兩造商標 |
| |
 |
| ii |
案情背景說明 |
| |
本案原為「爭議」案(即現行無效宣告案)，系爭商標申請人為「廣州市誠益眼鏡公司」(下稱「誠益公司」)，後轉讓予江蘇蠟筆小新服飾有限公司(下稱「小新服飾」)，爭議申請人是日本國株式會社雙葉社(下稱「雙葉社」)，雙葉社乃獲得「蠟筆小新」作者臼井儀人授權，獲得蠟筆小新出版權及出版權以外的著作權及商品化權，並且是「蠟筆小新」文字及商標權和著作權的合法權利人，本案案經商標評審委員會(現為國家知識產權局)審理，裁定系爭商標之註冊予以撤銷。小新服飾不服，向北京第一中級人民法院(下稱「一中院」)起訴，並獲得維持原裁定之判決，小新服飾再向一中院提起上訴。 |
| iii |
本件判決主文及判決要旨 |
| |
本案經一中院審理並指出：「蠟筆小新」在系爭商標申請日前，已在日本、中國香港、台灣地區廣泛發行和播放，具有較高知名度，而「蠟筆小新」卡通人物形象設計可愛，獨創性及顯著性較強，為廣大公眾所熟知，並深受相關公眾的喜愛，而系爭商標前手地處廣州，但毗鄰香港，兩地經濟貿易文化交流頻繁，理應知曉「蠟筆小新」的知名度，申請人前手(即誠益公司)以「蠟筆小新」申請註冊，顯然是出於惡意，加上誠益公司曾經及現在持有的商標檔案資料顯示，誠益公司具有批量性、大規模註冊他人商標之行為，有違誠信原則，擾亂了商標註冊管理秩序及公共秩序，損害了公共利益，屬於「以其他不正當手段取得註冊」之情形，維持原審判決。 |
|
| |
|
|
(2)
|
「TOYSRUS」案(註14)
| i |
兩造商標 |
| |
 |
| ii |
案情背景說明 |
| |
此案例原為異議案，異議人為吉歐菲瑞有限公司，申請人(被異議人)為蘇州清柔紡織有限公司，異議人主要之異議理由是被異議人與異議人在先註冊之6860075號商標構成類似商品上之近似商標，且在系爭商標申請前，異議人的「TOYSRUS及圖」商標已經是在中國大陸註冊之馳名商標，被異議商標是對異議人已註冊馳名商標之複製及模仿，其註冊和使用容易誤導公眾，淡化異議人商標的馳名效應和顯著特徵，除馳名商標外，「TOYSRUS及圖」也是異議人在先使用並有及極高影響力之標識，致使異議人的利益受到損害，此外，異議人並主張「TOYSRUS及圖」是其享有在先著作權之標識，且主張被異議人有搶先註冊他人知名商標之慣例，以系爭商標違反商標法第7條、第10條第1款第8項、第13條第3款、第14條、第30條、第32條規定，提出異議，請求不予核准被異議商標之註冊。不予注册的决定認為，被異議商標「TOYSRUS」指定使用商品為第24類「墊子用罩、床單、棉毯」等，原異議人引證在先註冊的第6860075號「  」商標指定使用商品為第25類「服裝、鞋(腳上的穿著物)」等。原異議人引證上述商標文字設計獨特，具有較強的獨創性，且經過原異議人廣泛宣傳使用，該商標已具有一定影響，被異議商標與原異議人商標文字構成、設計風格及整體外觀基本相同。被異議商標在指定商品如予核准註冊易使消費者對商品來源產生混淆誤認，依據第10條第1款第7項規定，做出系爭商標不予註冊之處分。 |
| iii |
本件判決主文及判決要旨 |
| |
本案由被異議人提出不予註冊複審，經商標評審委員會(現為國家知識產權局)審理，認為原異議人之「TOYSRUS及圖」商標具有較強的獨創性，且原異議人提交的證據可以證明「TOYSRUS及圖」商標在系爭商標註冊申請日前，經宣傳使用在玩具、嬰幼兒用品領域已具有較高知名度，而被異議人應對該商標已知曉，嗣後以完全相同的系爭商標申請註冊實難謂巧合。同時，商標評審委員會也指出，被異議人除系爭商標外，尚在多個商品和服務類別上共申請註冊了70餘件商標，包括「name it」、「Lambs Ivy」、「weeagoamigo及圖」等眾多與國內外知名品牌相同或近似的商標，且被異議人並未對其註冊上述商標的意圖及商標設計來源做出合理解釋說明，因此被商標評審委員會認定被異議人主觀惡意明顯，是以謀取不正當利益的故意，擾亂正常的商標註冊管理秩序和公平有序的市場競爭秩序，以系爭商標違反商標法第44條第1項規定為由，決定系爭商標不予核准註冊。 |
|
| |
|
|
(3)
|
「1号店yhd.com」案(註15)
| i |
兩造商標 |
| |
 |
| ii |
案情背景說明 |
| |
本案為無效宣告案，系爭商標由廣州淘信互聯網科技有限公司提出申請，並指定使用於第41類之「家教服務、組織表演(演出)、流動圖書館」等服務，並獲准註冊。經無效宣告申請人即「新岡嶺有限公司」提出本件無效宣告案。無效宣告申請人稱「1号店」是其所獨創並使用、註冊，具有很強的顯著性，經過申請人的大量使用和廣泛宣傳，具有極高知名度，因此主張註冊人具有主觀惡意，違反誠實信用原則，是一種不正當競爭行為，請求依照商標法商標法第44條第1項規定，宣告系爭商標之註冊無效。 |
| iii |
本件判決主文及判決要旨 |
| |
本案經國家知識產權局(原商標評審委員會)審理，指出系爭商標與無效宣告申請人在先所有的「1号店yhd.com」、「1号店The Store」商標在呼叫、文字構成等方面相同或相近，且除系爭商標外，註冊人還先後在不同類別的商品或服務上申請註冊了90餘件商標，包過「微博搞笑排行榜」、「神廟逃亡」、「餓了嗎」、「應用寶」、「花唄」、「借唄」、「大眾點評」、「優步」、「滴滴出行」等眾多與他人知名品牌相同或近似的商標，且註冊人未能說明其註冊上述商標之意圖或設計來源做出合理解釋，因此，國家知識產權局認定註冊人的行為已經明顯超出正常的生產經營需要，具有借助他人知名品牌進行不正當競爭或者通過囤積買賣商標謀取非法利益的意圖，屬於商標法第44條第1項所指之「以其他不正當手段取得註冊」之情形，裁定宣告其註冊無效。 |
|
| |
|
|
(4)
|
小結
| 由此些案例可以發現，近期的商標審查實務無論是無效宣告案或者異議階段的案件，皆有適用商標法第44條第1項規定之現象，然透過這些案例之案情可知，要適用此條款之情形大部分屬於據爭商標之識別性較高，他人難以洗脫仿襲惡意，且在商標申請人另有大批量搶註他人商標、嚴重影響商標秩序之前提下，此條款之成立機會較大，在主張此種案件的時候，申請人應注意強調公益的重要性。 |
|
四、 結論
| |
本文僅透過兩岸商標案例，略整理近期實務上關於禁止搶註條款之適用爭議。針對台灣商標法對於「先使用」與「先註冊」商標之保護，各有其理論基礎與適用要件，當二造商標構成近似、商品或服務具同一或類似關係時，原則上以混淆誤認之虞規定即可達到保護先註冊商標之目的，惟若同時有先使用之事實，遭他人因特定關係知悉而意圖仿襲申請註冊，應仍有禁止搶註條款之適用。在司法院智慧財產法律座談會形成共識，復經智慧財產法院援引至108年度行商訴字第97號判決之後，商標權人及審查實務對於本條款「先使用」商標之適用對象應可有所依循。再者，台灣商標法第30條第1項第12款之立法宗旨僅強調保護真正權利人，似未以公益保護作為主要考量。在台灣欲透過搶註條款主張權利，倘若無法提出自己的先使用資料，恐難以成立；另一方面，若是台灣廠商之商標在中國大陸被搶註，欲在中國大陸主張權利，綜觀中國大陸商標法第13、15、32條等規定，同樣皆以要在中國大陸有先使用之事實為前提，此對台灣業者而言顯然較為困難，然若我方可在個案中呈現出該商標之註冊有違公益保護之事實，以該商標之申請或註冊恐有危害商標註冊秩序之虞，促使官方引用商標法第44條第1款，對台灣業者之保護可能會更為有利，此部分在未來實務之操作上應可多加留意。 |
※ 註釋 ※
|
12.
|
參見：商標審查及審理標準，最後瀏覽日期民國109年10月22日。
|
|
13.
|
北京市高級人民法院(2011)高行終字第1432號行政判決。
|
|
14.
|
商評字2017第78439號不予註冊複審決定。
|
|
15.
|
商評字2018第132246號無效宣告裁定。
|
-----------------------------------------------------------------------
以上內容僅為一般性之討論，非法律意見，不適用於具體事件。若有實際問題，請與我們聯繫。