洪子洵 律師
一、前言
美國專利訴訟實務上，被控侵權者對於專利權人之權利行使，除提出不構成專利侵權、專利有無效事由等抗辯外，主張專利有不能執行(unenforceability)之事由，亦屬常見的反制手段(註1)。此類抗辯是出於衡平法之考量，類型主要有三：一為專利濫用行為(patent misuse)、一為專利申請懈怠(prosecution laches)，以及本文將介紹、說明之申請人不正行為(inequitable conduct)(註2)。
專利權是否會因存在不正行為而無法實施，自申請專利時就會產生問題，主因在於專利申請程序中，申請人對美國專利商標局具有「公正(candor)」與「善意(good faith)」的義務，包含於申請專利時，應揭示所有與申請中專利之可專利性具有重要性之資訊(註3)，若申請人不遵守前述義務，將導致將來行使專利權時於訴訟中遭法院認定成立不正行為，而使整個專利不可執行，甚或可能致使相關專利一同被宣告不可執行(註4)，不可不慎。而美國實務上，若主張不正行為之抗辯，則須提出清楚且足以令人信服(clear and convincing)的證據證明以下二點：(1)錯誤陳述或遺漏具有實質重要性之資訊(material information)；(2)意圖隱瞞(intent to deceive)。而受到美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC)於2011年Therasense一案判決結果之影響，對於實質重要性之判斷，法院多採用較嚴格的｢若沒有｣標準(but-for materiality)(註5)。
又，依據美國發明法案(Leahy–Smith America Invents Act，下稱 AIA)第102(a)(1)關於新穎性之除外規定：｢專利之申請應被核准，除非該申請之發明已被核准專利、被描述於書面公開文件中、或公開實施、銷售，或以其他方式公開。｣(註6)，再加諸第102(b)(1)所賦予之優惠期1年之規定，即構成所謂的｢銷售阻卻(On-Sale Bar)｣原則，詳言之，若專利發明於申請日前超過一年以上的時間有銷售之情形，則不得再授予專利(註7)。是以，申請專利之發明是否有銷售阻卻之情形應是專利是否具有可專利性之重要資訊，依上述之揭露義務，申請人於申請時應予以揭示，否則可能構成不正行為。
近期CAFC於GS Cleantech Corporation v Adkins Energy LLC(下稱本案)中，維持地方法院認定本案專利權人對於本案所涉專利於申請過程中因對於發明存在銷售阻卻之情形，未盡揭露義務而成立不正行為，因此不可實施之判決結果，本文以下將就本案進行簡介與探討，藉以了解美國實務對於如何認定銷售阻卻及不正行為之構成的近期發展。
二、 GS Cleantech Corporation v Adkins Energy LLC案例介紹(註8)
(一) 案件背景
自2009年起本案原告GS Cleantech Corporation 以及Greenshift Corporation(下合稱Cleantech)即以其所有之石油回收系統的相關專利，對於多個對象提起專利訴訟，其中，即包含本案之被告Adkins Energy LLC(下稱Adkins)。本案爭執之專利包括美國專利號7,601,858(下稱'858專利)、8008516(下稱'516專利)、 8008517(下稱'517專利)及8283484(下稱'484專利)(下合稱系爭專利)，此四個專利說明書內容相同，皆與油料回收有關，大體而言，系爭專利揭示了一種「自乾磨乙醇工廠之副產物(即稀廢醪)回收油(the recovery of oil from a dry mill ethanol plant’s by product, called thin stillage)」的方法。例如'858專利之獨立請求項8記載：「一種從稀廢醪回收油的方法，依序包括：蒸發稀廢醪，以產生水分含量大於30重量百分比且小於90重量百分比之濃縮物；並將濃縮物離心以回收油。(註9)」，而其他獨立請求項包括一於蒸發後加熱步驟、對於濃縮物或糖漿(syrup)之溫度、酸鹼值、水分含量等數值範圍之記載。
Cleantech及Adkins雙方於2013年皆於本案訴訟聲請承審之印第安納州南區地方法院進行簡易判決(summary judgment)，地方法院認定系爭專利因存在銷售阻卻之事由而無效，並經地方法院不正行為之法官審判程序(inequitable bench trial)後，認定系爭專利因發明人及Cleantech的代理人之不正行為而無法實施，Cleantech不服上訴至CAFC，但CAFC仍維持原判，本文以下將就案件爭點、相關事實，以及法院判斷為介紹。
(二) 案件爭點及相關事實
1. 本案雙方主要爭執之爭點有二，一是本案是否存在銷售阻卻而使系爭專利無效之事由，一是本案是否存在發明人及代理人之不正行為而使系爭專利無法實施之事由。
2. 對本案是否存在銷售阻卻事由之爭點，謹整理相關事實如下：
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時間
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本案事實
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2003年6月
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系爭專利發明人David Cantrell(下稱Cantrell)合作之設備商Mr. Barlage(下稱Barlage)對系爭專利之發明進行試驗，該試驗結果包括乙醇漿之酸鹼值大約為4、水分含量介於70重量百分比至80重量百分比間，以及相較於稀廢醪，自乙醇漿更容易將油分離等內容，Barlage並將此結果製作報告書。
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2003年7月
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Barlage出差至發明人公司潛在客戶Agri-Energy公司進行額外的試驗，系爭專利另一發明人David Winsness(下稱Winsness)指示其員工製作關於乙醇油回收系統之圖式(下稱回收系統圖式)，該員工並認知此回收系統圖式是將被作為行銷之用。
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2003年8月1日
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Cantrell以電子郵件寄送日期為7月31日之提案(下稱731提案)給數位Agri-Energy公司的員工，該提案被Agri-Energy公司認知為購買產品之要約。
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2003年8月18日
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Cantrell出差至Agri-Energy公司，並於隔日向該公司董事報告731提案之內容。
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2004年8月17日
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系爭專利發明人委任之代理人Andrew Dorisio(下稱Dorisio)正式向USPTO提出臨時申請案，因此，系爭專利之銷售阻卻基準日為2003年8月17日(註10)。申請專利之標的是關於一先使用蒸發器將稀廢醪濃縮成水分含量60重量百分比至85重量百分比，再以碟式離心機(disc stack centrifuge)分離油的方法。
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3. 對本案是否存在發明人及其代理人之不正行為之事由，謹整理相關事實如下：
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時間
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本案事實
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2004年2月
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系爭專利發明人聯繫代理人Dorisio討論關於其發明之專利申請事宜，Dorisio於過程中有告知發明人銷售阻卻等影響可專利性之事項。在與Dorisio討論的同時，發明人亦有至USPTO網頁查詢與臨時申請案及銷售阻卻相關之資訊。
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2005年7月
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代理人Dorisio基於自身對發明人已於2003年6月實施系爭專利發明之理解，提供宣誓書供發明人簽署，以迴避一公開於2003年7月15日之先前證據對可專利性之挑戰。
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2008年3月
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發明人將申請案改委託Cantor Colburn LLP(下稱Cantor Colburn事務所)辦理。
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2009年5月
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Cleantech的潛在投資者在進行查核時要求公司提供所有與專利申請相關之資訊，包括於申請前所進行之販賣要約等，發明人否認相關資訊之存在，然實際上仍保有已簽署之731提案於其家中。
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2010年3月
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發明人提供已簽署之731提案給代理人Cantor Colburn。
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2010年6月
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Cantor Colburn事務所提交一份資訊揭露聲明書(Information Disclosure Statement)給USPTO，並以731提案為附件之一，主張該報告書無關緊要，因為申請專利之方法從未在早於申請日一年前被揭露、執行或實施。同月，一發明人前往Agri-Energy公司，並提案可將Cleantech的乙醇油回收系統無償授權予Agri-Energy公司，但被該公司拒絕，該公司一員工後於本案訴訟作證時，證稱他認為此授權提案是換取Agri-Energy公司承認系爭專利有效之對價。
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2010年7月
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Cantor Colburn事務所寄信要求Agri-Energy公司確認事實，包括發明人從未提供回收系統圖式給Agri-Energy公司、該系統僅係作為測試之用等。然遭Agri-Energy公司拒絕，因該公司認為大部分的「事實」並非真實。
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2010年11月
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Cantor Colburn事務所向USPTO提出發明人的第一次宣誓書，並以731提案影本為附件，於此宣誓書中，發明人主張其係於2003年8月18日才親手將731提案交給Agri-Energy公司，未早於系爭專利申請日一年，因此並未構成銷售阻卻。
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2012年7月
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Cantor Colburn事務所向USPTO提出發明人的第二次宣誓書，宣稱發明人忘記其有於2003年8月1日寄送電子郵件予Agri-Energy公司的員工，該電子郵件附件為未簽署之791提案，但未特別提及該電子郵件對申請案是否構成銷售阻卻等重要事項之影響。
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(三) 地方法院之見解
印地安納州南區地方法院對於本案簡易判決(summary judgment)之聲請，依據上述列表之事實審理後，首先認定系爭專利因具有銷售阻卻之事由而無效，理由主要有二：一是認定731提案為商業上販賣要約後所生之結果；一是認定系爭專利發明所描述之方法早於申請日一年前已被實施及/或已被充分地描述而得以實施。
地方法院主要是依據美國統一商法典(Uniform Commercial Code)之規定，認為731提案包含了「販售可實施專利方法之系統的合約的主要要件，…及所有回收油和價格的必要項目(註11)」，因此該提案已構成一份商業合約，並認定Agri-Energy公司與發明人公司間有關731提案的聯繫，可作為證明。地方法院並於判決中進一步說明，對於有合理判斷能力的陪審團而言，考量發明人已知專利方法可以被實施且已經被實施的情形下，亦不會做出731提案僅是對於申請專利發明進行試驗的要約的結論(判決理由中引用Barlage在2003年實施專利方法的二個例子，以及發明人、Agri-Energy間和其他隱含有實施專利之聯繫紀錄)。是以，地方法院判定'858專利、'516專利、'517專利的所有請求項以及'484專利的獨立請求項30，因存在銷售阻卻之事由而無效。
隨著前述簡易判決之認定，地方法院針對本案是否成立不正當行為的部分進行審理，而發明人、Cantor Colburn事務所的代理人於審理過程中亦有被傳喚出庭宣誓作證，地方法院審理後認定發明人完全不顧他們對於USPTO之義務而構成不正行為，詳言之，地方法院認為發明人在2003年7、8月間犯了向Agri-Energy以他們的發明提出販賣要約的錯誤，而當發現這樣會使得他們無法自系爭專利獲利時，發明人採取了積極的措施，向他們的律師以及USPTO，隱瞞了這些事實，是以，發明人是有目的地隱瞞與Agri-Energy間交易。除此之外，於'858專利申請過程，發明人容許其代理人提出可行性試驗書，但未告知他們於2003年7月的提案，更甚者，儘管發明人明知Barlarge在2003年6月已實施專利方法，且他們於2003年7月或8月初向Agri-Energy提出專利方法之販賣要約等事實，卻仍容許其代理人向USPTO提出含有錯誤內容的宣誓書，如此種種，皆說明發明人有意圖隱瞞之行為。
至於代理人的部分，地方法院依據本案事實也認定Cantor Colburn事務所具有刻意迴避揭露或者未能尋求相關資訊之情形，而有參與本案之不正行為。原因在於，代理人從來未於專利申請過程中詢問發明人關鍵問題，且係刻意且過度狹隘地僅專注於銷售阻卻基準日前之文件。
Cleantech不服前述地方法院之判決，向CAFC提起上訴，主張地方法院不論是在本案銷售阻卻或是不正行為的爭議上，皆明顯有認定事實及適用法律的錯誤。
(四) CAFC之見解
Cleantech上訴後，CAFC重新審視了印地安納州南區地方法院對於本案構成銷售阻卻及不正行為之判決結果，仍予以維持，理由詳述如下：
1. 關於銷售阻卻之認定
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(1)
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CAFC重申依據美國專利法第102(b)之規定，在銷售阻卻基準日前，若專利發明為商業銷售或販賣要約之對象(commercial sale or offer for sale)，且已具備申請專利之條件(ready for patenting)，那麼該專利應為無效。
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(2)
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首先，關於系爭專利是否於銷售阻卻基準日前以商業販賣要約之對象，CAFC認為主要是需基於契約法上的原則來做判斷，另外也需要評估該等交易活動並非以實驗為目的。關於如何判斷是否是以實驗為目的，CAFC引用Allen案(註12)所建立的要件，即應判斷是否有包括：公開試驗的必要性、發明的本質，及發明是否有於實際使用條件下評估之合理需要等事項之優勢證據。CAFC審視地方法院之判決後認為，地方法院關於731提案構成販賣要約之認定是正確的，除了提案中已包括所有關於油回收及價格之必要項目外，CAFC也認為該要約是將帶來後續銷售的第一次銷售行為。
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(3)
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雖然Cleantech主張因申請專利之發明是需要在實際的使用條件下做實驗，2003年6、7月間的測試應屬於實驗性質(experimental in nature)，但CAFC認為地方法院為731提案是商業販賣要約之決定時已考量過Allen案所建立的要件，且於判決理由中說明將系爭專利發明付諸實施(reduction to practice)並不需要去證明該方法可用於一工廠環境，因此Cleantech的主張並無理由。
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(4)
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另對於專利方法在銷售阻卻基準日前是否已具備申請專利之條件的議題，CAFC同樣認同地方法院之決定，除了Barlarge於2003年6、7月的測試內容包括測試乙醇漿的酸鹼值、水分含量及溫度等，該等數值皆落於系爭專利之申請專利範圍中之原因外，發明人自己於2003年6、7月所發布的聲明提及該等發明已足以付諸實施等事實，都可作為證明。
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2. 關於不正行為之認定
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(1)
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CAFC對於本案是否構成不正行為之認定基準，引用了Therasense案所建立的要件，包括：(a)知悉前案證據或先前商業銷售行為存在之事實；(b)知悉該等事實具有實質重要性；(c)故意地隱瞞該等事實。而CAFC套用本案事實後認為地方法院判決Cleantech及其代理人Cantor Calburn事務所有不正行為是正確的，以下詳述之。
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(2)
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首先，CAFC審理後發現，發明人在2004年2月曾於USPTO的網頁上搜尋銷售阻卻之相關資訊，且其代理人也在數日後告知它們銷售阻卻之資訊，因此CAFC認為地方法院判決認定發明人知悉731提案的存在會影響其申請之發明被核准的機率是正確的。
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(3)
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又根據本案事證，CAFC認為Cleantech及Cantor Calburn事務所確實隱瞞了2003年系爭專利發明被成功測試的證據，並做了隱含有系爭專利發明直到2004年皆未被付諸實施的意思之聲明。舉例而言，對於系爭專利申請審查所遭遇之前案，Cantor Calburn事務所代理人僅主張系爭專利之發明時點早於前案，而未提供關於其所知的有關Barlage於2003年的測試報告及乙醇油回收系統圖式等事證。
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(4)
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另本案亦有足夠的事證顯示Cleantech及Cantor Calburn事務所在731提案出現在系爭專利申請過程時，曾威脅Agri-Energy希望迫使其支持發明人關於銷售阻卻基準日之主張，包括發明人於前往Agri-Energy公司並提案可將Cleantech的乙醇油回收系統無償授權予Agri-Energy公司、Cantor Calburn事務所寄信要求Agri-Energy公司確認發明人從未提供回收系統圖式給Agri-Energy公司、該系統僅係作為測試之用等事證。除此之外，Cantor Calburn事務所亦未盡到要求該公司提供與發明人間互動之相關資訊，皆在在證明地方法院認定發明人與Cantor Calburn事務所成立意圖隱瞞要件是正確的。
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(5)
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再者，CAFC審理後發現Cantor Calburn事務所自2008年9月後即獲得系爭專利發明於2003年6、7月間之測試報告以及乙醇油回收系統圖式等資料，但是該事務所與發明人仍然於2010年11月所提出的第一次宣誓書中做出顯然錯誤(patently false)的陳述(如發明人主張係於2003年8月18日才親手將731提案交給Agri-Energy公司，未早於系爭專利申請日一年)。
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(6)
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CAFC更進一步認為發明人及Cantor Calburn事務所未於系爭專利申請過程中更正前述第一次宣誓書的錯誤，為強而有力的證據證明其等確實係故意欺瞞USPTO。除此之外，發明人提供予USPTO的第二次宣誓書除未更正第一次宣誓書的錯誤外，更給予USPTO一個發明人可能未於2003年8月1日寄出電子郵件，且該郵件附件中之未簽署731提案較其於同月18日親手送交予Agri-Energy公司之已簽署之提案不重要等錯誤的印象。
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(7)
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綜上，CAFC認為本案確實有清楚且令人信服的證據證明發明人及Cantor Calburn事務所確實有意圖隱瞞USPTO關於本案銷售阻卻之具有實質重要性資訊，而構成不正行為。
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3. 上訴人Cleantech雖然針對地方法院審理不正行為的範圍及程序，包括地方法院對於實質重要性之判斷已超出法官審判程序可及之範圍，且侵害了上訴人請求陪審團審判之權利等，但CAFC認為實質重要性是不正行為主張的一個要件，應完全由地方法院為審理，且認定因不正行為是立基於衡平法所生，上訴人並無請求陪審團審判之權利。換言之，對於上訴人Cleantech所提出之上訴主張，CAFC認為並無理由而未予採納。
Cleantech同樣不服上述CAFC之判決結果，後於2020年4月15日聲請全院聯席審理(en barc rehearing)，但該聲請已於2020年6月30日遭CAFC駁回。
三、結論
綜合本文之說明可知，雖然CAFC於Therasense案後，對於不正行為是否成立之判斷採取較嚴格之標準，然而不正行為之抗辯仍於專利訴訟之攻防中佔有一席之地，特別是因美國訴訟法上的證據開示(discovery)制度，假使提出抗辯之人能透過訴訟程序獲得清楚且令人信服的證據，證明系爭專利存在發明人及/或代理人不正行為之情形，則系爭專利將因此整體被認定無法執行，甚至是嚴重的話將一併使其他相關專利亦遭受波及，與一般專利有效性抗辯是以個別請求項判斷不同，對於權利人之影響甚鉅。
因不正行為是否成立受到專利權人於申請專利時是否有確實遵守公正及善意之義務影響，於提出專利申請前即應適當地了解哪些行為可能遭認定為不正行為，包括什麼是影響專利效力之實質重要性之事項，例如本案之銷售阻卻之事由等，對於常於美國從事經濟活動而有於當地申請專利之需求之我國事業而言，更是不可不慎，應適時尋求專業且擁有豐富國際申請經驗之事務所協助，以保障自身之權益。
※ 註釋 ※
1.
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蘇雲華，由Everlight Electronics v. Nichia Corp.案探討美國CAFC對於專利無效及專利無法執行的標準，聖島智慧財產權實務報導，第20卷第5期，頁12，2018年5月。
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2.
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楊智傑，美國申請專利須負誠實義務 台灣專利法無此需求 導致專利審查品質低落，北美治權報，100期，2014年1月21日。
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3.
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林秋伶，由2006年美國聯邦巡迴上訴法院之Ferring B.V. v. Barr Labs, Inc.案論「不正行為」抗辯之成立要件，聖島智慧財產權實務報導，第9卷第5期，頁13，2007年5月。
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4.
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江駿宏，美國專利法上不正行為理論之過去與現在，智慧財產權月刊，第159期，頁71，2012年3月。
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5.
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同註1。
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6.
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35 USC §102(a)(1): "(a)Novelty; Prior Art.—A person shall be entitled to a patent unless—(1)the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention;"
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7.
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另依據美國最高法院1998年於Pfaff v. Wells Electronics案對於銷售阻卻要件之見解，該發明相關產品必須是商業上販售的標的，且該發明必須已經準備好要進行專利申請。請參見：朱翊瑄，美國專利法上的｢銷售阻卻｣(On-Sale Bar)，經濟部技術處科技專案成果網頁：(最後瀏覽日：2020年10月26日)。
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8.
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請參見GS Cleantech Corporation v Adkins Energy LLC, 951 F.3d 1310 (Fed. Cir 2020).
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9.
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原文為：「A method of recovering oil from thin stillage, comprising, in sequence: evaporating the thin stillage to create a concentrate having a moisture content of greater than 30% by weight and less than about 90% by weight; and centrifuging the concentrate to recover oil.」
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10.
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意即若於2003年8月17日前有任何符合銷售阻卻之事由，則系爭專利將被認定有無效事由。
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11.
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原文為"major elements for a contract for the sale of a system that could perform the patented method…all items necessary to recover oil and price."
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12.
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請參見Allen Eng'g, 299 F 3d. at 1352-53.
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