智慧財產專業團體

孫德沛  律師

一、前言

有關專利適格性議題，在美國最高法院於2012年作成Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services案(以下稱Mayo案)及2014年作成Alice Corp. v. CLS Bank International案(以下稱Alice案)後，二步驟分析法成為美國法院分析專利標的是否符合美國專利法§101規定的主要方法論。美國專利適格性的爭議過去曾有電腦軟體(註1),(註2)、商業方法、生醫案件(註3),(註4)或遊戲方法(註5)等案例，本文所介紹此則美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC)於2019年10月3所作成判決(註6)，則是涉及一種軸件之機械結構的製造方法，該等軸件常見於車輛之傳動系統。

二、案件背景

本案原告American Axle & Manufacturing, Inc.(以下稱AAM)是美國密西根州底特律市的一間汽車傳動系統及傳動組件的設計、製造商，被告是同業競爭對手Neapco Drivelines LLC及背後的控股公司Neapco Holdings LLC(以下稱Neapco)。AAM於2015年12月18日在德拉瓦州聯邦地方法院(以下稱地方法院)對Neapco提起專利侵權訴訟，主張Neapco侵害AAM所有美國發明專利第7,774,911號(以下稱911專利)。地方法院於2018年2月27日進行簡易判決(Summary Judgment)，認為AAM所主張Neapco侵害的911專利請求項不具專利適格性，故違反美國專利法§101規定而專利無效。AAM不服地方法院的簡易判決，上訴至CAFC，但CAFC仍維持地方法院的見解，仍認定911專利該等請求項不具專利適格性。

911專利共有36個請求項，獨立項請求項1之內容如下：

一種製造一驅動系統之一軸總成的方法，該驅動系統還包括一第一傳動組件及一第二傳動組件，該軸總成被用以適應於在該第一傳動組件及該第二傳動組件間傳遞力矩，該方法包括：

提供一中空軸件；

調諧至少一襯套而減少由該軸件所傳遞的至少兩種振動；以及

定位該至少一襯套於該軸件內，致使該至少一襯套被配置於阻尼該軸件的殼振動模型而其值大於或等於約2%，及至少一襯套亦被配置於阻尼該軸件的彎曲振動模態，該至少一襯套被調諧為設置於該驅動系統的軸總成的彎曲模態的自然振頻約20%。

獨立項請求項22之內容為：

一種製造一驅動系統之一軸總成的方法，該驅動系統還包括一第一傳動組件及一第二傳動組件，該軸總成被用以適應於在該第一傳動組件及該第二傳動組件間傳遞力矩，該方法包括：

提供一中空軸件；

調諧至少一襯套的質量及剛性；以及

安置該至少一襯套於該軸件；

其中該至少一襯套係一調諧阻抗吸收件，用以減少殼振動模態，且其中該至少一襯套係一調諧反應吸收件，用以減少彎曲振動模態。

三、地方法院之見解

AAM在起訴時主張Neapco侵害911專利的請求項1至6、12、13、19至24、26、27、31、34至36，AAM並主張911專利的發明概念是藉由襯套來同時減少軸件的彎曲振動模態及殼振動模態，並強調習知技術的襯套並未同時達成此阻尼雙振動的功效。

地方法院審理該案時認為911專利的請求項1及22可為AAM指控侵權請求項的代表，地方法院還認為911專利說明書提到，軸件會有三種振動模態：彎曲振動模態(bending vibration mode)、扭轉振動模態(torsion vibration mode)及殼振動模態(shell vibration mode)，且根據911專利說明書的記載，相關前案已揭示利用襯套、配重塊(weight)及阻尼器(damper)可個別減少其種一種振動模態。

地方法院審理時曾進行專利範圍解釋，並將「調諧」(tuning)一詞解釋為「控制該至少一襯套的質量及剛性而配置該襯套以匹配相關頻率」，以及進一步認為911專利的涉訟請求項整體均指向虎克定律(Hooke’s Law)及摩擦阻尼(friction damping)等自然法則。地方法院所持依據在於虎克定律是描述物體質量、剛性及物體振動頻率的關係式，摩擦阻尼則是發生於兩交界面彼此受擠壓而產生能量消散的摩擦阻抗及交互作用，而請求項1及22對於襯套功能的敘述，相當於在指實施虎克定律而達到調諧特定振動模態及頻率的結果，但該等請求項卻未提供特定建置襯套及傳動軸的手段。地方法院進一步認為911專利訟爭請求項所謂提供中空軸件、調諧襯套的質量及剛性等其餘步驟，僅是已知、慣行、常見的技術手段，而該等步驟又未對整體專利範圍產生任何重要意義，故地方法院以簡易判決(註7)認為911專利違反美國專利法§101而不具備專利適格性。

四、CAFC之見解

CAFC首先認為訟爭專利是否具備美國專利法§101所規定專利適格性是個法律議題，故CAFC可就此議題重新審理。

美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現新且有用之程序、機器、製程或組合物，或其新且有用之改良者，均得依本法之規定取得專利。」，美國最高法院強調自然法則、自然現象或抽象概念等皆屬於專利不適格之標的，並於Mayo案及Alice案等判決中運用「二步驟分析法」以判斷專利的專利適格性。

CAFC依循美國最高法院的「二步驟分析法」，第一步驟先判斷911專利請求項內容是否指向自然法則、自然現象或抽象概念；若為肯定，則再確認911專利請求項是否包含一額外之技術特徵足以將請求項之本質轉化為一具有專利適格性的應用，若為肯定，則認該專利請求項具有專利適格性。CAFC在本案中也曾說明並無任何法律原則或判例揭示製造方法的請求項不會指向自然法則。

針對第一步驟的判斷，CAFC指出911專利說明書明確揭示，習知技術已知傳動軸在使用上容易生成彎曲振動模態和殼振動模態，而殼振動模態及彎曲振動模態可藉阻抗衰減及反應衰減來進行阻尼，習知技術亦知利用具有特別振頻的襯套及配重塊來達此目的。AAM在訴訟中不反對此點，並同意在設計襯套的振頻時，至少會涉及虎克定律的應用，也就是控制襯套的質量和剛性而來匹配相關頻率；此外，AAM的工程師也承認控制襯套的質量和剛性，就是在進行「調諧」。CAFC認為虎克定律是描述物體在振動時質量及剛性對於振頻的關係式，而這是一種自然法則，911專利請求項雖要控制襯套的質量及剛性從而匹配軸件的振動模態，但除此之外，911專利請求項並未描述有何特別具體的方法來施作。因此，CAFC認為911專利所謂調諧襯套其實就只是在描述虎克定律而已。

AAM在訴訟中雖曾表示對襯套的設計至少會涉及虎克定律的應用，但特別主張911專利是要同時阻尼殼振動模態及彎曲振動模態，而調諧襯套來阻尼兩種振動模態是相當複雜，並不是單純的應用虎克定律，亦非簡單的單自由度彈簧-質量系統。此外，AAM也主張911專利說明書已提出了一些具體的襯套結構來達成這個功效，這已足使911專利具有適格專利性。

針對AAM的這些論點，CAFC認為「二步驟分析法」的第一步驟分析，會需要區分結果與手段，911專利說明書提到質量和剛性等變數可改變襯套的頻率，但這些都是技藝人士所習知調整襯套來應用虎克定律而達到減振的效果，至於911專利範圍卻從未揭示如何改變參數來達成阻尼雙振動的效果，也未說明如何調諧襯套來阻尼彎曲振動模態。因此，911專利僅是揭示要達成此雙阻尼減振的結果，卻未說明要以何種結構或步驟來達成。CAFC也提到最高法院先前做出的Flook案(註8)，Flook案所涉專利一樣是採用自然法則，但卻未揭示相關參數量測、警示系統如何運作的手段，而本案911專利僅揭示要利用襯套達到阻尼雙振動的效果，並未揭示如何測定軸件頻率、如何決定襯套結構及尺寸等手段或步驟而來達到此功效。

CAFC進一步說明，AAM曾表示調諧襯套的過程則會需要大量的電腦模擬、有限元素分析及實驗模型分析，但AAM又承認這些模擬分析或實驗都是已知技術或是錯誤嘗試(trial-and-error)的過程，故CAFC認為AAM的論點相當於在表明911專利說明書沒有揭露任何新穎的電腦模擬或實驗模型分析等技術內容，而此對於專利適格性可能產生影響。因此，911專利所謂調諧襯套實則是指向於使用人類已知的虎克定律等知識及其他自然法則，而非界定一些特別的方法來改變襯套的特性而達到阻尼雙振頻的目的。CAFC對此也意有所指的表示，若911專利請求項涵蓋一些特別的有限元素分析方法，那本案可能非常不一樣。

至於第二步驟的判斷，AAM爭執在911專利申請之前，襯套並未被用來同時阻尼兩種不同振動模態，且911專利請求項1界定將襯套定位在軸件之要件會增加發明概念，此足將911專利轉換為可具專利性。然而，CAFC認為911專利只不過揭示控制襯套的各種已知參數，如改變襯套的質量和剛性、調整襯套在軸件中的位置等物理參數，來達到同時減少兩種振動的功效及目的，而這些都可透過傳統模擬分析、或嘗試錯誤的方式來找到這些參數，甚至連AAM也承認透過實驗模型分析來找到自然振頻及阻尼軸件振動等參數在汽車領域是相當習知的。再者，911專利請求項1雖界定將襯套定位在軸件中，但911專利說明書已揭示藉由將阻尼件定位在軸件可減少振動現象，故CAFC認為定位襯套這項技術要件仍未讓911專利請求項轉變為具有專利適格性的應用。

因此，CAFC經上述判斷，認定911專利仍不具有專利適格性。

五、Moore法官不同意見書

Moore法官不認同CAFC的多數意見，並認為這些意見有很大的瑕疵，且與專利狀態和過往慣例有所不一致。Moore法官認為「二步驟分析法」的第一步驟需要先確認請求項會指向何種自然法則，但CAFC多數意見只提到虎克定律，對於其他自然法則卻未多著墨，並未具體確認何種其他自然法則。此外，CAFC多數意見認為911專利並未明確提出具體的襯套手段或步驟，但Moore法官認為這是美國專利法§112可據以實施規定所規範的問題，而不能單以美國專利法§101來處理。Moore法官也批評CAFC多數意見忽視了「二步驟分析法」的第二步驟，Moore法官認為911專利說明書實則揭示許多發明概念，包括特定的襯套結構及阻尼雙振頻的概念等，而CAFC多數意見則忽視了說明書所提到的許多襯套的特定材料、形狀、位在軸件中的物理位置等敘述。

六、結論

關於美國專利法§101專利適格性議題，美國法院案例從Alice案對電腦軟體專利適格性的探討，逐步擴及生醫案件或遊戲方法等其他類型專利案，而此次AAM vs. Neapco案則又涉及機械構件的製造方法，故機械技術相關專利同樣也會面臨專利適格性的挑戰。對於機械等機構案專利之申請權人而言，專利說明書的撰寫除了考量是否滿足可據以實施或手段功能用語等過往撰寫說明書著重的相關規定外，現在還要將「專利適格性」議題列入評估。

此外，由本件CAFC判決來看，機構案的專利說明書不能僅只描述要利用某些機械構件達到某種功能，而更要具體說明該機械構件的結構、製造步驟或連結作動關係等，尤其當這種功能僅是某些自然法則的體現。以本案911專利請求項內容而言，調整襯套的質量、剛性，甚至是「調諧」襯套匹配軸件的特定振頻及振動模態，其實只是振動學教科書、有限元素分析手冊的內容，而基礎就是虎克定律的應用。故若911專利請求項對於如何利用襯套阻尼軸件的雙振動、該等襯套有何特殊結構、如何加工等多所界定，911專利的結局可能有所不同。

※ 註釋 ※