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廖廷瑀

一、前言

審查歷史禁反言(Prosecution History Estoppel，於後簡稱禁反言)乃是用於判斷一專利權之權利範圍的衡平手段，其制止專利權人藉「均等論」而重新獲取在審查過程中已放棄之範圍。就禁反言與均等論之關係及美國相關案例，可參見本所2012年9月及2015年3月出刊的實務報導(註1-註2)。依據美國專利侵權判決之相關先例，禁反言可分成「基於修正之禁反言(amendment-based estoppel)」及「基於爭辯之禁反言(argument-based estoppel)」二種態樣。「基於修正之禁反言」係起因於申請人針對請求項進行修正之行為，而「基於爭辯之禁反言」則是起因於審查過程中的答覆行為。於此二態樣中，只要申請人的修正或答覆有限縮及拋棄部分範圍之意圖，即可能會引發禁反言的適用。因此，申請人於專利審查階段對於審查意見通知書的答覆或對於申請專利範圍的修改不可不慎。

美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC)於2019年7月29日針對涉及基於爭辯的禁反言議題之AMGEN v. COHERUS案(註3)作成判決，以下本文即就此判決進行介紹。

二、案件背景

基於本案系爭專利涉及疏水交互作用層析(Hydrophobic Interaction Chromatography，下稱HIC)技術，故以下先進行該技術之背景說明：重組治療性蛋白質(recombinant therapeutic proteins)為一種於活體細胞內製造的生物藥品，其需經過純化才可用於治療用途；而疏水交互作用層析為一種純化該蛋白質的方法，其係使用填充有固態且疏水性基質的管柱；於HIC純化過程中，含有重組治療性蛋白質及雜質的緩衝液被注入管柱中，蛋白質的疏水性基團(hydrophobic moiety)會因該緩衝液中的鹽類而暴露，並與管柱中基質的疏水性基團結合，使得重組治療性蛋白質被固定在管柱的基質上；接著，使用緩衝鹽類溶液將雜質沖洗掉；最後，於管柱中倒入含有較低鹽類濃度的緩衝液，以使得蛋白質與基質分離，而獲得經純化的重組治療性蛋白質。在傳統HIC方法中，僅有限數量的蛋白質可與柱體上的疏水性基團結合，因此若於雜質沖洗過程注入過量的緩衝鹽類溶液將會有蛋白質流失的問題。

本案專利權人Amgen Inc.及Amgen Manufacturing Ltd. (下稱Amgen)的美國專利第8,273,707號(下稱’707專利)揭露一種純化方法，此方法可減少蛋白質流失，或增加該柱體的動態吸收力(dynamic capacity)。更詳細來說，’707專利定義了使用以下三種鹽類組合的其中一種以增加該柱體的動態吸收力：檸檬酸鹽與硫酸鹽(citrate and sulfate)、檸檬酸鹽與醋酸鹽(citrate and acetate)、或硫酸鹽與醋酸鹽(sulfate and acetate)。

在’707專利申請審查階段，審查委員引用美國專利第5,231,178號(下稱Holtz)核駁’707專利申請的非顯而易見性。審查委員表示Holtz揭露了數種鹽類，用於改善蛋白質與管柱基質之間的疏水交互作用。審查委員並表示，本發明所屬技術領域中具有通常知識者(a person of ordinary skill)可藉由常規最佳化(routinely optimize)Holtz而達到’707專利申請案所請求的發明。

在2011年1月26日答覆前述審查意見時，Amgen指出’707專利申請案於申請專利範圍中界定一個特定的鹽類組合，而Holtz未明示或暗示任何鹽類組合，更遑論’707專利申請案所請求的特定鹽類組合。Amgen更進一步表示’707專利申請案是有關增加HIC管柱的動態載量(dynamic capacity)，而Holtz完全沒有教示動態載量。Amgen並呈送由’707專利申請案的發明人Anna Senczuk所出具的聲明書，其中表示相較於使用單一鹽類，硫酸鹽與檸檬酸鹽或硫酸鹽與醋酸鹽的組合可大幅增加HIC管柱的動態載量，且檸檬酸鹽與硫酸鹽、檸檬酸鹽與醋酸鹽、或硫酸鹽與醋酸鹽的組合可以降低商業規模上的純化成本。

在2011年4月7日，審查委員再次核駁’707專利申請，並表示Holtz確實揭露了鹽類用於純化的方法，且鹽類的調整屬於熟習此技藝者可為的技能。Amgen答覆了審查委員的核駁，並再次表示Holtz並未揭露鹽類組合，且並未揭露增加HIC管柱的動態載量。Amgen指出選定可作用之鹽類組合是一個冗長的發展過程，且僅僅加入第二種鹽類並無法得到該發明。審查委員因此核准了’707專利申請案。

在2016年8月，Coherus BioSciences Inc. (下稱Coherus)提出了簡易生物製劑上市許可申請(abbreviated Biologic License Application，下稱aBLA)，尋求美國食品藥品監督管理局(U.S. Food and Drug Administration，下稱FDA)核准販賣Amgen的培非格司亭(pegfilgrastim)的生物相似藥品。培非格司亭是一種可刺激嗜中性白血球生產的重組治療性蛋白質。Coherus的aBLA揭露了Coherus所使用的製造方法，包括使用多個層析步驟以純化培非格司亭。其中一個步驟使用一種包含鹽類組合的層析緩衝液，但沒有使用’707專利所主張的鹽類組合。

在2017年5月10日，Amgen基於Coherus的aBLA控告Coherus侵犯了’707專利。因Coherus的製造方法中所使用的鹽類組合與’707專利所主張的三種鹽類組合並不相同，Amgen便基於均等論控告Coheru侵權。

三、地方法院判決

地方法院的助理法官(magistrate judge)發出報告及建議(Report and Recommendation)，建議法院批准Coherus的駁回起訴之聲明(motion to dismiss)。助理法官表示在專利審查階段，Amgen藉由主張Holtz並未揭露「一種特定、所主張的鹽類組合」以證明其專利申請案相較於Holtz的可專利性。基於這點，助理法官認為Amgen清楚、毫無疑義、且多次地對其競爭者表明其放棄了申請專利範圍中所界定的特定鹽類組合以外的其他組合。助理法官並表示，基於審查歷史禁反言，Amgen被禁止於此時意圖再主張其已放棄的其他鹽類組合。

地方法院法官採用助理法官的建議，並批准Coherus的駁回起訴之聲明。地方法院法官表示，專利權人針對兩次審查意見及一次最終審查意見的答覆中，皆清楚且無疑義地放棄了所述特定鹽類組合以外的其他組合之權利。地方法院法官並表示，Amgen於說明書揭露Coherus所使用的鹽類組合但並未於申請專利範圍中主張此等鹽類組合，由此可見，Amgen已將該鹽類組合貢獻給大眾。

針對上述地方法院判決，Amgen選擇上訴至CAFC。

四、CAFC判決

CAFC重申審查歷史禁反言的精神，若專利申請人於專利審查階段放棄了特定權利，則審查歷史禁反言禁止專利權人於專利獲准後取回該特定權利(註4)。CAFC認為，因為Amgen於專利審查階段的數點論述(請參以下)清楚且無疑義地表示其放棄了未於申請專利範圍中主張的鹽類組合，因此本案適用基於爭辯的禁反言。此外，基於此等論述，CAFC也同意地方法院的結論，即，競爭者可合理地相信Amgen放棄了未於申請專利範圍中主張的鹽類組合。

Amgen抗辯其並非主張Holtz沒有揭露此等特定的鹽類組合，而是主張Holtz沒有揭露增加動態載量且完全沒有揭露任何鹽類組合。換言之，Amgen主張其在答辯理由書中提及特定鹽類組合僅是在陳述Holtz沒有揭露鹽類組合的特徵，而不是在放棄未於申請專利範圍所主張的鹽類組合。CAFC不同意上述Amgen的論點。

在2011年1月6日的答辯，Amgen提出了三點主張： (1) Holtz並未明示或暗示任何鹽類組合；(2) Holtz也未明示或暗示申請專利範圍所主張的特定鹽類組合；及(3) Holtz並未描述或建議使用任何鹽類組合以增加HIC動態載量。CAFC表示，根據其判決先例，當專利申請人提出多項主張，只要該等主張不是被合併用於區別引證案，則每一個主張會產生個別對應的禁反言(註5、6)。因為Amgen並非基於三點主張的組合來與Holtz作區別，因此禁反言可單獨適用於第(2)點所述的該特定鹽類組合的主張，而不考慮其他兩點主張。

Amgen亦表示禁反言不適用於本案，因為其在2011年8月22日的答辯理由書中(專利申請案核准前的答辯)並沒有陳述Holtz未揭露申請專利範圍所主張的特定鹽類組合。Amgen並表示專利獲准前的最後一次答辯必定是基於爭辯的禁反言所集中關注的答辯。CAFC表示其判決先例並沒有要求基於爭辯的禁反言只考慮核准前的答辯，任何在專利審查過程中有關可專利性的論點皆會產生禁反言，而不限於最終使專利申請案克服引證案而核准的答辯論點。CAFC亦表示其並未在Amgen最後一次答辯理由中找到任何否認Amgen放棄未於申請專利範圍所主張的鹽類組合的論點。

基於上述理由，CAFC肯認地方法院的判決，基於審查歷史禁反言，Amgen使用均等論控告Coherus侵權的論點不成立。

五、結論

由前述CAFC的判決可知，專利申請人於專利審查階段所提出的所有答辯理由(包含呈送的聲明書)都有可能觸發禁反言，進而影響專利權人日後基於均等論行使專利權。是以，專利申請人所提出的答辯理由應聚焦審查委員的核駁，避免提及不相關的答辯理由，以避免不必要地限制了日後的權利範圍解讀。此外，CAFC法官於前述判決中似乎暗示了申請人可於答辯理由書中推翻先前的答辯理由所形成的禁反言。因此，提出新的答辯理由並明確地推翻先前答覆時所提出的論點，可能可以作為一種避免審查歷史禁反言的手段。

※ 註釋 ※