許瑾虹、張心瑜
一、前言
我國商標法在第5條針對「商標使用」,訂有統一的定義性規定(註1),但在維權使用時進一步要求應有符合一般商業交易習慣的真實使用。在商標註冊及維權程序中,商標法上涉及「商標使用」此概念的條文除第5條之定義性規定外,較常見的尚有第30條第1項第11款的知名度使用(註2)、第30條第1項第12款的真正權利人的先使用(註3),以及第63條第1項第2款的維權使用(註4)。此外,商標法第57條第2項更規定,倘若未來須對他人之註冊商標提出評定,更可能須先提出自己於提出評定前3年內之使用證據(註5)。然而,商標權人究竟應如何使用,才能符合實務上對於「商標使用」之標準?何種證據資料可被接受?是廠商及業者經常詢問的問題,倘若無法提出適格證據,小則無法對他人主張權利,大則更有可能喪失已取得權利。而現時社會中,商業型態日新月異,隨著商標實際被使用於不同產業,所呈現的具體態樣也各不相同,提出之證據類型自然也不盡一致,對商標權人而言,相當抽象。本文將透過近五年內,司法及行政機關之實際案例,試探討分析註冊實務上對商標使用之認定標準。
二、商標法上「商標使用」之立法意旨及認定要件
商標法第5條規定了商標使用之定義,經濟部智慧財產局(下稱「智慧局」)所公布的商標法逐條釋義(註6)中,更進一步臚列了商標使用之認定標準有:
(一) 使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用:其內涵是指商標使用人基於商業交易之目的,向市場促銷或銷售其商品/服務而言,此處指的是商標使用人的主觀意圖,倘若僅僅是受託製造商品,而無向市場銷售之意圖,則無使用之意圖,當然也不符合此項主觀要件。
(二) 須有使用商標之行為:其內涵是指商標使用人將商標「用於」商品或其包裝容器、與提供有關之物品。此處所指將商標用於商品,是指將附有商標的領標、吊牌等縫製、吊掛、烙印、雕刻或黏貼於商品上的行為,若因商品為液狀、粉狀或者無法直接標示商標而需貼附於包裝容器上者,也可認為是商標之使用。至於將商標用於服務,因服務是提供無形的勞務,因此,使用商標的型態大多是將商標標示於與提供服務有關的物品,例如提供餐飲、旅宿服務的業者將商標製作招牌懸掛於營業場所或印製於員工制服、名牌、菜單…等。其次,倘若將商標用於與商品或服務有關的商業文書或廣告,因為可以傳遞已行銷於市場或即將行銷於市場的商品或服務等商業訊息,達到商標指示商品或服務來源的功能,也為使用的態樣之一。再者,因應社會變遷,除傳統銷售管道外,透過數位影音、電子媒體、網路或者其他媒介物方式行銷商品服務,也屬商標使用態樣之一。另一個問題是,使用商標的態樣包括持有、陳列、販賣、輸出或輸入商品,其中,持有並非是指單純持有(如僅單純放在家中),而是要為了行銷目的而持執占有,至於輸出/輸入則是因我國商標法採屬地保護主義,商標之行銷自然必須經由我國。
(三) 須足以使相關消費者認識其為商標:其內涵指的是商標使用人,在客觀上必須足以使消費者認識其為商標,倘若實際使用時,僅是作為公司名稱使用,消費者無法認識其為商標,則無法被認定為商標使用。如以「宜順」作為商標,註冊使用於書籍商品,但實際使用時,僅在書籍上標示「宜順印刷商務有限公司」,因此種使用方式僅是用來表示營業主體的名稱,不足以使消費者認識「宜順」為商標,自非商標之使用。
三、案例解析
(一) 從「PRO ULTRA」案(註7),看商標權人如何證明自己基於行銷之目的使用商標:
本案原為廢止案件,上訴人(申請廢止人)在本案之主要主張是系爭商標產品型號16272之鞋款,是由參加人(商標權人)受客戶委託,製造商品後,由大陸出口至沙烏地阿拉伯,並無經過我國市場,認為此種使用資料並非以行銷我國市場為主,整體行銷鏈復未經我國市場,不可作為系爭商標之使用資料。最高行政法院認為本件所有訂購事項,皆由參加人於台灣接洽完成,參加人出具之訂購單不僅由台灣發出,且其上載有系爭商標圖樣,足以使交易相對人認知到此為我國之商標使用行為。再者,最高行政法院也指出,商標使用之態樣不限於販賣商品,參加人既與交易相對人往來信件及相關單據上皆載有系爭商標圖樣,並將系爭商標所指定之運動鞋出口、行銷至沙烏地阿拉伯,及認定參加人確有行銷系爭商標之意圖,亦有實際使用之事實,維持智慧財產法院之判決,駁回本件上訴。
透過本件判決內容可知,原則上我國商標法採屬地保護主義,商標之使用地自然應在我國、行銷對象也應以我國消費者為主,然由於產業外移之故,許多商品製造地已逐漸外移至外國,在技術或者成本方面,於我國恐找不到適合的廠商製作,現時實務見解亦肯認此種商業現狀,可能傾向較為寬鬆的認定只要商業行為的接洽地是在台灣完成,即便出口及製造地皆不在台灣,仍可認定商標權人基於行銷市場的意圖,在市場上實際使用商標,值得留意。
(二) 從「SKINNE POWER化妝品」(註8)、「姑姑蛋」(註9)、「SIMPSON」(註10)、「旺旺」(註11)案,看商標維權案件中,法院或審查機關如何判斷「商標使用」資料的證據能力或者證據價值:
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「SKINNE POWER化妝品」案中,參加人(商標權人)在廢止階段雖然提出系爭商標使用於所指定之面膜商品之商品型錄、實物照片、發票、出貨單等資料,然而,智慧財產法院於審酌證據後指出,由於本案商品指定商品是面膜,是用於消費者臉部肌膚,攸關消費者面容外觀,然參加人所提出之實物包裝上,製造日期是用貼紙附貼於外盒,而非直接打字於外盒,依照一般商業習慣,化妝品使用於人體,應明確標示製造日期,參加人此種標示方式易使消費者高度懷疑化妝品的製造日期是否真實,降低購買意願,顯然與商品市場交易模式有違,因此不採信此部分證據,此為其一。再者,智慧財產法院審酌證據後發現,參加人員工知悉有第三人正在調查系爭商標的使用情形,而參加人所提出的使用證據皆集中於廢止申請日前3個月內,相關卷內證據顯示參加人開始使用系爭商標,係出於其員工告知第三人調查系爭商標使用,加上前述標示方式有違商業常情,因此認定系爭商標並無實際使用之事實,將註冊予以廢止。
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「姑姑蛋」一案為廢止案件,商標權人將商標授權給長泰教養院新市分院及荷心工坊使用(被授權人),然申請廢止人認為商標權人及被授權人所提出之使用資料是商品陳列於網站上的照片,雖長期陳列,然所提出之單據有限,認為商標權人是臨訟製作使用資料。然智慧局於審酌證據後指出,被授權人是接單後才開始製作商品,為小額交易模式,考量到被授權人製作商品的人力、銷售方式以及所提出之證據雖不多,卻可互相勾稽對照,認定商標權人及被授權人有真實使用系爭商標之事實,作出維持系爭商標註冊之處分。
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「SIMPSON」案為廢止案件,參加人(商標權人)所提出之證據鏈是委託長新公司生產安全帽商品,並有系爭商標標示於安全帽上之照片、可與安全帽型號對照的貨品訂購單及統一發票為證,然原告(申請廢止人)認為授權書僅是單方用印,並認為系爭商標僅以可撕式貼紙黏貼於安全帽,有臨訟製作之可能。然智慧財產法院審酌資料後指出,參加人與被授權人間的授權書雖然僅有參加人單方用印,然長新公司既然已代參加人向採購方出貨,即有默示與參加人成立授權契約之意思表示,授權契約即成立生效。至於安全帽上商標之標示方式,因安全帽表面多為塑膠或金屬材質,不易直接印製或蝕刻圖案,故參加人及被授權人以貼紙將系爭商標黏貼於安全帽商品上,符合一般市場情形及商業交易習慣,且與單據皆可互相勾稽,認為參加人及被授權人確有真實使用系爭商標之事實,作為維持系爭商標註冊之處分。
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「旺旺」案亦為廢止案件,原告(商標權人)就系爭商標指定於「非人體用清潔劑」商品部分,提出「水神抗菌液」的商品照片、銷售發票、新聞電子報等使用資料,在商品性質部分,因商品外包裝標示「僅適合外用」、「安全、無色、無刺激嬰兒環境專用」等字樣,智慧財產法院認為原告所販售之「水神抗菌液」係使用於供環境衛生、人體或動物殺菌用之抗菌商品,並非用於清潔器物之「非人體用清潔劑」商品,並非本案適格證據。再者,所檢附的發票開立日期距離廢止申請日僅約3個月的期間,交易量過少且集中於固定時間內,難認其符合一般交易習慣,並不足以使消費者辨識其為使用於指定商品上,具有商標功能之使用。
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由上述此些案例可知,廢止案件所提出之使用資料應具有以下要點:1、證據間需可互相勾稽對照,即商標圖樣確有與商品或者與服務有關之資料結合之資料、銷售單據及銷售時間。2、標示方式須符合一般商業常態,如前述「SIMPSON案」,雖是將商標以貼紙黏貼的方式附著於商品上,與一般將商標鏤刻、印刷於商品包裝上之情形不同,然法院考量到商品的性質及材質,認定此種使用方式符合市場情形及交易習慣。3、使用證據不可臨訟製作,將「SKINNE POWER化妝品案」、「旺旺案」與「姑姑蛋案」對照後可發現,倘若使用證據集中在廢止前3個月內,且無更早的使用證據可搭配使用,復未能說明使用狀況為何僅集中於特定時間,即極有可能被審查機關認定是臨訟製作,難以證明確有在市場上流通之事實而不被接受。因此,於維權案件中,除須收集足夠的證據外,尚須注意此些證據是否符合該行業的使用常態及是否具有流通性,以免被認為是臨訟製作而無法保存權利。
(三) 從「黑金剛」(註12)、「金玉」(註13)、「Red Bull」(註14)案,看實務上針對複數商標之使用如何認定有維權使用之事實:
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「黑金剛」案為商標廢止案,案經智慧局審查作出廢止不成立之處分,廢止申請人(即參加人)不服,向經濟部(即被告)提起訴願翻案成功,商標權人(即原告)不服,遂提起行政訴訟。被告抗辯以原告所提證據,於系爭「 」商標上又附加名下另一「 」商標圖樣之猩猩頭像圖形,已喪失商標同一性云云,然智慧財產法院於本案明確指出,商標法並未禁止複數商標之合併使用,只要排除其他商標後,系爭商標仍具有識別性且未喪失其同一性,即可認係商標之使用。
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「金玉」案為商標廢止案,本案中,商標權人提出廢止申請日前3年所印製之宣傳型錄,是將系爭「金玉」商標以較小字體置於名下另一「金玉堂」商標下方,智慧局即援引前開「黑金剛」案之判決意旨,認此情形係「金玉」與「金玉堂」商標併同使用之態樣,除「金玉堂」商標外,相關消費者仍可藉由觀察型錄上所示「金玉」文字,而認識其為表彰金飾、珠寶飾品零售來源之識別標識,且未喪失同一性,從而肯認有使用系爭商標之事實。
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「Red Bull」案亦為商標廢止案,申請廢止人(即原告)主張在商標權人(參加人)所提證據之機車引擎用機油瓶身上(請參見下圖),被授權人IPONE公司以字體較大之「IPONE」字樣,標示於商品外包裝醒目位置,相較之下,系爭商標圖樣之「Red Bull」以較小文字標示,寓目印象僅係用以說明產品製造商曾經贊助「Red Bull MotoGP Rookies Cup」賽事,非屬系爭商標之使用證據云云。智慧財產法院審酌證據後認為,在現今商業活動多元化、跨界合作甚為普遍之商業模式下,聯名款/聯名商標商品,甚為常見,藉由雙方於各自領域之知名度擴大消費族群,進而擴張知名度。因此,在參加人長期舉辦、參與或贊助各式國際性賽車活動之前提下,相關消費者視及機油包裝標示「Red Bull」,即會將「Red Bull」與賽車相關產品產生聯想,而商品上同時標示「IPONE」、「Red Bull」,足使相關消費者認識該商品為參加人與被授權人之聯名商品,商品來源與表彰之商譽則分別來自參加人與被授權人。其次,智慧財產法院復強調商標主要功能係用以區別商品或服務來源之標識,某一標識是否足以使相關消費者認識其為商標,應回歸至我國相關消費者單純由商品標識判斷,不需再參考或查詢其他相關資訊後方可確定。是該機油商品上所標示之「Red Bull」及「MotoGP Rookies Cup」,在外觀設計上即予人不同標示之印象,且並無任何「贊助」字樣,該賽事亦未在國內舉辦,相關消費者自無逕將二者結合之可能,而會將「Red Bull」視為一表彰商品來源之標識。
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(以上照片僅供案例討論,資料來源:司法院官網)
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由此些案例可知,品牌之間藉由「跨界合作」互相拉抬已屬常態,即便經營領域大相逕庭,亦有可能尋求共同價值發展聯名商品或服務,予消費者新鮮豐富之多重享受,也因此,複數商標合併使用符合現今商業活動之交易習慣,只要各該商標均保有其識別能力,具有獨立可資區辨之地位,使消費者寓目所及仍得以具體認知商品或服務分別指向之特定來源,則未喪失同一性,屬商標之使用。簡言之,倘若立於消費者之角度觀察,實際使用之商標並未因與他商標合併使用,即脫離原註冊商標予人之印象,仍會將其理解為各自獨立之商標有效地同時使用,即可認為有使用註冊商標之事實。
(四) 從「星宇」(註15)、「美麗灣」(註16)案,看先使用商標權人/創用人如何主張權利:
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「星宇」案為異議案件,商標權人(被異議人)在「星宇」航空即將籌組機隊的消息見報後3天,向智慧局提出商標申請,並指定使用於安排旅遊、代售國內外運輸事業之客票、提供旅遊資訊等服務,經智慧局審查後,獲准註冊。隨後經異議人提出異議,主張「星宇」是其率先用於航空運輸等相關服務之標識,主要證據是被廣泛刊載於各大電子/平面媒體之數百篇報導,被異議人顯有搶註之嫌。在本案攻防過程中,被異議人主張,異議人所提出之證據資料不足以作為商標使用之認定,認為「星宇」航空並未實際在市場上提供服務。然智慧局審查後指出,異議人所提出之資料是張國煒先生係長榮集團前總裁,離開長榮集團後是否籌組新航空公司,如何籌資航空業所需龐大資金,向為市場所密切關注及媒體普遍聚焦之議題訊息,顯然是基於行銷之目的,揭露籌備「星宇航空」,提供航空運輸服務,國內相關業者及消費者自得以認識其為商標,並將「星宇航空」與其表彰之航空運輸服務連結。透過此處分可知,在實際銷售商品或服務之前,商標所有人就商品或服務所為之廣告宣傳,可以作為商標使用之資料。再者,本案被異議人經營旅行社,被智慧局認定與異議人所經營之運輸業務有密切關係,理當更加注意同業之使用狀況,因此認定被異議人有搶註之事實,撤銷其商標註冊。
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「美麗灣」是101年提出的商標申請註冊案,智慧局認為本件商標會使人聯想到台東的飯店品牌「美麗灣度假村」,而系爭商標提出申請的時候,接近美麗灣渡假村開發案第7次環境評估會議,此前更並有數百名學者聯署反對該該發案之記者會,因此在系爭商標申請註冊時,美麗灣度假村的新聞有大量、密集播送的狀況,足認「美麗灣度假村」之商標使用人,於本案系爭商標申請註冊時,有先使用「美麗灣度假村」商標之事實。而本案申請人將系爭商標「美麗灣」指定使用於餐廳、會場出租等服務,與先使用人實際所營之度假村涵蓋之經營業務內容類似,認為申請人是因知悉「美麗灣度假村」的存在,進而搶註,因此作出駁回此件商標申請之處分。
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商標使用之原則雖然須有商標與商品/服務結合之事實,然或許是業者廣告策略,希望營造未演先轟動的市場熱度,或者經營條件之限制(如前述美麗灣案),商標使用人在實際付諸市場使用前,往往利用媒體廣告進行市場曝光,雖然尚未與商品及服務「實際」結合,然透過「星宇案」及「美麗灣案」即可知,只要廣告曝光時,在客觀上能夠使消費者將商標與特定商品及服務產生連結,在實務上即可被認定為具有使用之事實。
(五) 從「全日美」(註17)、「聯電」(註18)、「維新法律事務所」(註19)案,觀察實務上對於「公司、非法人團體名稱」作為商標使用之認定標準:
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「全日美」案原為商標廢止案,廢止申請人(即原告)主張系爭商標之「全日美」,係商標權人(即參加人)原名「全日美實業股份有限公司」之公司名稱特取部分,其使用方式僅係表彰法人主體,客觀上不足以使相關消費者認識其為商標,自非商標使用云云。惟智慧財產法院審酌相關證據後指出,參加人所提商品發票上方之公司全銜,係以較大且略經設計之系爭「 」商標圖樣,結合未經設計之「實業股份有限公司」,與下方統一發票專用章所示「全日美實業股份有限公司」,以字體大小均相同且未經設計呈現有所區隔,足認參加人除以該公司名稱全銜表彰作為公司名稱使用外,亦將該「全日美」字樣表彰作為系爭商標之使用。
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「聯電」案之異議人「聯華電子股份有限公司」主張其「聯電」商標(據爭商標)經長期使用,於半導體晶圓代工等相關服務領域已臻著名,是系爭「聯電LENDIEN」商標指定使用於性質相關之家用電器等商品,有致相關消費者產生混淆誤認之虞,從而有商標法第30條第1項第11款規定之適用。系爭商標權人抗辯以據爭「聯電」商標未經註冊,且僅係公司名稱之簡稱,並非商標使用云云。然智慧局認為,我國商標法對著名商標之保護未以註冊為必要,又以營業主體簡稱作為指示商品或服務來源之標識,為商業上常見使用方式之一,觀異議人公司網頁係為商業交易目的所使用,亦可見「聯電」與其提供之服務相結合,復經長期使用,「聯電」足使相關消費者認識其為商標,且已為相關事業及消費者所普遍知悉之高著名商標,系爭商標之註冊有致生混淆誤認之虞,應予撤銷。
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「維新法律事務所」案原為商標異議案件,二造當事人皆提供法律相關服務,並以「維新」作為事務所特取名稱,異議人(即參加人)主張其有先使用「維新」於法律服務之事實,主張被異議人(即原告)有惡意仿襲之意圖,系爭商標應依商標法第30條第1項第12款予以撤銷。而當事人及參加人爭執甚烈處,即在於參加人有無將「維新」作為商標使用之意?智慧財產法院指出參加人在實際使用時,「維新」字體較大,且與「法律事務所」分列上下兩行,顯然有突出「維新」二字以表彰其服務之主觀意思,以及客觀上作為指示服務來源之效果,因此肯認屬於商標使用之態樣。
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由此些案例可知,商標權人以公司全銜從事商業活動時,若將公司名稱特取部分突顯使用,使整體脫離表示營業主體之意涵,客觀上具有指示商品或服務來源之效果,足使相關消費者認識其乃商標型態,仍屬商標之使用行為。在「聯電案」中,值得注意的是,智慧局肯認異議人以「聯電」之名載於公司網頁,乃出於行銷目的使用公司簡稱,足以作為表彰半導體晶圓代工等相關服務之商標使用,本文以為,此係基於「聯電」之高度識別性,加以公司簡稱為方便唱讀記憶之簡短稱呼,即使未申請註冊,透過商標權人使用,迭經媒體長期、廣泛報導,消費者反覆傳誦及接觸,仍可達到著名商標之程度,而為商標法保護之客體。
四、小結
本文中以主題式的分類,略整理出近期實務關於商標使用之見解,隨著商業型態的多樣化及國際化的潮流,商標使用樣貌勢必越來越多元,無論是維權需要或者是避免遭他人搶註,皆需進行積極保存使用商標使用證據,倘若商標證據鏈較為特殊,則需具體說明使用的狀況,實務上也會視各案情形具體認定,若有較為特殊的案情也可尋求專業事務所之意見及評估,對權利之保護也較為周延。
※ 註釋
1.
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商標法第5條規定:「商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品;三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物為之者,亦同」。
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2.
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商標法第30條第1項第11款規定:「商標相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者,不在此限」。
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3.
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商標法第30條第1項第12款規定:「商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者,不在此限」。
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4.
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商標法第63條第1項第2款規定:「商標註冊後,無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊但被授權人有使用者,不在此限」。
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5.
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商標法第57條規定:「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者,利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。以商標之註冊違反第三十條第一項第十款規定,向商標專責機關申請評定,其據以評定商標之註冊已滿三年者,應檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據,或其未使用有正當事由之事證。依前項規定提出之使用證據,應足以證明商標之真實使用,並符合一般商業交易習慣。
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6.
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7.
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最高行政法院107年裁字第1427號行政裁定。
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8.
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智慧財產法院107年度行商訴字第50號行政判決。
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9.
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智慧局中台廢字第L01060550號廢止處分書。
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10.
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智慧財產法院107年度行商訴字第67號行政判決。
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11.
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智慧財產法院107年度行商訴字第103號行政判決。
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12.
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智慧財產法院102年度行商訴字第103號行政判決。
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13.
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智慧局中台廢字第L01040592號廢止處分書。
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14.
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智慧財產法院107年度行商訴字第89號行政判決。
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15.
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智慧局中台異字第G01060685號異議審定書。
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16.
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智慧局第T0352279號核駁審定書。
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17.
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智慧財產法院104年度行商訴字第129號行政判決。
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18.
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智慧局中台異字第G01060537號異議審定書。
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19.
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智慧財產法院106年度行商訴字第16號行政判決。
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