智慧財產專業團體

(一)

現行商標法第70條第2款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」。惟商標法歷年來經過數度修正，對於公司名稱是否侵害商標權之問題產生新舊法要件不同之情況，故公司名稱爭議應適用設立登記時商標法，抑或是現行商標法，即應先予釐清。

(二)

智慧財產法院103年度民商上字第2號民事判決認為應適用設立登記時之商標法：「…本件首應審酌上訴人公司以『中國造船』作為公司名稱之特取部分而為設立登記，是否侵害系爭商標權，即應適用行為時（設立登記）法即92年商標法。倘上訴人公司設立登記之初即未侵害被上訴人之商標權，縱嗣後商標法相關規範有所修正，若無溯及適用之特別規定，基於『法律不溯及既往』之原則，修正後之規定僅自其施行日起向後生效，被上訴人不得依嗣後修正施行之商標法規定溯及主張商標權而請求排除或防止侵害」。

(三)

司法院104年度智慧財產法律座談會第6號提案之研討結果則認為現行法及登記時之商標法均需判斷：「依Ｂ公司設立登記時之商標法及現行商標法判斷之，須二者皆認侵害商標權，始構成侵害商標權。…Ｂ公司以Ａ著名商標作為公司名稱之特取部分是否構成侵害商標權之行為，應以Ｂ公司於 85 年 5 月 1 日登記公司名稱時有效之商標法為據。倘Ｂ公司以Ａ著名商標作為公司名稱特取部分自始即有視為侵害商標權之情事，因該侵害已現實發生，嗣如繼續存在期間適值商標法修正變更保護要件，自應以Ｂ公司設立登記時之商標法，暨商標權人起訴主張商標權被侵害請求排除或防止侵害之現行商標法判斷該侵害是否現尚存在，以判定商標權人得否行使排除或防止侵害請求權，方能兼顧之歷次修法之目的」。

(四)

依據上開實務見解，公司名稱之爭議必須先依據公司設立之日期，確認當時有效施行的條文內容為何。故此部分會涉及到究竟商標法是什麼時候開始禁止使用他人之註冊商標或著名之註冊商標作為公司名稱，此一立法沿革之問題。對此，智慧財產法院104年度民商上字第14號民事判決認為82年商標法、86年商標法均未明確規定使用他人著名商標中之文字作為自己公司名稱之特取部分，擬制視為侵害商標（專用）權，直到92 年商標法始明確界定以商標中之文字作為自己公司名稱「視為」侵害商標權。

(五)

依此見解，倘公司登記時是在82年商標法、86年商標法有效施行期間，則無法依上開規定主張商標權：「被上訴人設立登記時，82年商標法既對以他人註冊商標作為公司名稱之特取部分之侵權行為態樣之要件規定不明，使人無所適從，嗣法律迭經修正，逐漸確定『視為』侵害商標權之構成要件，自難遽認被上訴人設立登記時係違反82年商標法…且如上訴人主張得援引現行商標法第70條第2 款之規定排除侵害云云，則使企業經營者於登記公司名稱後，因法律規定要件之寬嚴修正，或上訴人起訴請求之時點差異而將異其結果，實非事理之平」。

(六)

惟智慧財產法院105年度民商上字第7號則認為依據82年之後的商標法，以他人註冊商標作為公司特取名稱是仍有構成民事侵害之可能：「82年商標法對於以他人註冊商標作為公司特取名稱是否構成民事侵害，並未有明文規定，惟同法第65條明定惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金。足見使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司名稱之特取部分，依82年商標法構成刑事責任而屬不法，則自亦構成民事侵權責任（參照最高法院103 年度台上字第1352號判決有關著作權法第64條規定之法律見解）。再者，本條乃有關惡意使用（包括嗣後惡意）之刑事處罰規定，如行為人並無使用之惡意而不構成該條刑責，惟其行為業已構成民事商標專用權之侵害，被害人仍可依82年商標法第61條規定訴請排除、防止或損害賠償，初不因其自始是否具有『欺騙他人之意圖』、『明知』或『使用之惡意』而有所異致。蓋商標專用權侵害行為之禁止或防止請求權為物上請求權之一種，與侵權行為之損害賠償請求權不同，並不以行為需具備過失或故意為限（最高法院85年度台上字第365 號判決參照）」。

(七)

上開判決並舉最高法院85年度台上字第365 號判決，佐證82年商標法已有關於公司名稱侵權之民事規定：且按「現行（82年12月22日修正通過）商標法第65條固規定『惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務…』，惟此乃有關惡意使用（包括嗣後惡意）之刑事處罰規定，如行為人並無使用之惡意而不構成該條刑責，惟其行為業已構成民事商標專用權之侵害，被害人仍可依（修正前）商標法第61條規定訴請排除、防止或損害賠償，初不因其自始是否具有『欺騙他人之意圖』、『明知』或『使用之惡意』而有所異致」，最高法院85年度台上字第365 號判決亦可資參照。由前揭最高法院判決，並審酌「公司依公司法辦妥設立登記，並以其公司名稱經營業務，倘其公司名稱之特取部分使用他人商標之名稱，而經營同一或類似商品或服務之業務，致該公司名稱「兼具」表彰商品或服務來源之功能時，公司名稱專用權即應對商標專用權退讓，如非惡意使用，即衡諸是否有民事責任（82年商標法第61條）；如為惡意使用，兼負民、刑事責任（82年商標法第65條），以保障商標（專用）權及消費者利益，並促進工商企業之正常發展」，足知依設立時商標法，使用他人商標做為自己公司特取名稱，經營同一或類似商品或服務之業務，如係惡意使用（包含嗣後惡意）應同時構成刑事及民事責任，如非惡意使用則應衡諸是否構成民事責任」。

(一)

最高法院在民國107年所作成之106年度台上字第2088號民事判決，則採取了與前述判決截然不同之見解，認為公司設立若以存續迄今，則應適用現行之法律：「倘以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱，雖於92年修法前已為設立登記，惟其公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態，跨越新、舊法時期而持續至新法施行後尚未終結，考量新法規定兼為保護消費者免於混淆誤認之公益，尤重於對公司名稱使用權之信賴保護，自應以新法法律效果之規定，連結部分屬於過去之構成要件事實，適用於將來繼續發生之法律事實。此乃『法律要件事實之回溯連結』，而非法律效力的溯及既往，不生違反法律禁止溯及既往原則之問題。原判決既認定台糖公司於43年10月1日經核准註冊之系爭商標為著名商標，其商標權迄未消滅之事實。則台糖營造公司雖設立登記於87年8月25日，惟其公司名稱以系爭商標之文字作為特取部分，因而造成淡化著名商標之狀態，持續迄今仍未終結，應有現行商標法有關『擬制侵害商標權』規定之適用」。

(二)

針對前開智慧財產法院判決當中認為應適用公司設立登記時法律最主要之理由，即企業經營者於登記公司名稱後，倘因法律規定要件之寬嚴修正，或權利人起訴請求之時點差異而將異其結果，並非公平此一論點，最高法院認為避免消費者混淆誤認之公益，應大於公司名稱使用權之信賴保護。最高法院並用「法律要件事實之回溯連結」此一理論，來解釋適用新法並未違反法律禁止溯及既往之原則。

(一)

現行商標法第70條第2款規定以他人著名之註冊商標作為公司名稱之一部，致有1. 致相關消費者混淆誤認之虞，或2.減損該商標之識別性或信譽之虞，此兩種情況之一者，視為侵害商標權。而此兩種情況對於「著名商標」著名程度之要求是否一致？因上開兩種情況與商標法第30條第1項第11款前後段之要件雷同，而最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議記載：「按商標法第30條第1項第11款（下稱本規定）前段規定之目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，保護之對象為相關消費者，而所稱之相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言（商標法施行細則第31條參照）；至本規定後段之規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，兩者保護之對象及範圍並不相同。又商標之保護具有使其壟斷並排除他人使用某一文字、圖形、記號或其聯合式之效果。是以，倘商標僅在某一類商品或服務之相關消費者間具有著名性，對於不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者，自不宜使其在不同類別之商品或服務取得壟斷或排他使用之權利，否則將造成市場不公平競爭之結果，明顯與商標法第1條規定有違。準此，本規定後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與本規定前段規定僅限於相關消費者不同」。

(二)

上開會議之研究意見進一步解釋：「實務上智慧局對於商標法第30條第1項第11款著名商標之判斷標準，仍有前後段文字之區別，認為商標法第30條第1項第11款前段所謂『相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞』中所稱之『著名商標』，雖係採『相關消費者』此一『低著名』標準，惟同款後段所稱『或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者』其中所稱之『著名商標』，則係指『一般消費者』或『一般公眾』而言，亦即係採高度著名商標，智慧局此種分類，實務上乃有所謂『小著名』與『大著名』之區別。…參照WIPO、APEC相關決議及美國修正商標淡化法（Trademark Dilution Revision Act）第15 U.S.C. §1125（c）（2）規定及本條款立法理由，本條款後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有該條款後段規定之適用，與該條款前段規定僅限於相關消費者不同。質言之，商標法施行細則第31條規定，解釋上僅適用在商標法第30條第1項第11款前段情形，只須對相關消費者著名即足；至商標法第30條第1項第11款後段就著名商標之著名程度，解釋上應認為不僅止於相關消費者，而須達跨類別至不相關之一般消費者均知悉之商標，始有其適用，以符合立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭」。

(三)

依據上開決議，適用「致相關消費者混淆誤認之虞」要件之著名商標，其著名程度僅須達到低度著名，即相關消費者普遍認知。然適用「減損該商標之識別性或信譽之虞」要件之著名商標，則須超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之高度著名程度。然此一區別標準是否適用於商標法第70條第2款之兩種情形，目前尚未見法院判決對此表示意見。

(一)

公司名稱爭議之排除侵害請求權，是否有消滅時效之適用？其時效是否應依公司設立登記日開始起算？智慧財產法院102年度民商訴字第46號民事判決認為：「公司名稱必然會持續使用一定期間，是應認公司名稱登記之行為於登記時即已完成，其後公司名稱之持續使用應認為係行為狀態之延續，而非行為本身之一再實施」，智慧財產法院102年度民商訴字第37號則表示：「關於侵害商標權之排除及防止侵害請求權之時效應如何適用及計算，即應回歸適用民法相關規定，非如原告主張本件關於侵害商標權之排除及防止侵害請求權無消滅時效之適用。同為無體財產權之專利權之排除及防止侵 害請求權，亦有消滅時效之適用，且其消滅時效期間為民法第125 條規定之15年，是本件關於侵害商標權之排除及防止侵害請求權，亦應適用民法第125 條規定之15年。被告係於87年1 月13日以「福樂生醫有限公司」為設立登記，依上揭說明，原告關於本件排除及防止侵害之請求權業於102 年1 月12日屆滿，惟原告卻遲至102 年2 月22日方以存證信函催告被告於文到1 個月內更改公司名稱，並於102 年8 月16日始提起本件訴訟，顯已逾15年之消滅時效無訛」。

(二)

然根據前述最高法院106年度台上字第2088號民事判決，如公司名稱登記後持續迄今未消滅，則其公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態並未終結，而應適用現行法之規定。依此見解，該使用公司名稱之行為並未終結，則消滅時效似無從開始起算，而無適用之餘地。

(一)

公平交易法第22條第一項第二款規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者」。對於上開條文對於公司名稱爭議之適用，智慧財產法院97年度民商上字第1號民事判決闡述：「事業倘以普通使用方法，使用依公司法登記之公司名稱，而將公司名稱作為表示法律行為效果或權利義務歸屬之主體，而無積極行為使人與相關事業或消費者所普遍認知之他人營業混淆者，並不違反公平交易法第20 條規定（按，即現行法第22條）。惟事業倘非以普通使用方法使用公司名稱，而以積極行為使人與他人營業混淆者，則違反公平交易法第20條之規定」。

(二)

然權利人如擬主張本條之規定，須舉證其公司名稱或營業表徵已達著名之程度，與前述商標法70條規定須達著名商標之程度類似，門檻不可謂不高。對此，最高法院107年度台上字第539號民事判決認為對於未達著名商標或著名表徵之情形，仍有可能依據公平交易法第25條之補充規定予以規範：「按公平法與商標法對於商標，均有保護規定，商標法重在商標權人私權保護，而公平法規範目的，則係以因使用他人表徵，有引起混淆誤認或攀附他人商譽，或榨取他人努力成果等違反競爭商業本質之虞，在商業倫理具可非難性，而需予以介入制止以維護公平競爭。上訴人以系爭商標之文字作為其公司名稱特取部分之方式，復從事與被上訴人相同或類似之成人紙尿褲銷售服務，為原審認定之事實，即有攀附被上訴人商譽之行為，自已構成公平法第25條之不公平競爭行為」。