張東揚 律師
一、專利保護的屬地性
眾所週知，專利保護的屬地性是當前各國專利法制普遍肯認的原則，由此建構了當前世人所知的國際智慧財產權保護與貿易體系。析而言之，專利保護的屬地性可體現於下述層面。一，從立法論言，各國立法實踐，普遍將專利權的排他權能，限制於核准權利之法域境內。二，從管轄權言，法院通常具有相當程度之謙抑性，對於發生於其法域外的專利權侵權紛爭，不認定為取得管轄權。三，從解釋論言，關於專利侵權紛爭所涉實體法律解釋的外沿，法院在實務上也受到專利屬地主義無須明言的限制。
但是，這些年來，隨著新科技尤其是網路科技的繁興、國際貿易秩序之變動，專利保護的屬地性不免在若干國家受到局部調整。其中尤以作為世界專利最重要戰場之美國最為動見觀瞻。本刊歷年以專利屬地性在美國的實務發展為核心的文章，已不在少數。例如，涉及立法論者，有黃詩芳專利師《由Microsoft Corp. v. AT&T Corp.案論美國專利法第271(f)條之適用》之大作(註1)，對美國專利法第271(f)條規定之立法緣由，介述甚詳。涉及管轄權者，筆者亦有幾篇小文述及(註2)。涉及具體法律之解釋論者，如余惠如律師《論專利之使用侵權責任》(註3)、歐政儒律師《從美國法院適用專利法§271 (a)觀點簡論方法專利之境外使用效果》(註4)、李維峻律師《美國最高法院Life Technologies Corp. v. Promega Corp.一案-美國專利法》等大作(註5)，及筆者《美國專利法第271(f)條與方法專利之適用問題簡述》之小文(註6)，皆可參閱。
僅憑上引文章之標題，已可約略窺知近年美國實務對於專利保護屬地性原則之反思集中於兩項主題。其一是：專利請求項尤其方法請求項之要件發生主體與法域層次之分裂時，應如何解決。其二則涉及美國司法實務關於專利法第271(f)條之解釋(註7)。本文介述之主題為後者，而所介述之新動態，乃從該條文本身之解釋問題，延伸到該條文(至少其第(2)款)所生侵權責任損害賠償之範圍問題，影響層面尤為具體，似有值得國內讀者留意之處。
二、美國專利法第271(f)條
為便於下文介述，先簡要說明美國專利法第271(f)條之規定：
第271(f)(1)條：任何人未經許可，在美國或由美國提供或使人提供「受專利保護之發明的未被組合的全部或主要構件」，且積極促使該等構件在美國境外進行組合；若這組合行為在美國境內是屬侵犯專利權，則由美國提供或使人提供該構件亦屬專利侵害行為。
第271(f)(2)條：任何人未經許可，在美國或由美國提供或使人提供「受專利保護之發明的未被組合的任何構件，又，該構件是為此發明特製或專門適用於此發明，而不是適用於實質上非侵權用途的主要物品(staple article)或商品」，且其知曉該構件乃特製或專門適用之事實，並存有於美國境外組合該構件之意圖；若這組合行為在美國境內是屬侵犯專利權，則由美國提供或使人提供該構件亦屬專利侵害行為。(註8)
由上可知，此兩款規定分別對應於「教唆侵權(或稱引誘侵權)」(actively induced infringement)與「輔助侵權」(contributory infringement)兩種間接侵權行為之態樣(註9)，而其立法目的，乃是彌補行為人不在美國境內完成最終組裝行為從而規避侵權之法律漏洞。「美國境外最終組裝行為」及其所導致之專利全要件對應事實，儘管仍藉由行為人之積極促使或輔助行為而實現，畢竟發生於美國境外。此兩款之客觀構成要件與美國境內發生聯繫者，僅是「在美國或從美國直接或間接提供(通常即為販賣而出口)」主要或重要專利構件之行為而已。因此之故，此兩款向被稱為構成專利保護屬地性原則之例外。關於此兩款規定之其他解釋論問題，例如其於方法專利應如何適用、所謂「『主要』構件」與「staple article」如何解釋，以及兩種間接侵權行為之基本原理等等，已見於前引本刊各文，此不復贅。
本文涉及之問題是：假設被告已成立美國專利法第271(f)條之侵權行為，原告可得請求之損害賠償範圍如何劃定？眾所周知，依美國專利法第284條之規定，原告對於侵害其發明專利之被告可得請求之損害賠償包括「所失利益(lost profits)」與「合理授權金(reasonable royalty)」，對於故意侵權，法院可依裁量權提高損害賠償至三倍(註10)。惟在第271(f)條之脈絡中，全要件該當事實既然發生於美國境外，則由全要件該當事實致生之損害也理應發生於美國境外，此種損害能否在原告請求賠償之列，顯然有解釋上的疑義。倘若答案為否定，法感情上言似與第271(f)條「截堵規避」之立法目的未盡相符。但倘若容許原告請求境外損害，則美國專利權之排他權能是否已透過金錢救濟實質延伸至境外？則不能無疑，除非國會再從屬地主義切割出一塊例外之地，否則自需法院以穩固之說理以釋群疑。至於境外損害與條文界定之境內行為之間如何確定因果關係之存在？如何(在供應鏈中)界定境外損害之範圍？亦為難題。
三、美國聯邦最高法院2018年WesternGeco判決介述
(一) 程序歷史
美國聯邦最高法院於2018年6月22日WesternGeco v. ION一案之判決中(註11)，對上述議題有關第271(f)(2)條者作出了部分回應。以下先簡述本案程序歷史，再析述判決理由。
本件原告WesternGeco LLC是總部設於英國的地質調查公司(註12)，為美國境內外油氣公司提供海洋地質調查是其重要業務，WesternGeco就此取得了一系列關於海洋地震拖纜定位系統(positioning systems for marine seismic streamer technology)的專利，其中於本案主張者為US 6,691,038、US 7,080,607、US 7,162,967、US 7,293,520等四件美國專利。對這套專利技術，WesternGeco不從事技術轉讓也不做專利授權，僅由自家實施，以確保其市場競爭的優勢地位。
本件被告ION Geophysical Corp.是總部設於美國德州的同業(註13)。依據判決所述，自2007年起，ION開始將其在美國境內製造的對應於WesternGeco專利構件之元件運往美國境外，由關係企業組裝成幾乎與WesternGeco探勘系統無區別的系統，而與WesternGeco展開競爭。WesternGeco從而向德州南區聯邦地方法院對ION提起專利侵權訴訟。在是否構成美國專利法第271(f)條侵權的爭點上，WesternGeco一路取勝，只是在損害賠償能否包括境外所失利益(foreign lost profits)之爭點上，各審級法院的判決結果出現了較大歧見。
WesternGeco關於損害賠償的主張分成兩部分；就美國境內發生的損害，主張合理授權金，就美國境外發生的損害，主張(境外)所失利益。關於後者，WesternGeco在事實審中業已證明：由於ION的侵權競爭，導致WesternGeco喪失了10宗海外探勘契約。在一審中，陪審團對這兩項損賠主張皆予肯認，分別核予1,250萬美元和9,340萬美元的賠償金，德州南區地院亦予支持(註14)。境外所失利益作為專利法第271(f)(2)條侵權行為所生損害賠償的合法性不僅得到肯認，而且還大幅超越美國境內的損害賠償金額。但是美國聯邦上訴巡迴法院(CAFC)在第二審判決中否定了境外所失利益作為損賠主張的合法性(註15)，以其過往在他案中認定美國專利法第271(a)條侵權行為所得主張之損害賠償不包括境外所失利益為主要理由，認為第271(f)條應獲得相同處遇。案經上訴受理於美國聯邦最高法院，CAFC判決遭撤銷發回(註16)。但第一次更審判決中，CAFC仍然維持原判決之結論(註17)。之後聯邦最高法院再度受理上訴，在2018年6月22日作成其第二次判決，其中多數意見書由Thomas法官領銜撰寫，共有7位法官署名；不同意見書則由Gorsuch法官撰寫，與Breyer法官共同提出。在本次判決中，聯邦最高法院首次就美國專利法第271(f)(2)條侵權行為所生損害賠償能否包括境外所失利益乙節，提出了完整的說理與論辯。
(二) 判決理由
多數意見書在簡述本件程序歷史之後，立刻指出本件上訴爭點涉及美國司法實務長久遵循的法規不適用境外之推定(presumption against extraterritoriality)。準此，原則上，美國國會制定的法律，只適用於美國境內。從而，美國專利法第284條與第271(f)(2)條是否在涵攝本件事實後產生了為法秩序所不容許的境外適用，便成為爭點的核心議題。就此，多數意見書鈎勒出了以下的審查框架與原則：
| 1. |
審查法律是否產生了為法秩序所不容許的境外適用，聯邦最高法院向來採用二階審查框架(two-step framework)。第一階，旨在探求有無事證足以推翻法規無境外適用之推定。在實踐上，該推定屬於優位推定，惟有當法條文義明白揭示境外適用時(only if the text provides a “clear indication of an extraterritorial application”)，法院方可據以推翻該推定。 |
| 2. |
倘若上述推定未被推翻，則進入第二階，探求系爭法律所對應之當前個案事實是否發生於美國境內(whether the case involves a domestic application of the statute)。 |
| 3. |
在第二階審查的實踐中，法院並不審究系爭法律全部內涵與全部個案事實之對應關係，而僅著眼於該法律的「規範焦點(the statute’s “focus”)」。易言之，只要個案中與規範焦點對應的事實發生於美國境內，即認定該法律對該個案整體構成法秩序所容許的境內使用(permissible domestic application)(註18)。相對的，倘若個案中與規範焦點對應的事實發生於美國境外，則將該法律對該個案整體之關係定性為法秩序所不容許的境外適用(impermissible extraterritorial application)。 |
| 4. |
由於規範焦點在審查框架中之突出地位，個案中其他事實不進入審查視域。因此，法條中非規範焦點之部分，其所對應之事實是否發生於美國境內，對審查結果不生影響。 |
| 5. |
又，在具體個案中，法院得視情況直接從第二階開始審查，將兩階框架簡化為一階。例如，當第一階之審查必須處理繁難之議題，卻不至於改變審查之結果，反而會給未來他案帶來深遠影響(require resolving “difficult questions” that do not change “the outcome of the case,” but could have far-reaching effects in future cases)，法院即有理由直接從第二階進行審查。多數意見書認為：本件正屬於此種情形。 |
第二階審查既以「規範焦點」為核心，則個案法規之規範焦點如何確定，自屬關鍵問題。有趣的是，由聯邦法院此案判決觀察，似乎並不存在十分明確的判準。依多數意見書所說，所謂規範焦點，乃是法規「關切之對象(object of its solicitude)」，可以是該法規所欲規範之行為(the conduct it seeks to regulate)，也可以是其所欲保護之當事人與利益(the parties and interests it seeks to protect or vindicate)；此外，法院通常還必須一併考慮與該條文配合適用之其他條文，進行一種類似體系解釋的釋法活動，以便確定該條文之規範焦點何在。
第284條之規範焦點為何？顯然為本件關鍵問題。從兩造攻防中浮現的主張觀察，可說這是一場「侵權」對「損害賠償」之爭。若將「損害賠償」認定為規範焦點，則其所對應之本件爭點事實無非是原告所請求之境外所失利益，而此一結果自難認屬「境內適用」，且依上述二階審查框架，將被認為與法秩序發生扞格。再者，倘若將第284條之規範焦點認定為「損害賠償」，則審查到此即為已足，邏輯上應無須進一步討論第271(f)(2)條之規範焦點為何，暨其所對應行為之發生地是否在美國境內。反之，只有在選擇「侵權」作為第284條之規範焦點之後，才須進一步探求所謂「侵權」於當前個案中究何所指，從而接續探討第271(f)(2)條之規範焦點暨其所對應行為之發生地。
多數意見書在此做出了重要選擇，認定「侵權」而非「損害賠償」才是第284條的規範焦點，而其理由之構成主要是駁斥後者的理據。多數意見書認為：損害賠償只是第284條提供救濟的手段，侵權之救濟才是目的(the damages themselves are merely the means by which the statute achieves its end of remedying infringements)。「侵權」既然成為第284條之規範焦點，則該當於「損害賠償」之所失利益的主張，即從審查視野中隱退，縱使發生於境外，亦不影響第284條對於本件構成境內適用的結論了。
復次，多數意見書進一步探求第284條所謂之「侵權」於當前個案中究何所指，從而審究第271(f)(2)條之文本。此處，多數意見書選擇以該條文所界定的客觀構成要件亦即「在美國或從美國提供(重要構件)」作為規範焦點。既如此，其所對應的本件事實不發生於境外，可不待言。另一種可能選項，即以境外發生的全要件該當事實所為規範目的，則為多數意見書所不採。多數意見書指出：導致境外所失利益的境外事件僅是「侵權所伴隨者」，對於本題之分析並非首要(those overseas events were merely incidental to the infringement. … they do not have “primacy” for purposes of the extraterritoriality analysis.)
(三) 不同意見書
不同意見書由Gorsuch與Breyer兩位法官提出，其論理取徑乃堅持專利保護屬地性之本位，從法體系解釋出發，拒斥境外所失利益之適用，而不跳進多數意見書之二階框架審查本件所涉及之法條境內/外適用問題。要之，美國專利法第154條明言其所賦予之排他權能為美國境內(throughout the United States)，即便是第271(f)(2)條，其所明定的排他權能(亦即排除他人未得同意供應重要專利構件至境外)仍以美國為其地理界限，第271(f)(2)條從未亦不可能將境外的全要件該當行為規定為侵權行為(But none of this changes the bedrock rule that foreign use of an invention (even an invention made in this country) do not infringe a US patent. Nor could it.)。
此外，超越排他權能界限之救濟不免與當前法體系發生衝突，甚且有不能邏輯自洽之虞。不同意見書指出：專利權人僅能對第271(a)條的侵權行為請求境內所失利益應是當前共識，但是倘若專利權人對於第271(f)(2)條的侵權行為卻還能主張境外所失利益，這等於說侵權人僅僅出口銷售侵權物重要零組件所須負擔的賠償責任，甚至超過其出口銷售侵權物全部所須負擔的賠償責任(註19)。
不同意見書另一論理取徑，是政策面的考量，以境外所失利益所可能帶來的國際連動甚至反噬效應，做為反對多數意見書的理由。Gorsuch法官寫道：「如果外國法院回敬我們怎麼辦？假設美國的晶片公司在外國的研發過程中侵犯了該外國核准的專利，然後大量生產並銷售至美國，此時，該外國法院也可能依同樣理由主張美國晶片公司在美國的行為侵害了外國專利。」(註20)儘管此種擔憂或有滑坡謬誤之虞(蓋上述假設事實可能已經脫離第271(f)條而進入第271(a)條之範疇)，但吾人回顧近年來手機大廠在專利訴訟中占有的主場優勢，不同意見書「易地而處」的擔憂也未必就是言之過早。
四、後WesternGeco時期的可能變化
WesternGeco判決的意義由其闡釋法條的法學方法即可窺知。按照其解釋取徑，即便素來被認為構成屬地主義例外的第271(f)(2)條皆被定性為具有境內性之「規範焦點」，而可以在與第284條連結之後共同成為權利人請求境外所失利益之權利基礎，則第271條其他款項又何為而不可？至少，就作為姊妹條款的第271(f)(1)條而言，已很難存在不適用相同解釋方法之理由。在理論上，在美國法院專利侵權訴訟中主張境外所失利益作為損害賠償之一部，已經不再是不能想像、不可嘗試的行動。因此，儘管第271(f)(2)條相對來說並非專利訴訟常見條款，但本判決的里程碑性質不會因此而降低。
倘若上述推論大致不誤，則往後至少依第271(f)條兩款之一主張境外所失利益的侵權訴訟應會增加，而在肯認境外所失利益合法性的前提下，如何確定境外損害與境內行為之間的因果關係、如何(在供應鏈中)劃定境外損害之範圍，應該會成為日後第271(f)條訴訟中兩造的攻防重點。事實上，美國聯邦最高法院本判決多數意見書已在一篇末註腳中對此問題留下伏筆：「上述意見之形成，並未論及其他可能在具體案件中限縮或排除(境外所失利益作為一種)損害賠償之理論，例如近因因果關係(proximate causation)。」(註21)
再者，專利制度是構建當前國際貿易秩序的列柱之一，而美國專利制度若非頂梁柱即為主力柱，當美國的專利法體系發生變動，依賴美國市場的利害關係者很難不受波及。至少就第271(f)條而言，在美國投資設廠的製造業外商，其法律風險已因本判決而提高。至於其他國家是否會如同不同意見書所警示的，以美國之道還治美商之身？一般認為可能性不高，畢竟美國法制向來敢為立異，而他國難以學步。即以第271(f)條為例，其於1984年增入美國專利法以來已歷30餘年，尚未聞其他主要國家在立法上有所仿效。當然，值此世界貿易體系重整之今日，誠可謂世事難料，吾人只有靜觀其變，等待時間的驗證。
※ 註釋
| 1. |
本刊第九卷第九期，2007年9月。網路版見於：http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200709.htm#a01 |
| 2. |
《美國聯邦法院受理外國專利紛爭之可能性－以Voda v. Cordis案為核心》，聖島國際智財權實務報導，第九卷第四期，2007年4月。《美國專利訴訟中之對人管轄權》，聖島國際智財權實務報導，第十卷第二期，2008年2月。網路版分別見於：http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200704.htm、http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200802.htm |
| 3. |
本刊第十五卷第六期，2013年6月。網路版見於：http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_201306.htm |
| 4. |
本刊第十七卷第二期，2015年2月。網路版見於：http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_201502.htm#a01 |
| 5. |
本刊第二十卷第一期，2018年1月。網路版見於：http://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=502&ID=988 |
| 6. |
本刊第十一卷第八期，2009年8月。網路版見於：http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200908.htm#a01 |
| 7. |
見於美國聯邦法典(U.S. Code)第35篇。本文他處提及的美國專利法條文，皆同。 |
| 8. |
此為註1所引黃詩芳專利師《由Microsoft Corp. v. AT&T Corp.案論美國專利法第271(f)條之適用》大作中之翻譯，特此銘謝。原文：「Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.」(第(1)款)、「Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.」(第(2)款)；可見於美國專利商標局網站：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf。 |
| 9. |
兩種間接侵權行為態樣分別規定於美國專利法第271(b)條、第271(c)條。 |
| 10. |
原文：Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.(第284(1)條)、When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.(第284(2)條前段) |
| 11. |
此判決見於：https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-1011_6j37.pdf。案名：WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., No. 16-1011 (U.S. 2018). |
| 12. |
官網：https://www.slb.com/campaigns/westerngeco.aspx |
| 13. |
其官網見於：https://www.iongeo.com |
| 14. |
美國德州南區地方法院一審判決：WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 953 F. Supp. 2d 731 (SD Texas 2013). |
| 15. |
美國聯邦上訴巡迴法院第二審判決：WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 791 F. 3d 1340 (CA Fed. 2015). |
| 16. |
美國聯邦最高法院第一次判決：WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 579 U. S. ___ (2016). |
| 17. |
美國聯邦上訴巡迴法院第一次更審判決：WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 837 F. 3d 1358 (CA Fed. 2016). |
| 18. |
此處說「對應」而不說「該當」，是考量到所謂「規範焦點」似乎不僅限於法條之構成要件，即便法條所提供之法律效果，也可能被認定為「規範焦點」。不過，也許是巧合，多數意見書對於第284條與第271(f)(2)條所分別認定的規範焦點，都屬於構成要件而不是法律效果的層次。 |
| 19. |
原文：It would allow greater recovery when a defendant exports a component of an invention in violation of §271(f)(2) than when a defendant exports the entire invention in violation of §271(a). |
| 20. |
原文：If our courts award compensation to U. S. patent owners for foreign uses where our patents don’t run, what happens when foreign courts return the favor? Suppose our hypothetical microchip developer infringed a foreign patent in the course of developing its new chip abroad, but then mass produced and sold the chip in the United States. A foreign court might reasonably hold the U. S. company liable for infringing the foreign patent in the foreign country. |
| 21. |
原文：In reach this holding, we do not address the extent to which other doctrines, such as proximate causation, could limit or preclude damages in particular cases. |