智慧財產專業團體

高臆婷　專利師

一、 前言

　　近年來，企業間以專利侵權訴訟作為競爭手段的案例日漸增多，當原告專利權人對被告提起專利侵權訴訟時，被告勢必將竭盡所能抗辯專利無效（invalidity）或不侵權。在美國，被告可向聯邦法院針對原告主張的專利權提起有效性抗辯，或向美國專利商標局（以下稱USPTO）提起單方複審程序（ex parte reexamination ，簡稱EPR）、多方複查程序（inter parte review，簡稱IPR）或是核准後複查程序（post-grant review，簡稱PGR），以確認專利有效性。

　　不論是在單方複審程序、多方複查程序、核准後複查程序中或在聯邦法院的訴訟程序中，說服責任(burden of persuasion)皆在主張專利無效的申請人，然而，提出證據之責任（burden of production）則會隨著審理過程在當事人間移轉，以下將介紹美國聯邦巡迴上訴法院(以下稱CAFC)於2015年9月4日對Dynamic Drinkware, LLC. v. National Graphics, INC.案的判決(註1)，即是針對多方複查程序探討兩造當事人間舉證責任之歸屬。

二、 案件背景

(一) 系爭專利

　　National Graphics, INC.(以下稱National Graphics)擁有美國第6,635,196號專利(以下稱’196專利)，其涉及製造帶有雙凸透鏡狀圖像的鑄造塑膠物品。’196專利從2000/11/22提出申請，而於2003/10/21公告。且’196專利主張了其於2000/6/12所提申之臨時申請案的利益。此外，值得注意的是，National Graphics早在2000/3/28即將其發明付諸實施。

　　另一方面， Dynamic Drinkware,  LLC. (以下稱Dynamic )向USPTO的專利審理暨訴願委員會(以下稱PTAB)請求’196專利的多方複查(註2)。在Dynamic之請求中，Dynamic主張’196專利之請求項1、8、12及14藉由美國第7,153,555號專利（以下稱Raymond專利）是可預見的。Raymond專利在2000/5/5提出申請，並主張其於2000/2/15所提申之臨時申請案的利益。以下整理出與’196專利及Raymond專利之申請日相關的時程圖。

(二) PTAB之見解

　　USPTO同意Dynamic的部分請求，並對請求項1及12提起審理。PTAB首先認定Dynamic無法證明Raymond專利享有其於2000/2/15之臨時申請日之權利，因此Dynamic無法證明Raymond專利為美國專利法第102(e)條所規定之先前技術。為了享有2000/2/15之臨時申請日之權利，Dynamic必須證明所依據之來自Raymond專利的標的必須存在於其臨時申請案並由其臨時申請案所支持。PTAB認定Dynamic只比較’196專利之請求項1及Raymond專利的臨時申請案，而不是比較Dynamic欲用來證明’196專利不具新穎性之Raymond專利的部分及Raymond專利的臨時申請案。因此，PTAB認定Dynamic並未善盡證明Raymond專利之有效日係早於2000/5/5的責任。

　　PTAB接著認定National Graphics在2000/3/28將其發明付諸實施，National Graphics將發明付諸實施的日期係早於Raymond專利之2000/5/5的申請日。因此PTAB判定Dynamic未能藉由一優勢證據(preponderance of the evidence)證明’196專利之請求項1及12在專利法第102(e)條之規定下可由Raymond專利所預見(註3)。對此，Dynamic遂向CAFC提起上訴。

三、 討論

(一) 主張臨時申請案之申請日的條件

　　當一專利欲請求其臨時申請案之申請日時，其必須滿足美國專利法第119(e)條之規定，美國專利法第119(e)條之規定如下：「依第111(a)條或第363條規定，由臨時申請案之單一發明人或複數發明人提出專利申請，而其內容符合第112條第1項之方式揭露時，可視為該專利申請與依第111(b)條規定之臨時申請案的日期相同…」(註4)。換言之，臨時申請案的說明書必須包括本發明及其製造、使用之方式和程序的書面說明，並以充分、清楚、簡潔與精確之用詞表達，以使一普通技能人士能實施其在非臨時申請案中所請求的發明(註5)。

(二) 舉證責任之歸屬

　　Dynamic認為PTAB錯誤地將證明Raymond專利享有臨時申請案的申請日之權利的責任轉移至Dynamic。Dynamic爭辯其已建立了表面證據(prima facie)證明Raymond專利在其臨時申請日為2000/2/15的情況下，因而係為符合專利法第102(e)條之規定的一對於’196專利的先前技術，且基於Giacomini之判決，證明Raymond專利無權享有臨時申請案的申請日之權利的責任應轉移至National Graphics。

　　National Graphics 在答辯時主張PTAB適當地將舉證責任歸於Dynamic，用以支持Raymond臨時申請案應提供書面說明以支持Raymond專利之請求項的論點。 National Graphics 指出由於優先權的主張並非必然會經由USPTO檢查，因此無權享有「臨時申請案具備適當書面說明支持」的推定。

 CAFC 同意 National Graphics 所提出之論證，PTAB並無錯誤地將證明先前技術Raymond專利享有其臨時申請案之申請日之權利的責任置於多方複查的申請人Dynamic身上。

1. 自TLC v. Gennum案探討舉證責任之歸屬(註6)

　　為了澄清相關責任，首先，CAFC建立兩個不同的舉證責任的概念，其分別為說服責任及提出證據的責任。說服責任是指派給一方的最終責任，被指派的該方必須以某種程度的確定性去證明某件事情，例如藉由一優勢證據或清楚且具說服力的證據( clear and convincing evidence )。在多方複查中，說服責任在於提出多方複查的申請人身上，如美國專利法第316(e)條之規定，申請人應藉由一優勢證據來證明不可專利性，且此責任不可轉移至專利權人。另一個不同的舉證責任為提出證據的責任或呈送證據的責任（ burden of going forward with evidence)，此責任可轉移，且其分配取決於在審理過程中產生爭點的地方。

　　在 TLC v. Gennum 案中說明了上述之責任，專利權人TLC控告Gennum公司侵權，而Gennum公司主張TLC的專利可由先前技術所預見。TLC認為所主張的請求項基於美國專利法第120條有權享有其正式案之較早申請日的權利。Gennum負有根據已預見之先前技術來證明TLC專利無效之抗辯的最終責任，也負有最初的呈送「證明確有此已預見之先前技術存在」之證據的責任。TLC在答辯中主張其因而具有呈送證據的責任，以證明先前技術沒有確實地預見，或證明所主張的請求項享有早於Gennum所聲稱之先前技術之申請日的利益。CAFC判定一旦TLC提交可支持較早申請日的證據及論證給法院後，呈送證據的責任即再度轉移到無效抗辯的提出者Gennum，以說服法院TLC無權享有較早申請日的利益。

　　前述在地院訴訟中依美國專利法第120條之轉移的責任以及相關的優先權主張，相似於在多方複查程序中依專利法第119(e)(1)條之轉移的責任以及相關的優先權主張。不論是依美國專利法第282條主張專利權全部或其中任何請求項無效，抑或是依專利法第316(e)條在多方複查程序中主張專利無效，舉證責任皆是落於主張無效的一方。多方複查程序中不同的證據標準並不能改變各造間轉移的責任。

　　在本案中，Dynamic身為申請人，有利用優勢證據來證明不具可專利性之說服責任，且此說服責任是不可轉移的。此外，Dynamic也有證明'196專利所主張的請求項可由Raymond專利所預見之最初的提出證據責任。

　　然後，提出證據的責任轉移至National Graphics以主張或提出證據來證明Raymond專利沒有確實地預見，或如本案中之主張，Raymond專利並非先前技術，因為’196專利中所主張的請求項享有早於Raymond專利之申請日的權利。National Graphics有提出證據來證明’196專利中所主張之發明被付諸實施的日期早於Raymond專利的申請日。因此，提出證據的責任返回至Dynamic以證明’196專利沒有確實地被付諸實施或證明Raymond專利享有早於’196專利被付諸實施之日之申請日的權利。然而，如PTAB所認定，Dynamic未能善盡證明Raymond專利之有效日早於’196專利被付諸實施之日的責任。

　　相較而言，Dynamic提出的方式會創造出一個專利享有其臨時申請案之申請日之權利的推定，但是這個推定是沒有根據的，因為USPTO不必然會審查臨時申請案(註7)。在USPTO及PTAB皆未考慮優先權主張時，便沒有理由推定部分連續申請案的請求項享有較早提出之申請案之有效申請日的權利。既然USPTO未對優先權主張作出判定，那麼地院也就沒有任何認定需要依從。

2. 自Giacomini案探討舉證責任之歸屬(註8)

　　CAFC認為Dynamic依據Giacomini案來主張一個假定確實是不適宜的。在Giacomini案中，PTAB核駁Giacomini申請案中的一些請求項在專利法第102(e)條之規定下可由Tran專利所預見。Tran專利的申請日剛好在Giacomini提申其申請案的一個月之後，但是Tran專利主張早於Giacomini案之申請日的一臨時申請案的優先權。如同與本案相關的，CAFC認定「因為Giacomini從未向PTAB主張Tran臨時案未能依專利法第119(e)條之規定提供針對請求標的書面說明支持，所以Giacomini因未能提出這個主張而產生失權效果」。因為Giacomini不得再主張Tran臨時申請案沒有支持Tran專利，所以CAFC並未觸及Tran專利是否推定地享有其臨時申請案之申請日的權利之問題。

　　因此，PTAB基於 National Graphics 將’196專利發明實際付諸實現的證據，判定Dynamic負有證明Raymond專利享有其臨時申請案之申請日的權利之進一步責任的決定是沒有錯誤的。

3. 兩造之攻防

　　Dynamic認為其提供足夠的證據證明Raymond臨時申請案提供書面說明支持Raymond專利的請求項。Dynamic主張，其已比較’196號專利的請求項與Raymond專利中的揭露。Dynamic接著在回應PTAB的答覆摘要中提供一份請求項對照表，確立’196專利的請求項1因Raymond臨時申請案而喪失新穎性。Dynamic主張，這兩個對照表的結合顯示Raymond臨時申請案提供書面說明支持Raymond專利的請求項。

　　National Graphics回應，Dynamic僅在其請求中做了結論性的主張（即，Raymond專利可享有一較早有效日期的權利），而此主張因而導致失權效果。National Graphics還主張，即使缺乏一失權效果的確認，實質證據也支持PTAB的決定，因為Dynamic從未比較Raymond專利的請求項與其臨時申請案的揭露。

4. CAFC之見解

　　首先，CAFC認定Dynamic並未失去主張Raymond可享有一較早有效日期之權利。如前面所討論的，直到National Graphics作出其關於付諸實施的主張後，Dynamic才負有關於Raymond臨時申請案之提出證據的責任。因此，Dynamic不需要在其最初請求中證明Raymond享有其臨時申請案申請日的權利，因而並無失權效果。

　　然而，CAFC終究認同National Graphics有關PTAB的判定為實質證據所支持，這是因為Dynamic未能比較Raymond專利的申請專利範圍與Raymond臨時申請案之揭露內容。依據專利法第112條第1項，唯有臨時申請案之揭露內容支持參考專利的申請專利範圍，該參考專利才享有其臨時申請案之申請日的權利。如同Dynamic所承認的，其提供了對照表給委員會作下述兩個比較，一是去比較’196專利的申請專利範圍與Raymond專利之揭露內容，另一則是去比較’196專利的請求項1與Raymond臨時申請案之揭露內容。惟，Dynamic完全未證實Raymond專利的申請專利範圍被Raymond臨時申請案所支持。因此，CAFC論定，PTAB認定Dynamic未能證明Raymond專利適用其臨時申請案的申請日之舉為實質證據所支持。

四、結論

　　在單方複審程序、多方複查程序及核准後複查程序中，對於專利有效性的舉證責任標準為“優勢證據”標準，相對於在聯邦法院的訴訟程序中，專利無效抗辯的舉證責任標準則是較高的“清楚且具有說服力的證據”。

　　在本案中，Dynamic採取一舉證門檻相對較低的優勢證據來證明’196專利無效。惟，Dynamic僅作出’196專利與Raymond專利之比較，及’196專利之請求項1與Raymond臨時申請案之比較，卻從未比較Raymond專利的請求項與其臨時申請案，因而無法證實Raymond專利的申請專利範圍可被Raymond臨時申請案所支持，故CAFC同意維持PTAB的判斷，認為PTAB適切地判定Dynamic未能藉由一優勢證據證明’196專利之請求項1、12在專利法第102(e)條之規定下是可預見的。

　　另外，值得專利申請人注意的是，由於臨時申請案本身不會公開，也不會進行實體審查，因此往往到了訴訟階段才會確實地檢驗非臨時申請案請求保護的標的是否足以被其臨時案的書面說明所支持並據以實現。為了使非臨時申請案確實享有較早有效申請日之權利，申請人必須確認所提臨時申請案之技術內容，是否已完整清晰地呈現發明的詳細內容、製造過程與使用，使該領域具通常知識者所能實現與使用，以免後續發生支持性之問題，進而造成無法獲取專利或專利無效。

※ 註釋

1.	DYNAMIC DRINKWARE, LLC. v. NATIONAL GRAPHICS, INC. (Fed. Cir. 2015).
2.	參見Dynamic Drinkware, LLC. v. Nat’l Graphics, Inc., No. 2013-00131, 2014 WL 4628897(P.T.A.B. Sept. 12, 2014).
3.	美國專利法第102(e)條之原文為：「A person shall be entitled to a patent unless - the invention was described in - (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, …」。
4.	美國專利法第119(e)條之原文為：「An application for patent filed under section 111(a) or section 363 for an invention disclosed in the manner provided by section 112(a) (other than the requirement to disclose the best mode) in a provisional application filed under section 111(b), by an inventor or inventors named in the provisional application, shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the provisional application filed under section 111(b), …」。
5.	參見New Railhead Mfg., L.L.C. v. Vermeer Mfg. Co., 298 F.3d 1290, 1294 (Fed. Cir. 2002).
6.	參見Tech. Licensing Corp. v. Videotek, Inc., 545 F.3d 1316,1326–27 (Fed. Cir. 2008).
7.	參見PowerOasis, Inc. v. T-Mobile USA, Inc., 522 F.3d 1299, 1305 (Fed. Cir. 2008).
8.	參見In re Giacomini, 612 F.3d 1380, 1383 (Fed. Cir. 2010).