一、 前言
專利權人得以主張專利權的範圍，依申請專利範圍為準。申請專利範圍係用以界定申請專利之發明，並包括一項以上之請求項。基本上，請求項的結構包含前言(Preamble)、連接詞(Transition)與主體(Body)。其中，前言部分主要描述申請專利之標的名稱，主體部分用於界定必要技術特徵及其相互之間的關係，連接詞則用於連接前言與主體。
然而專利權人可據以主張之專利範圍究竟為何，需要透過解讀申請專利範圍(Claim Construction)，將專利權人所據以主張之請求項中的全部文字逐一列述來判斷。此時，前言身為請求項之一部分，是否具有限定作用？根據美國專利審查手冊(MPEP)之說明，判斷前言部分是否具有限定作用係依個案的事實而論，目前尚無特定檢驗方式(註1)。關於此議題，在本刊實務報導第13卷3期(註2)曾引用智財法院98年度民專訴字第83號民事判決所述及之指標性見解：
「原則上，若前言僅界定申請標的之技術領域及用途並無限定效果；惟若前言對請求項之技術特徵予以限定，或前言賦予請求項『生命力、意義及活力(Life, Meaning and Vitality)』且其係不可或缺者，則前言具有限定作用，應作為建構申請專利範圍的一部分。具體情況，可舉例如下述五種類型：
類型一、吉普森式請求項係以前言界定發明；
類型二、以前言中之詞彙作為前提基礎(Antecedent Basis)者；
類型三、前言為明瞭請求項主體中之技術特徵所需要者；
類型四、說明書中強調額外附加之事項為重要者；
類型五、在申請過程中為迴避先前技術所賴於前言者。」。
上述實務報導主要就所涉及之類型一、五予以論述，對於其他類型尚未詳細著墨說明。而本文針對美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC)於2015年2月8日的Pacing Tech v. Garmin案(註3)之見解作一陳述，以探討類型二、三、四的適用情況與判斷標準。
二、案情簡介
(一) 系爭專利
Pacing Technologies, LLC ( 下稱Pacing)擁有美國第8,101,843號專利(下稱’843專利)，其涉及一種用於調節重複性動作的步調之方法和系統，特別是用於協助使用者在從事諸如跑步、騎腳踏車或游泳這類重複性活動時，透過提供符合使用者所期望速度的節奏，例如音樂節拍或閃爍光源，藉此協助使用者調節其重複性動作的步調。’843專利中與本上訴案有關的獨立請求項為請求項25(註4)，其界定內容如下：
一種重複性動作調節系統，用於調節一使用者的步調，並包含：
一網站，適用於允許該使用者從一組可供該使用者選擇的活動類型中預選其希望執行的活動，並輸入一個或多個對應該活動的目標節奏或目標步調值；
一資料儲存與播放裝置；以及
一通訊裝置，適用於將資料傳送於該網站及該資料儲存與播放裝置之間，被傳送的所述資料係有關於該預選的活動或該目標節奏或該目標步調值。 |
(二) 案件過程與爭議
Pacing向地方法院提起侵權訴訟，主張被告 Garmin International, Inc. ( 下稱Garmin)的GPS健身手錶及微電腦等裝置侵害Pacing所擁有之’843專利。這些被控侵權裝置(下稱系爭裝置)主要供跑步人士及單車騎士使用，且Garmin Connect網站允許使用者設計訓練計劃並將該計畫傳送到系爭裝置。所述訓練計劃是由一系列的進度所構成，使用者可自行安排訓練時間量和目標步調值。在使用上，系爭裝置不僅會顯示特定訓練計劃的進度(例如藉由倒數計時讓使用者維持在特定步調)，也會顯示使用者真實的步調(例如每分鐘50~70步)。但是，系爭裝置並不會播放音樂，也不會輸出符合使用者所期望步調的節拍，更不會輸出符合使用者真實步調的節拍。
關於本案，地方法院在解讀’843專利之申請專利範圍時，將「播放裝置」一詞解釋為「一個能播放聲音、影片或可視訊號的裝置」。此外，地方法院還認定請求項25的前言具有限定作用，並將其意涵解讀為「一種系統，用以提供一可感知的輸出，好讓一使用者在執行重複性動作之活動時能設定其移動步調或速率。」。然而，上述解讀方式並未指出，該重複性動作調節系統是否必須播放節奏作為調節步調的資訊。
被告Garmin聲請不侵權之簡易判決 ( Summary Judgment )，並根據地方法院對的’843專利之申請專利範圍解釋，主張系爭裝置並非「播放裝置」。另一方面，原告Pacing爭論系爭裝置即為「播放裝置」，因為系爭裝置確實「播放」例如使用者所期望步調或使用者真實步調之訓練資訊給使用者。
為解決此爭議，地方法院在簡易判決決定中補充其對「播放裝置」的解釋，認為「作為’843專利中的播放裝置，必須播放調節步調的資訊」。又，地方法院認為系爭裝置在重複播放、顯示所輸入的特定步調及相關選取的活動時，並未以音訊、視訊或可視訊號等形式播放該目標節奏或該調節步調的資訊。因此，基於’843專利之說明書內文對於「播放裝置」一詞的運用方式，以及地方法院先前對於’843專利請求項25的前言具有限定作用之認定，地方法院同意被告Garmin之聲請而作出不侵權的簡易判決。然而原告Pacing不服此判決結果，遂向CAFC提起上訴。
三、CAFC之見解
在上訴程序，兩造的爭議在於：系爭請求項25是否要求所界定的裝置播放節奏作為調節步調的資訊，例如音樂的節拍或閃爍光源。不過，此爭議進一步延伸出下述兩個爭點：
1. 系爭請求項25的前言是否具有限定作用？
2. 系爭請求項25之前言所述的「重複性動作調節系統」，應該如何解釋？
以下將逐一說明CAFC對於上述爭點之見解。
(一) 系爭請求項25的前言是否具有限定作用？
一般而言，前言之用語僅描述發明目的或用途時，通常不被認為對請求項具有限定作用(註5)。惟，在請求項的主體所述之限制條件必須仰賴前言以獲得前提基礎的情況下，前言即為申請專利之發明的必要組成元件(註6)。
就本案來說，系爭請求項25的主體中，描述「一網站，適用於允許該使用者自一組可供該使用者選擇的活動類型中預選其希望執行的活動，並輸入一或多個對應該活動的目標節奏或目標步調值」。由此可知，對於該請求項25的主體所述之「使用者」一詞，確實從系爭請求項25的前言所述之「使用者」一詞獲得前提基礎。另外，’843專利的請求項28依附請求項25，請求項28描述「如請求項25的重複性動作調節系統，其中，該重複性動作調節系統可以測定出該資料儲存與播放裝置的地理位置(註7)。」。由此可知，對於附屬請求項28的主體中作為正面限制要件所述之「重複性動作調節系統」一詞，也同樣從系爭請求項25的前言所述之「重複性動作調節系統」一詞而獲得前提基礎。
綜合上述，就’843專利的請求項25、28來說，其主體的正面限制要件係以前言所述之「使用者」與「重複性動作調節系統」等詞彙作為前提基礎，前述詞彙亦為瞭解這些請求項主體的正面限制要件必要的內容，故CAFC認定系爭請求項25的前言具有限定作用。
(二) 系爭請求項25的前言所述「重複性動作調節系統」，應該如何解釋？
一般而言，「一種重複性動作調節系統，用於調節一使用者的步調」此用語在語意上，並未要求所請求的系統於調整使用者的步調時，必須採用播放節拍作為調節步調的資訊之手段。不過，請求項用語之涵義並不限於字面上的意義，在解釋上還必須參酌說明書以及審查歷程(註8)。至於說明書及審查歷程能夠迫使請求項用語跳脫其一般公知的涵義 ( the Plain Meaning ) ，僅有在下列兩種情況：「辭彙編撰(Lexicography)」及「放棄(Disavowal)」(註9)。惟，認定「辭彙編撰」及「放棄」的標準相當嚴苛(註10)。若要滿足「辭彙編撰」之標準，專利權人必須明確地(Clearly)闡明系爭請求項用語的定義，並且清楚地表達有意要去定義該用語的意圖(註9)。同樣地，若要滿足「放棄」之標準，專利權人必須於說明書或審查歷程清楚表明該發明排除特定的特徵(註11)。
當專利權人作出清楚無誤的「放棄」陳述或「排除(Disclaimer)」陳述，諸如：「本發明包括…」、「本發明是…」或「本發明的所有實施例是…」，並且以上陳述限縮了申請專利範圍，此時CAFC將認定專利案構成「放棄」或「排除」之情事(註11)(註12)(註13)。又，在下列情況中，CAFC亦認定專利案構成「排除」之情事，例如：說明書指出某一特定步驟乃成功製造的必要條件(註14)；說明書指出本發明藉由推力而運作，並強調此推力乃本發明的重要特徵(註15)；專利案中多次貶抑其實施例過時或具有先天不足(inherent inadequacies)之處，並詳細說明這些問題致使該實施例難以實施(註16)；說明書中描述較佳實施例所揭露之某一特徵為本發明重要特徵，同時說明書中還貶抑該特徵的其他替代方案。其中，就最後一個情況來說，CAFC認定專利案構成「排除」之情事後，會將請求項的元件限縮至該較佳實施例所揭露之特徵(註17)。此外，當專利權人描述本發明的多個特徵構成整體的功能時，其提醒大眾此描述限縮了該發明的範圍(註18)。
就本案來說，’843專利的說明書亦帶有清楚無誤的「放棄」敘述或「排除」敘述。在說明書之本發明的概要及目的之段落中提到「本發明主要目的在於提供一種電腦實施網路系統，可供個人用戶於從事重複性運動時使用，且該電腦實施網路系統具有網路伺服器、資料庫、用戶端電腦，以及輸入/輸出裝置」。’843專利還列出18個附加技術特徵，而且每次敘述這些技術特徵之前都還伴隨著「本發明之另一目的」或「本發明的另一目的」等用語。不過實際上，前述撰寫方式乃一般專利撰稿人員普遍的作法。專利撰稿人員會多次以發明目的來引述(Cast)某些技術特徵，這些發明目的通常對應於請求項所敘述的技術特徵。而本案亦是如此，’843專利中揭露許多不同的發明目的，這些發明目的是分别對應於一個或多個獨立項(或附屬項)中的技術特徵。
不過，透過一個目的、另一目的或者甚至是主要目的等用語來陳述技術特徵，此撰寫方式尚不足以構成「排除」之情事。由此可見，’843專利之發明人並沒有想要使每一個請求項都限縮至與全部的發明目的有關。惟，從’843專利上下文整體來看，’843專利進一步帶有清楚無誤的「排除」敘述，那就是在所列舉的不同發明目的之後，’843專利還敘及：本發明所列舉的19個目的以及其它目的、特徵，都是藉由一個重複性動作調節系統來完成，如同實施例及本文充分描述可知，該系統包括一個用於產生可感知節奏的資料儲存與播放裝置。
從這些敘述內容看來，本發明尚有另一目的未被描述，那就是提醒大眾本發明完成其所有特徵及目的(列舉的19項目的及其他目的)係透過一種重複性動作調節系統來達成，該系統包括一個用於產生可感知節奏的資料儲存與播放裝置。因此，在’843專利的說明書內文中，清楚且明確地將本發明限制為一種具有一個資料儲存與播放裝置的重複性動作調節系統，並且該資料儲存與播放裝置用於產生可感知節奏。
另一方面，原告Pacing則爭論「一種重複性動作調節系統，用於調節一使用者的步調」不應被限縮在一種能產生可感知節奏的裝置，這是因為’843專利揭露的其中一個實施例中，該系統不須產生可感知節奏。Pacing指出說明書中描述：一種重複性動作調節系統，其具有一播放裝置，該播放裝置播放視頻景色給例如正在跑步機上跑步的使用者觀看，此視頻會隨著使用者的步速自動校準，以匹配使用者的步調，藉此模擬使用者跑步沿路的實際景色。因此Pacing認為，若請求項將發明限制在一種用於產生可感知節奏的重複性動作調節系統，則該請求項將無法涵蓋前述特定實施例。據此，Pacing主張CAFC應該駁回(Reject)對於本案申請專利範圍的解讀。關於Pacing之主張，CAFC提出以下兩個不同意的理由。
首先，CAFC對於本案申請專利範圍的解讀並未明確排除此實施例。在CAFC的解讀中，雖然要求該重複性動作調節裝置產生可感知節奏，但並非因此就不能增加其他額外的特徵，例如輸出匹配使用者步伐的影像。此外，就前述Pacing所指之實施例的描述而言，並未如同Pacing所爭論之排除「需產生可感知節奏」之解讀。只因為其中一個實施例沒有揭露某一特徵，並不意味著此實施例就排除了該特徵。
其次，縱算Pacing針對「該實施例確實未播放可感知節奏，因而會被排除在CAFC的解讀之外」的主張是正確的，但是這樣的理由仍不能成為能夠忽視’843專利之說明書清楚且明確地構成「排除」情事之論點。事實上，CAFC較不偏好採用排除實施例的範圍解讀方式(註19)。系爭專利雖描述多個實施例，但實際上每一請求項限制條件的字面用語，確實不見得一定會涵蓋每一實施例(註20)。惟，’843專利請求項25的前言與該專利其他七個獨立項的前言不同。系爭請求項25請求「一種重複性動作調節系統，用於調節一使用者的步調」，其字面用語確實要求藉由此系統來調節此一使用者的步調。基於以上原因，CAFC認定系爭請求項25的系統若要調節使用者的步調，就必須能夠產生可感知節奏。
(三) CAFC之判決：
基於上述理由，CAFC認定被告Garmin所生產的裝置僅顯示使用者步調，例如顯示每分鐘100步，但其並未產生可感知節奏，因此被告Garmin所生產的裝置並非「重複性動作調節裝置」。因此，CAFC維持地方法院作成之Garmin未侵害’843專利之決定。
四、 結論與啟示
由本案例可得知，前言之用語僅描述發明目的或用途時，通常不具限定作用。但是，在請求項的主體所述之限制條件必須仰賴前言以獲得前提基礎(即類型二)的情況下，不論是同一個請求項的主體以其前言作為前提基礎，或者某一請求項的主體以其所依附之請求項的前言作為前提基礎，皆顯現出前言與主體之間的依賴關係，所以前言部分皆會產生限定作用。又，當前言係瞭解這些請求項主體的必要內容(即類型三)時，表示前言係申請專利之發明必要組成元件，此時前言部分亦具有限定作用。
本案還有一處值得探討，就是請求項用語之涵義並不限於字面上的意義，在解釋上尚須參酌說明書與審查歷程。當專利權人透過正面表述的「辭彙編撰」方式，明確地闡明請求項用語的定義並清楚地表達其欲定義該用語的意圖，或者，專利權人透過負面表述的「放棄」、「排除」方式，清楚表明該發明排除特定的特徵，上述兩種作為皆能讓請求項用語跳脫其一般公知的涵義。此一原則亦可適用於請求項的前言部分。
詳言之，倘若參酌說明書後，發現說明書中強調請求項之前言所述的事項為重要(即類型四)時，意味著一旦缺少該事項則該發明將無法執行甚至無法達成預定功效，此時則認為說明書作出清楚無誤的「放棄」陳述或「排除」陳述，並且以上陳述將會使前言對專利範圍具有限定作用。
綜合上述，為了避免請求項的前言部分產生限定作用，專利申請人在提申專利申請案時，除了應注意請求項的文字撰寫之外，尚需注意說明書的敘述及審查歷程中的陳明，以免不慎作出清楚無誤的「放棄」陳述或「排除」陳述而限縮了專利範圍，造成日後行使專利權時因專利範圍過小而無法有所作為之窘境。