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壹、 前言
在商標侵權的案例中，將商標標示於商品，或使用於服務相關之文書或物件上，是否該當商標之「使用」行為，常常為雙方主要爭點之一。日本商標法第2條第3項規定商標使用之定義，僅列舉該當商標使用8款客觀行為，而在實際案例中，判斷標示商標之行為是否構成商標使用，法院仍會就具體案件中之標示行為是否已發生商標之識別功能，以及表彰來源的功能，加以綜合判斷。但在消費者或銷售管道注意程度較高之商品，例如高單價、專業性或處方藥等等，考量因素是否即與一般日常用品有所不同？本文以下介紹日本「PITAVA」商標侵權訴訟案，探討在處方藥上，標示他人商標是否構成商標侵權使用時之考量因素。
貳、 案件背景
一、背景事實
日商‧興和株式会社（下稱興和公司）為藥品製造販賣公司，研發有效成分為「pitavastatin」（下稱系爭物質），之「STASTIN」（斯他汀）類HMG-CoA 還原酵素抑制劑，用於降低膽固醇之藥品，而「pitavastatin」為WHO所訂之國際非專利藥品名稱（INN: International Nonproprietary Name）,、「ピタバスタシンカルシウム」為日本醫藥品名稱調査會承認名稱（JAN: Japanese Accepted Name）。除了PITAVASTATIN外，市面上尚有以「Atorvastatin」、「Cerivastatin」、「Fluvastatin」等8種STATIN類作為有效成分之降膽固醇藥品(註1)。興和公司於2005年申請「PITAVA」文字商標，指定於第5類「藥劑」商品，2006年4月7日經日本特許廳註冊為第4942833號商標（下稱系爭商標）。
在PITAVASTATIN之專利權到期後，學名藥廠亦開始製造販賣含有PITAVASTATIN之學名藥。其中「Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ株式会社（下稱明治公司）、ニプロ株式会社（下稱尼普洛公司）、沢井製薬株式会社（下稱沢井公司）、東和薬品株式会社（下稱東和公司）、小林化工株式会社（下稱小林公司），在藥錠或藥品包裝上標示「ピタバ」文字（下稱系爭標示），興和公司認為這五家公司之標示行為，因「ピタバ」與「PITAVA」讀音近似，且使用於藥品類商品上，侵害其商標權，因而分別起訴五家公司，聲明請求禁止販賣該等藥品並銷毀(註2)。這五家公司使用態樣分別如下：
1.明治公司(註3)：
2.尼普洛公司(註4)：
3.沢井公司(註5)：
4.東和公司(註6)：
5.小林公司：(註7)
二、相關爭點及法院判斷
(一) 尼普洛公司案及沢井公司案
在對尼普洛公司的訴訟中，原被告爭點主要包含：(1)系爭標示與系爭商標是否近似、(2) 有無商標使用、(3)是否該當日本商標法第26條第1項第2款「普通使用」，為系爭商標權效力所不及之規定、(4)是否可主張商標權限制、以及(5)是否為權利濫用。而在沢井公司案中，除被告並未主張商標普通使用外，其餘爭點與尼普洛公司案相同。
就爭點1及2，原告雖主張系爭商標與系爭標示均無特定之意義，但法院認為依據專利公報，刊登於醫療相關期刊之學會報告報導及美國食品藥物局之安全性通訊等資料，均以「pitava」或「ピタバ」表示系爭物質，且1998年至2014年發表之論文中，常有將斯他汀類物質中之「statin」或「スタチン」省略稱呼之情形，如以「Prava」代表「Pravastatin」、以「Simva」代表「Simvastatin」、以「ロスバ」代表「ロスバスタチン」等事實，認定系爭商標會使醫療從業人員聯想到系爭物質，但認為該等證據不足以支持系爭商標對一般患者而言會產生特定聯想。亦即，本案法院認為系爭商標在一般消費者間仍具有識別性。
在尼普洛公司案中，法院認為被告將「ピタバ」與「スタチン」分為二行標示，且將「ピタバ」字體放大，消費者會被字體較大之「ピタバ」文字吸引，進而以「ピタバ」唱呼，而非以「ピタバスタチン」連續唱呼，與原告商標有混淆誤認之虞；而在沢井公司案中，被告雖抗辯藥錠上之「SW」一詞，為醫療從業人員所週知，是被告藥劑識別碼一種，足使消費者識別來源，但法院認為，即便認定「SW」文字意義如被告所主張，然而被告整體使用態樣將「ピタバ」置於中央相當醒目，足以認定該標示已具有識別商品來源的功能。法院考量到被告各商品主要消費者為中高齡患者，進一步考慮到患者的注意力、對藥品的認識及知識等因素，患者服用被告商品時目擊系爭標示之機會相當多，故患者有混淆系爭商標與系爭標示商品來源之虞。
爭點4的部分，二案中法院均認為，系爭商標該當於日本商標法第4條第1項第16款所稱「有產生誤認商品品質之虞之商標」。法院理由在於，本款規定旨在防止消費者因商標表現之觀念與商品不符，而導致誤購商品之情形，係在保障消費者。本件商標指定商品「藥劑」之消費者並非僅有患者，亦包含醫療從業人員，醫療從業人員在藥劑之交易上，與患者同樣占有主要地位。且含有系爭物質之藥劑，屬於需要醫師處方箋之處方藥，醫療從業人員有因系爭商標誤認商品品質之虞。因此法院認定系爭商標因具有被評定無效（無效審判）之事由，不得行使權利。法院基於上述理由判決原告全部敗訴(註8)。
(二) 明治公司、東和公司及小林公司案
在明治公司、東和公司及小林公司案中，原被告爭點與尼普洛公司案大致相同，然法院僅就「商標使用之有無」此一爭點進行判斷。
法院先肯認學名藥廠之標示義務，認為「ピタバスタチンカルシウム」為被告商品之有效成分，被定為藥品之一般名稱。而學名藥（後発医薬品）之販賣名稱依規定必須包含一般名稱及劑型、含量、公司名稱(註9)，理由在於避免因藥品販賣名稱的類似，導致藥劑師調劑時將處方藥劑與類似販賣名稱之其他有效成分之藥劑混淆造成調劑錯誤，或患者誤食等醫療事故，而將販賣名稱以刻印或印刷方式標示在藥錠上或印在PTP包裝上是業界近來一般採行的方式，使藥劑名稱容易辨認，有效降低藥劑師調劑錯誤或患者誤食。
法院並以在稱呼斯他汀類藥劑時，會將「スタチン」或「statin」加以省略，而「ピタバ」即為「ピタバスタチンカルシウム」之簡稱，且廣泛用於學術場合，無須特別定義或附加註解，在調劑藥局也是以同樣的方式簡稱，同時也有諸多專利公開公報上亦使用類似「Pitava」這樣的簡稱。
而被告之商品上標示「ピタバ」係為防止調劑錯誤或患者誤食等醫療事故之目的，為引起注意被告商品成分為「ピタバスタチンカルシウム」而於錠劑表面或包裝上標示其簡稱。被告商品上均使用各自的註冊商標（如明治、トーワ、MEEK）或其公司簡碼（MS、MK），當醫師或藥劑師等醫療從業人員以及患者等消費者接觸被告商品時，均會認識該等標示為註冊商標或公司簡碼。故被告等使用「ピタバ」標示並不具備商標之識別功能或表彰來源的功能，自不該當於商標使用。
遑論被告等所售商品為處方藥品，未經醫師處方無法購得，一般而言不會有患者自己基於錠劑標示識別來源才接受藥品處方之情形。而在患者有選擇處方藥劑之情形，主要是保險藥局於調劑時，處方箋上記載之原廠藥是否以學名藥代替調劑之情形，或者是著眼於效果或副作用而變更藥品或請求處方新的藥品，然在這種情形下並非是基於藥錠表面標示，作為識別其來源而接受處方。反到是患者在接受醫師或藥劑師處方時，基於所接受的說明始接觸被告商品標示，在長期反覆購買的情況下，被告商品多有標示各自的註冊商標或公司簡碼，患者不會認為「ピタバ」為識別商品來源的標示，反會將其認為是有效成分之表示。
基於上述，法院在明治公司、東和公司及小林公司三個個案中認為，該等公司標示「ピタバ」文字於藥品或包裝上之行為不該當商標之使用，並非侵害商標權之行為。
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