周昆宏
壹、 前言
申請過程禁反言(Prosecution history estoppel)係指若專利權人在專利申請的過程中，為了符合可專利性而做出修正（通常是為了迴避習知技術而對權利項中的某一技術特徵限縮，進而縮減申請專利範圍），則在取得專利後，專利權人對於曾經限縮或排除之事項不得再以均等論(Doctrine of equivalents)主張對方侵權。亦即，禁反言原則係避免專利權人藉均等論重為主張專利申請過程中已被限縮或排除之事項。
申請專利範圍曾有補充、修正或更正，應探討其是否與可專利性有關，並依其修正時之說明理由來判斷其修正與可專利性有關時，方得以適用禁反言。美國專利實務上，Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.(註1)以及Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.(註2)二案對於禁反言與均等論的適用具有指標性意義。前者指出，如果專利權人對於申請過程中所做的修正未敘明理由，除非專利權人得舉證證明其修正與可專利性無關，否則即推定為是為了迴避習知技術所做出的修正，在申請過程禁反言之原則下將阻卻均等論適用。而後者認定，若申請過程中修正限縮請求項而被推定適用禁反言，專利權人仍有機會證明存在下列三種事由之一以推翻前述推定﹕
(1) 訟爭均等物在限縮修正當時無法被預見；
(2) 限縮修正的理由與訟爭的均等物無直接關係；
(3) 其他理由顯示專利權人無法被合理期待可以描述出訟爭均等物(註3)。
基於以上背景，美國聯邦巡迴上訴法院在2014年9月於Millipore v. AllPure一案針對禁反言與均等論之關係作出判決，本文對此案析述如下，以供讀者參考。
貳、 背景事實
一、 系爭專利
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本案(註4)主要涉及原告Millipore的專利：美國專利公告號US6,032,543 (下稱543專利)，其揭露一裝置，用以從裝有流體的容器中注入或抽取樣本，而不汙染該流體。在543專利的申請專利範圍獨立項中，如右圖所示，該裝置包含至少一個可分離、可替換的轉運件(1)，用以將介質轉移進入或移出一容器，且該轉運件(1)包括一支撐件(4)、一供密封一口孔之密封件(2)、以及一注射針(5)。其中，該密封件(2)具有一包含波紋管狀部(7)的第一端，以及一包含自動密封薄膜部(9)的第二端。該裝置還包含一卡槽部(17) ，用以可分離地固定該轉運件(1)。
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另一方面，被告AllPure公司的產品，TAKEONE裝置，遭Millipore指控侵害543專利。該裝置是一個無菌的取樣系統，且經拆解後如下圖所示。TAKEONE裝置的轉運件(130 )包含一支撐件(150)、一具有波紋管狀部(165)與自動密封薄膜部(166)的密封件、以及一注射針(170)。當TAKEONE裝置的轉運件(130)被拆解時，其所有組件可從一卡槽部(135)分離。
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二、 案件過程與爭議
地方法院在2013年准予AllPure所提出之未侵害系爭543專利的簡易判決(註5)，並判定AllPure的TAKEONE裝置在文義上(literally)並無包含543專利請求的「可分離、可替換的轉運件」，並且TAKEONE裝置也未構成一個侵權等效物。地方法院亦否決了Millipore提出之拆解後的TAKEONE裝置符合此申請專利範圍限制的辯詞。原告Millipore對於地方法院之判決不服，因而提起上訴至美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。
參、 CAFC之見解
一、 是否有文義侵權？
CAFC先重述了地方法院的見解以及Millipore、AllPure各自的辯詞。
在地方法院對於543專利的解讀中，將「至少一可分離、可替換轉運件(at least one removable, replaceable transfer member)」的請求項條件解讀為「至少一轉運件，其可從該裝置的卡槽部分離，並可被至少一可分離、可替換之轉運件替換(at least one transfer member that can be removed from the magazine part of the device and replaced with at least one removable, replaceable transfer member)」。地方法院也強調「分離 (remove)」與「拆解 (disassemble)」兩者明顯不同，「分離」意味將一物品以一整體的方式移開，而「拆解」意味分解。地方法院認為，Millipore強調的將一轉運件從卡槽部分離，事實上是將轉運件拆解。而將支撐件(150)從其他不同元件分離時，兩端各自包含波紋管狀部(165)與自動密封薄膜部(166)的密封件就不存在了。因此基於543專利的特徵與該被控侵權裝置，地方法院作成未侵害543專利請求項的認定。
Millipore在上訴時主張，當TAKEONE裝置被拆解時，轉運件的所有組件仍然是從卡槽部(135)分離，即使密封件的組件(亦即波紋管狀部(165)與自動密封薄膜部(166))不再實體地連接在一起亦同。
AllPure回應，系爭專利申請專利範圍第一項要求至少一個具有密封件的轉運件，且該轉運件可分離、可替換。但為了達到可分離、可替換的目的，TAKEONE裝置就必定要被拆解，當它被拆解時，密封件就不再存在，因為密封件的必要組件不再相連接；密封件的第一部分，也就是波紋管狀部(165)，仍然附接在支撐件(150)上，而其第二部分，也就是薄膜部(166)，與轉運件的其餘部分分離。
最後，CAFC同意Allpure以及地方法院的意見：假如當TAKEONE裝置被拆解時不存在轉運件，甚至Millipore的律師也承認如此，那麼對於TAKEONE裝置是否包含543專利之申請專利範圍第一項文義上所要求的「可分離、可替換的轉運件」，就沒有重大事實的實質爭議(genuine issue of material fact)。CAFC也引述地方法院之意見：「Millipore所強調的分離一轉運件的謬誤在於…該轉運件一旦被分離後，即缺乏必要的組成元件…。該裝置從卡槽部分離的部分必須包含所有的組成元件—支撐件、注射針、以及密封件。」因此，在是否有文義侵害的判斷上，CAFC認定被控侵權的TAKEONE裝置不具有543專利請求的可分離、可替換的轉運件。
二、 申請過程禁反言是否阻卻Millipore的均等論主張？
在543專利的審查歷程中，專利權人Millipore修正申請專利範圍第一項的用語，即增加了下列要件：轉運件的密封件具有「一第一端，其包含有一密封地附接於該支撐件的波紋管狀部，以及一第二端，其包含有一內部地形成在該波紋管狀部之一端的自動密封薄膜部 (a first end comprised of a bellows-shaped part sealingly attached to said holder, and a second end comprising a self-sealing membrane portion interiorly formed at an end of said bellows part)」。申請人也陳述該修正之目的是為了讓申請專利範圍第一項可獲准以及可與引證文件區別。
Millipore在上訴過程中主張，申請專利範圍在修正後實際上是擴大的。在修正前，申請專利範圍第一項需要至少一轉運件，而在使用之後為了替換該轉運件，該轉運件是可分離的。由於修正後的申請專利範圍第一項不再包含該「使用之後」的用語， Millipore認為申請專利範圍更寬了，也因此不適用申請過程禁反言。
CAFC在此判決中明確解釋何謂申請歷史禁反言，並且援引多項先前的判決。CAFC指出：當專利權人在專利申請期間限縮一請求項，「以避開先前技術，或解決按理說本會使請求標的不可專利的特定考量(註6)」時，應適用禁反言原則。禁反言原則進而阻卻專利權人日後適用均等論去重新取得已被放棄的範圍(註7)。CAFC重申：當專利權人提出尋求限縮申請專利範圍的修正且「該修正的理由實質上與可專利性有關聯時(註8)」，應被推定適用申請過程禁反言。在此情形下，專利權人如欲推翻此推定，可藉由證明下列三種例外事由的其中一者來達成：(1) 在修正的當時，該訟爭均等物無法被預見；(2) 修正的理由與訟爭均等物僅有些微關係，亦即限縮俢正只是周邊的，未直接關連到訟爭均等物；或者(3) 有其他理由顯示，專利權人無法合理地被預期來描述該訟爭均等物(註9)。
因此CAFC不同意Millipore之主張，並且認定由於申請過程禁反言阻卻Millipore的均等論主張，地方法院不需要進行均等論分析。雖然專利權人刪除「使用之後」的用語，但是專利權人增加了密封件需有不同元件的第一端及第二端的要件，這限縮了密封件的限制，也因此限縮了轉運件的限制。並且，專利權人甚至在其修正理由中聲明「沒有參考文獻顯示或揭露一個形成如本案目前密封件般的密封件」。 因此，CAFC認定上述修正是為了克服先前技術的核駁而與可專利性有關。CAFC另表示，退步言之，即使認為此聲明有些許語意不清，最高法院之先前判決見解也已說明：「當專利權人沒有提出任何解釋時…法院應該推定專利權人有充分的理由是出於可專利性，才藉由修正的方式加入限制元件(註10)」。
CAFC也指出，地方法院本應在申請過程禁反言適用的推定之下，進行審理，而Millipore有責任提出反證證明上述列舉的三個例外事由之一來推翻此推定。但Millipore選擇不去在此問題上向地方法院提出任何反證，反而去主張這項修正並非限縮。由於Millipore未能推翻適用禁反言之推定，地方法院本應適用禁反言之推定而阻卻Millipore以均等論主張訟爭TAKEONE裝置侵害了系爭專利申請範圍轉移件之限制條件。雖然地方法院未如此判決，而以簡易判決認定並未構成文義或均等侵權，但CAFC認為並不影響訴訟之結果。
由於無論是在文義上或在均等論原則之下，關於TAKEONE裝置是否包含一個「可分離、可替換的轉運件」此一爭點，並無重大事實之實質爭議，因此CAFC維持地方法院所作成的未侵權之簡易判決。
肆、 結論
在專利申請的過程中，為了克服審查意見中用來核駁請求項的引證案，專利權人常常會利用修正的方式新增元件至請求項中來縮減申請專利範圍，以便迴避前案進而取得專利。但須注意的是，在日後有侵權爭議時，專利權人不能再主張均等論來回復這些曾經放棄過的範圍，此即申請過程禁反言阻卻均等論的適用。如果想要推翻申請過程禁反言的推定，專利權人必須證明前述三種例外事由中的任何之一。很可惜的在本案中，Millipore未能提出以上三種例外事由來推翻禁反言之推定。
此案還有一處值得探討，就是該限縮的修正(密封件具有波紋管狀部的第一端以及具有自動密封薄膜部的第二端)與訟爭均等物之間的關聯性。該限縮的修正是新增限制條件至該密封件(子組合)，而訟爭均等物則是該被控TAKEONE裝置之整體組合。對子組合的限縮修正是否會阻卻對整體組合之均等論侵權主張？CAFC在此判例中的答案是肯定的。但也僅只短短一句話來解釋：「限縮了密封件的限制，也因此限縮了轉運件的限制」(註11)。
※ 註釋
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1.
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Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)
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2.
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Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)
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3.
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聖島國際智慧財產權實務報導第14卷9期，“由Honeywell v. Hamilton案例看申請過程限縮請求項與禁反言及均等論之關係＂劉法正 律師，2012年9月。
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4.
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EMD Millipore Corp. v. AllPure Technologies, Inc., 14-1140 (September 29, 2014)
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5.
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EMD Millipore Corp. v. AllPure Techs., Inc., No. 11- 10221, 2013 WL 5299372 (D. Mass. Sept. 17, 2013) (“Summary Judgment Order”)
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6.
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Warner- Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 30- 31 (1997)
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7.
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Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 734 (2002)
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8.
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Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, 1366 (Fed. Cir. 2003) (en banc)
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9.
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同註2，at 740-41
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10.
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同註1，at 33
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11.
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“Doctrine of Equivalents: What Elements Are you Narrowing?”, Dennis Crouch, (September 30, 2014)
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