智慧財產專業團體

林怡州   律師

一、前言

        「商標戲謔仿作」(trademark parody)係以某種詼諧幽默之表現方式模仿他人商標，使模仿結果與模仿對象產生些微差距，藉以達成揶揄、嘲弄該商標的效果(註1)。此種行為之目的或為增添自己的文藝作品之趣味；或為將嘲弄他人商標之成果當作是自己的商標加以使用。通常商標戲謔仿作為產生高度幽默效果，會以知名企業或商標為嘲弄對象。或因美國係諸多知名企業之母國，使得美國有許多令人莞爾之商標戲謔仿作案例。本文之目的則為介紹美國聯邦法上數個饒富趣味之案例。

        嘲弄他人的商標本質上是行使言論自由的行為，但若逾越適當之界線，則可能侵害他人之商標權。本文首先在簡要介紹美國聯邦法規中侵害商標權之態樣後，再介紹數個較具趣味之知名案例。

二、美國聯邦法規下商標權侵害之態樣

        在美國聯邦法規下，侵害商標權的態樣如下：

(一) 混淆誤認(confusion)

        若他人所使用之商標與商標權人之商標近似至導致消費者就商品或服務來源產生混淆誤認之虞(likelihood of confusion)時，則構成對該商標權之侵害。

美國在1946年制定的聯邦商標法(Lanham Act)即以混淆誤認之虞作為商標侵害之要件(註2)。就判斷商標侵權人行為是否構成混淆誤認之虞時之因素各聯邦巡迴上訴法院有不同但大致類似之標準(註3)。

(二) 淡化(dilution)

        縱使未經授權使用商標之行為未導致消費者混淆誤認，亦可能造成商標權人損害。質言之，商標權人投注大量資源行銷其商標時，足使該商標在消費者的認知中產生某種獨特性。在他人使用與該商標近似之商標時，縱未使消費者混淆誤認、或縱使商標權人與該他人間並無直接競爭關係，若此等使用足以減損商標權人之商標之獨特性，則可認該商標權遭侵害(註4)。

        商標淡化在美國原本係在州法層次予以規定之事項。其後，1995年的美國聯邦商標淡化法(Federal Trademark Dilution Act，簡稱FTDA)首在聯邦法的層次就商標淡化行為進行規制(註5)。該法將商標淡化定義為「減損著名商標識別與辨別其商品或服務能力」(the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services)之行為。依據該法，認定商標淡化行為時不須考慮商標權人與商標淡化行為人之間是否有競爭關係、或是該商標淡化行為否有造成混淆誤認、錯誤或欺瞞之虞。然而，依照美國最高法院在Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. (2003)一案的見解，須有證據證明被告有實際造成淡化(actual dilution)、而非僅有淡化之虞(likelihood of dilution)之程度才能適用該法追究被告責任。

        嗣後美國國會又在2006年制定商標淡化修正法(Trademark Dilution Revision Act，簡稱TDRA)取代前揭聯邦商標淡化法(註6)。此法亦僅將對於著名商標之淡化作為規制對象；且在判斷是否有商標淡化時不須考慮商標權人與商標淡化行為人之間是否有競爭關係、或該商標淡化行為是否有造成混淆誤認之虞。惟此法推翻前揭美國最高法院認為商標權人就商標淡化行為必須證明到具有實際淡化程度之見解，而明文規定有淡化之虞即構成商標淡化行為。又，此法未如聯邦商標淡化法直接就商標淡化直接做統一之定義，而是將商標淡化分為兩種類型「模糊」(Blurring) 與醜化(Tarnishment)兩種類型。

三、商標戲謔仿作構成「混淆誤認」或「淡化」之案例

以下介紹美國聯邦法上商標戲謔仿作構成「混淆誤認」或「淡化」之而被認定商標侵權之案例。

(一) 有關構成混淆誤認之虞之案例

1. Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.案

        在此案中，被告將可口可樂公司的商標「Enjoy Coca-Cola」(享用可口可樂)改為「Enjoy Cocaine」(享用古柯鹼)，並將該字樣製成海報加以出售。

        原告可口可樂公司訴請美國紐約東區聯邦地方法院下預防性禁制令(preliminary injunction)令被告停止出售該海報。法院認為被告海報與原告商標不僅近似到實質同一之地步，且被告行為顯係出於故意；此外，原告已證明確實有民眾誤認原告贊助Enjoy Cocaine之標語而停止購買可口可樂以表達不滿，故認定被告有造成混淆誤認之虞而判定原告勝訴(註7)。

2. Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd案

        此案被告係色情片製作商，在被告製作之色情片中，女主角身穿極為類似美式足球隊Dallas Cowboys之啦啦隊制服之服裝(其特徵為白色靴子、白色短褲、藍色短衫以及白色馬甲)，而遭原告控告違反商標法。被告辯稱啦啦隊制服係為進行啦啦隊例行表演所使用的純功能性物品(purely functional item)、不能作為商標。對此，法院雖承認純功能性物品不得作為商標，但法院不認為該啦啦隊制服之所有特徵僅為達成功能性之目的。

        法院進一步說明：若一物品的設計(the design of an item)係非功能性、且已取得第二意義(secondary meaning)，則縱使該物品本身(the item itself)係功能性物品，該物品之設計亦得做為商標。若物品之裝飾係非功能性(nonfunctional)，縱使該物品本身可達成某種功能，亦不代表該物品不能同時指涉其出處來源。對此，法院認定Dallas Cowboys啦啦隊服係屬抽象之設計、而得使具有功能性之制服得做為商標，從而不採納被告之抗辯。

        此外，被告抗辯認定商標侵權時必須消費者對於該色情片的來源構成混淆；然而，並無任何具合理判斷力之人會誤認該色情片係由商標權人所製作。惟法院認為被告對混淆要件之解釋過於狹隘；亦即，認定被告有無造成混淆時，並不以公眾認定商標權人製作該色情片為必要，只要公眾誤認商標權人贊助或准許使用即足以滿足該混淆要件。是故法院亦不接受該色情片未造成混淆之抗辯。

3. Mutual of Omaha v. Novak案

        本案原告Mutual of Omaha公司(奧瑪哈互惠公司)係知名保險金融公司，以印地安人頭為其商標圖案。本案被告將該商標改作後之圖樣印在T恤上出售；其中，原告商標之印地安人頭被改為枯槁的人臉、Mutual of Omaha字樣改為Mutant of Omaha(奧瑪哈變種人)，並加上Nuclear Holocaust Insurance(核子大屠殺保險)之字樣。T恤的背後則有「When the world's in ashes we'll have you covered.」(當世界化為灰燼時，我們會將您納保)的字樣。原告遂向內布拉斯加聯邦地方法院控告被告侵害商標權。法院在判斷原告商標強度、原告商標與被告設計圖案之相似性、商品相似性、被告之意圖、事實上之混淆誤認等要素後，認定被告行為造成混淆誤認之虞(註8)。被告雖主張其係進行商標戲謔仿作而欲主張免責，但法院認為商標戲謔仿作並非阻卻商標侵權責任之積極抗辯，而僅是一種說明消費者不至於混淆產品來源之方法。法院就此認定原告與被告的圖樣之差距並未明顯至排除混淆誤認之虞之地步。

        此外被告又辯稱其商標戲謔仿作係為行使被告在憲法第一修正案之權利，以反對可能導致全球浩劫的核子武器。對此法院雖承認被告有表達意見之權利，惟此權利必須與原告商標權取得平衡。亦即，法院認為被告仍有諸多方式表達意見而無須侵害原告商標權。當被告有足夠之其他選項來進行溝通時，原告商標權並無須向被告之言論自由讓步。從而，法院遂不採被告援引憲法第一修正案作為抗辯。被告被判敗訴後雖向美國聯邦第八巡迴上訴法院上訴，但該法院仍認定被告敗訴。

4. Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Pacific Graphics, Inc.案

        此案原告係知名連鎖餐廳Hard Rock Cafe商標圖案之權利人。該商標圖案除用於餐廳外，亦使用在T恤等產品上。被告係一家位於華盛頓州的公司，該公司設計了與原告商標圖案類似的圖案，並把Hard Rock Cafe之文字改為Hard Rain Cafe(藉以暗指西雅圖多雨的天氣)後，出售此圖案的轉印工具讓人將該圖案印刷在T恤以及其他運動服飾上。原告遂向美國華盛頓西區聯邦地方法院起訴請求法院作出預防性禁制令禁止被告侵害其商標權。被告雖然主張其在進行商標戲謔仿作，但法院援引Mutual of Omaha v. Novak案等判決表示商標戲謔仿作不是得以阻卻商標侵權責任之行為，而只是在認定是否有混淆誤認之虞時之考量因素之一。法院遂在考量商標強度、商標相似度、商品及行銷管道類型、以及被告意圖等要素後，認定被告所製作圖案與原告商標過於近似而判令原告勝訴(註9)。

(二) 有關構成淡化之案例

1. Chem. Corp. of Am. v. Anheuser-Busch, Inc.案

        在此案中，原告係百威啤酒(Budweiser)之製造商，其對啤酒所使用的廣告標語為「Where there’s life…there’s Bud」(哪裡有生活，哪裡就有百威啤酒)。然而，此標語遭販賣殺蟲劑為業的被告改為「Where there’s life…there’s Bugs」(哪裡有生活，哪裡就有蟲子)。遭原告起訴侵害商標命其停止廣告。法院採取商標淡化之法理，肯認原告與被告雖無直接競爭關係，但被告使公眾將百威啤酒與蟲子做出令人不快的連結，而破壞了原告廣告之獨特性與價值。法院遂判令原告勝訴。

2. V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley案

        此案原告係世界知名的女性內衣品牌Victoria’s Secret(維多利亞的秘密)。而被告了開設名為Victor’s Secret(維克多的祕密)的店鋪以販賣女性內衣以及成人小說。原告認為被告店名侵害其商標權而要求被告更改店名。被告雖將店名改成Victor’s Little Secret(維克多的小祕密)，但原告對此仍感不滿，遂起訴控告被告侵害其商標權並違反聯邦商標淡化法。

        對此，聯邦地方法院以及第六巡迴上訴法院認為被告的行為構成聯邦商標淡化法上的淡化行為而判決被告敗訴。第六巡迴上訴法院在本案中採取商標淡化之責任不以證明實際損害(actual harm)為必要之見解。惟嗣後在上訴審中，美國最高法院否定了此見解。亦即，聯邦最高法院認為在聯邦商標淡化法下，商標淡化責任的成立係以造成實際淡化為必要；原告雖無須證明其在銷售或利潤上有所損失，但應證明被告有造成實際淡化，而不能僅以認為被告使用之標章與原告商標會產生某種心理上之連結，即令被告負擔商標淡化之責任。就本案而言，最高法院認為原告並未證明被告有造成實際淡化之事實。

        如前所述，美國國會在2006年制定的商標淡化修正法明文規定有淡化之虞即構成商標淡化行為。而聯邦地方法院再依商標淡化修正法審理本案後，認為被告確有造成淡化之虞。被告再度上訴至第六巡迴上訴法院後，第六巡迴上訴法院認為若被告所使用之標章係用於與性愛相關之產品，則推定有醜化原告商標之可能。惟被告並未舉證推翻此一推定(註10)，第六巡迴上訴法院遂肯認聯邦地方法院之判決。

四、商標戲謔仿作未構成「混淆誤認」或「淡化」之案例

以下則介紹數個商標戲謔仿作未被認為構成「混淆誤認」或「淡化」之案例。

(一) Lyons Partnership v. Giannolas案

        在此案中，原告就知名兒童節目Barney & Friends中之著名大型紫色恐龍玩偶Barney擁有商標權。而被告係身穿知名的吉祥物San Diego Chicken之服裝進行表演之藝人。被告製作了另一隻外型類似Barney之紫色恐龍吉祥物，而在棒球等運動賽事的中場時間使San Diego Chicken與該紫色恐龍進行各種詼諧逗趣的表演：例如令San Diego Chicken摔倒或毆打該紫色恐龍。原告認為被告之表演侵害其商標權，遂向美國德克薩斯北區聯邦地方法院請求沒收銷毀該紫色恐龍吉祥物服裝。

        在本案中法院以商標強度、商標相似度、購買者與出售路徑之同一性、使用之廣告媒體之同一性、被告意圖等因素來判斷是否有混淆誤認之虞。首先，法院認為Barney與San Diego Chicken均為廣為人知之角色，故在商標強度層面上並無混淆誤認之虞；又，正牌Barney與仿作Barney雖然在外型上類似，但前者係溫馨可愛的角色、後者則是耍寶搞笑的角色，故在此層面亦無混淆誤認之虞。又，前者所訴求的對象是幼兒、而後者訴求對象是運動迷；此外，法院認為被告並無混淆消費者的意圖，故綜合而言法院認為被告並無造成混淆誤認之虞，因此不負商標侵權責任。原告雖上訴至第五巡迴上訴法院，但該院仍肯認地方法院之認定。

Barney圖樣	San Diego Chicken與紫色恐龍

(二) Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, L.L.C.案

        在此案中，被告製作供狗咀嚼之廉價玩具，其外型除類似於精品名牌Louis Vuitton之皮包外，被告並在該玩具上使用「Chewy Vuiton」之商標。被告遭Louis Vuitton之商標權人向美國維吉尼亞東區聯邦地方法院控告侵害商標權。該法院判令原告敗訴後，原告上訴至聯邦第四巡迴上訴法院。該上訴法院首先認定被告僅在原告的商標及商品上擷取足夠的要素來使人聯想到原告之商標與產品之設計，而未至剽竊整體商標之地步，例如：被告使用的第一個字「Chewy」與原告商標中的「Louis」不同，而被告使用第二個字「Vuiton」亦與原告商標中「Vuitton」不同；且被告商品僅是不具細節之粗糙設計(the designs on the dog toy are simplified and crude, not detailed and distinguished.)、且屬在寵物用品店販賣之低廉商品；反觀原告商品係在精品店販賣之細緻的高價商品。基於此等因素，法院認為被告商品雖然使人聯想到原告之商標、但卻也同時向消費者表達其不是原告商品，因此被告所從事者係成功之戲謔仿作。

        在肯定被告所從事者係成功的戲謔仿作後，法院以商標強度、商標相似性、商品服務之相似性、從事商業活動時所使用的設施之相似性、廣告之相似性、被告意圖、實際之混淆誤認等因素來判斷被告行為是否造成混淆誤認之虞。在考慮此等因素時，法院因被告係從事成功之戲謔仿作有利被告之認定。例如商標強度之因素方面，雖然通常原告商標的強度越大對原告越有利，但在戲謔仿作之情形，由於Louis Vuitton此種高強度的商標反而會使戲謔仿作商標不具混淆誤認之虞；在商標相似性方面，法院認為被告使用之商標雖類似於原告之商標，惟此為從事戲謔仿作所必要；且被告商品雖模仿原告商標、卻也同時就兩者呈現出充分差異。此外，原告與被告之商品、使用之設施與廣告亦不相似。再者，在意圖方面，由於係成功的戲謔仿作，被告之意圖係創造戲謔仿作而非意圖造成混淆誤認。且法院亦未發現實際混淆誤認之存在，從而法院認定被告之行為並為造成混淆誤認之虞。

(三) Smith v. Wal-mart Store, Inc.案

        查爾‧史密斯(Charles Smith)認為大型連鎖百貨商店沃爾瑪(Walmart)苛刻員工等行為對美國社會有不良影響，為引起公眾注意其對於沃爾瑪之批判，將沃爾瑪之商標字樣與納粹大屠殺(Holocaust)、及對美國進行911恐怖攻擊的蓋達組織(Al-Qaeda)之名稱結合成「Walocaust」及「Wal-Qaeda」等字樣，並製作如結合「Walocaust」與納粹徽章之圖樣。史密斯非但未主張對其創造之字樣有排他權利，反而歡迎公眾加以使用。沃爾瑪發現史密斯之行為後，要求史密斯停止使用該字樣。史密斯非但未加以停止，反而以沃爾瑪為被告訴請法院確認其未違反商標法。就此沃爾瑪公司亦對史密斯提起反訴。

        法院認為史密斯所製作之字樣與圖案截取了沃爾瑪商標的部份與其他批判沃爾瑪的字詞與意象，此等作為既能讓人聯想到沃爾瑪但又能維持兩者差異之處，因而認為史密斯所從事者係成功的商標戲謔仿作。

        其後法院就各項判斷是否有混淆誤認之虞之因素後，認為史密斯並無構成混淆誤認之虞，例如：就商標強度而言，由於沃爾瑪係極為強力之商標，此反而讓公眾認為史密斯在進行嘲諷而不會造成混淆誤認。就商標相似性而言，史密斯所使用之圖像與沃爾瑪商標亦有顯著不同。就販賣的途徑之相似度而言，史密斯只有透過其網站販賣印有其設計圖案的T恤或運動短褲，而沃爾瑪係利用遍布各地之店鋪及網路商店來販賣商品，故販賣途徑亦有不同；就廣告方式之相似性而言，史密斯未支付金錢進行任何廣告、而只有在網站上宣傳其理念，而沃爾瑪會砸下大筆資金在電視、報紙、搜尋引擎上進行廣告，故兩者之廣告方式亦有所不同。最後就意圖而言，法院認為史密斯係對沃爾瑪進行直接之批判，而無混淆公眾之意圖。從而，法院認為史密斯之行為並無造成混淆誤認之虞。

五、 其它免除戲謔仿作之商標侵權責任之途徑

在介紹以上案例後，以下本文則介紹數個美國聯邦法院以未構成混淆誤認或淡化以外之理由，判令商標戲謔仿作行為未侵害商標權之途徑、及其相關案例。

(一) 藝術相關性(artistic relevance)

        此種途徑係認為戲謔仿作行為涉及具藝術性之作品時，在判斷該行為是否侵害商標權時須衡量原告之商標權及被告之言論自由。

        此途徑之具體案例係Rogers v. Grimaldi案。在此案中，被告製作以「Ginger and Fred」為名之電影而遭美國女星Ginger Rogers起訴主張被告侵害其商標法上之權利(註11)。美國第二巡迴上訴法院在此案中表示，一般而言，只有在避免公眾產生混淆誤認之利益超越公眾在表現自由上的利益時，才能將商標法適用在藝術作品上(註12)。又，除非作品之標題與該作品不具任何藝術相關性(artistic relevance)、或雖有某種藝術相關性但會明顯地就其來源或內容產生誤導之效果，否則不應將商標法適用在該作品上 。此判決所建立判斷被告是否侵害原告商標權之標準後來被稱為Rogers test。

        此一標準後來被其他法院援引為解決商標案件之根據，如在美國第九巡迴上訴法院的Mattel, inc. v. Walking Mountain Productions案中，被告用芭比娃娃(Barbie dolls)拍攝了一系列的照片呈現各種怪異且深具性暗示的姿勢。芭比娃娃製造商Mattel公司為此控告被告違反商標法。對此美國第九巡迴上訴法院表示，在一般的情形下，法院係以是否有混淆誤認之虞來判斷被告是否侵害原告商標權；惟在該商標已經超越單純辨識來源之用途，而進入公共領域並成為公眾語彙中不可或缺的部分時，則該商標即承擔一個超越到商標法界線之外的角色。當一個商標具有文化上之重要性時，美國憲法第一修正案所保障之言論自由即會在認定被告是否侵害此商標時發生作用。在此案中，第九巡迴上訴法院認為芭比娃娃之形象並不單純具有表彰商品來源功能，而亦具有文化上之意義，從而在認定被告之責任時應考慮被告之表現自由。第九巡迴上訴法院並援引Rogers test認為被告使用芭比娃娃與其攝影作品有藝術相關性，且被告並未明顯誤導人們認為芭比娃娃的製造商贊助被告的攝影作品，而認為被告並未侵害其商標權(註13)。

(二) 指示性合理使用(nominative fair use)途徑

        示性合理使用係指在使用他人商標時，若該使用係為指涉他人商品或服務所必要，則對他人商標之使用屬於合理使用。此途徑的具體案例係Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.案，在此案中，丹麥樂團AQUA在其製作之歌曲「Barbie Girl」(芭比女孩)描述一名叫Barbie的女孩與其男伴Ken出遊，其歌詞內容亦充滿性暗示，而被芭比娃娃製造商Mattel公司控告侵害商標權。本案美國加利福尼亞中區聯邦地方法院援引第九巡迴上訴法院在New Kids on the Block v. News America Publishing案中指示性合理使用標準(註14)審理後認為，被告不可能在不提到Barbie的情況下嘲弄Barbie；再者，被告沒有在樂曲影片中抄襲芭比娃娃的造型或標籤LOGO。此外，被告也在CD盒上註明此曲係作為社會評論、而非芭比娃娃製造商所製作或承認。故聯邦地方法院認為此構成指示性合理使用。被告不服上訴到聯邦第九巡迴上訴法院，但該院認為依照前揭Rogers test的檢驗，被告亦不負商標侵權責任。

六、 結語

        從以上案例可知，有從事商標戲謔仿作之人在遭商標權人起訴主張侵害商標權時主張自己從事者係戲謔仿作，從而無須負商標侵權責任。惟美國法院的諸多案例已經顯示被告不得僅以主張其所從事者係商標戲謔仿作而當然免除商標侵權責任。另一方面，亦有諸多成功地商標戲謔仿作案例，在該等案例中從事商標戲謔仿作者無須負擔商標侵權責任。由於實際案例的多樣性，何種商標戲謔仿作違法、何種商標戲謔仿作合法的差異未必明確，但是從上述介紹的案例中似可看出大致之界線。如：

(一) 若商標戲謔仿作係將他人商標連結到性、毒品或其他汙穢不潔的意象，且缺乏藝術或社會評論之意義時，通常有較高的機率被認為係非法之商標戲謔仿作(如Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd案、Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.案、Chem. Corp. of Am. v. Anheuser-Busch, Inc.案)。

(二) 然而，若商標戲謔仿作之人所製作的是某種藝術作品時，因為法院在引用Roger test時僅要求使用他人商標須與該作品要有些許的藝術相關性，並未生明顯誤導之效果，故被認定為合法的商標戲謔仿作之機率較高(Mattel, inc. v. Walking Mountain Productions案)。

(三) 將商標戲謔仿作做為商業使用、甚至當作自己的商標時，須注意不能從他人之商標擷取過多之要素而導致混淆誤認之虞(如在Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, L.L.C.案中，被告即未從原告的Louis Vuitton商標中擷取過多要素，而成為合法的商標戲謔仿作；反之，在Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Pacific Graphics, Inc.案中，被告則從原告之Hard Rock商標中擷取過多要素，而成為非法的商標戲謔仿作)。

(四) 進行商標戲謔仿作的目的係從事某種社會評論時，若批評的對象是商標權人本身，且商標戲謔仿作之人所其進行者係露骨之批評、而能使消費者免於混淆誤認，則能免除於商標侵權責任(如Smith v. Wal-mart Store, Inc案中)。然而，如果所評論的對象係與商標權人無關，而商標戲謔仿作未與其模仿對象保持明顯的差異使消費者免於誤認，則亦難以免於商標侵權責任(如Mutual of Omaha v. Novak案)。

        由前述諸多案例可知，商標戲謔仿作係具有法律風險之行為。一個成功的商標戲謔仿作，必須從其模仿之商標中擷取足夠的特徵進行模仿，始能產生幽默效果。然而，在模仿行為過度時，則可能產生侵害商標權責任。如前所述，為產生幽默效果，商標戲謔仿作通常會以知名企業或商標為對象。而此等企業通常更具有資力與動機以訴訟手段對付嘲謔其商標之人，而使其暴露在高度法律風險之下。此等兩難正是商標戲謔仿作之困難及深具趣味之處。

註釋