智慧財產專業團體

陳佳甫　專利師

一、 前言

        有關美國電腦軟體與商業方法的專利標的適格性（Patent Subject Matter Eligibility），從Alice案在2014年6月被認定為不具有專利適格性之後，美國專利商標局（USPTO）陸續公布了相關的審查指南，如2014年12月的「專利標的適格性暫時基準」、2015年7月的「更新版標的適格性」、以及2016年5月的「對審查委員備忘錄」。

        緊接在2016年5月12日，美國聯邦巡迴上訴法院（以下稱CAFC）在Enfish, LLC v. Microsoft Corporation, et al.（以下簡稱Enfish案）判決中，主要以系爭專利請求項係有關「根據一特定邏輯模型來增進資料儲存與擷取」為由，認定該系爭請求項並非屬抽象概念（abstract idea）。

        自從2014年的Alice案判決之後，Enfish案僅僅是第二件由CAFC所作出的判決中將軟體專利請求項認定為具專利標的適格性者。第一件如此的判決為DDR Holdings v. Hotels.com案，其係由不同於Enfish案的法官合議庭（panel of judges）所作出。

        本文將針對CAFC在Enfish案之判決內容進行簡介與探討，藉以了解近期美國CAFC中至少部分法官對於電腦軟體專利之適格性問題的判斷態度。

二、 案件背景

(一) 系爭專利簡介

        Enfish, LLC.擁有兩件美國專利，分別是第6,151,604號專利（以下稱’604專利）以及第6,163,775號專利（以下稱’775專利），上述兩件專利皆涉及用於電腦資料庫之創新邏輯模型的電腦軟體技術。

        於電腦軟體相關技術領域中，所謂的『邏輯模型』指的是用於電腦資料庫的資料之一種模型，對各種不同資料元素間的關聯性進行規劃。一個邏輯模型通常會導致特定資料表格的建立，但其並非敘述那些表格的位元（組）是如何被安排在實體記憶體裝置中。

        以『標準的關聯式（relational）』模型而言，要被模型化的每一項目（亦即，每一資料元素的類型）係提供在分開的表格中，各表格皆含有定義該表格的行（column），而這些表格之間的關聯性則是由不同表格之間的列（row）來提供連結。

相較於上述標準的關聯式模型，系爭專利提出另一種邏輯模型，其包含資料庫的『自參照式（self-referential）』特性。此一『自參照式』模型具有兩個在標準的關聯式模型中所欠缺的特性：

(1) 可將所有資料項目類型儲存在單一表格中，以及

(2) 可以藉由在相同表格中的列來定義該表格的行。

又，系爭專利指出可從此一獨特設計達到多重效益：
 

(1) 比關聯式模型更快的資料搜尋、

(2) 比結構化文字或影像更有效率的儲存資料，以及

(3) 允許更有彈性的資料庫配置。

        2012年8月，Enfish向美國聯邦加州中區地方法院提起訴訟，控告Microsoft的ADO.NET產品侵害其’604專利的請求項17、31和32以及’775專利的請求項31和32。一審地院在簡易判決（summary judgment）中判定：原告兩件專利中的五個系爭請求項皆無效，因其涉及抽象概念而不具備美國專利法第101條（35 U.S.C. §101）所述之專利適格性；在§102(b)下，因Microsoft的Excel 5.0產品已先前公開販售及使用而先占使得兩件專利的請求項31和32皆無效；以及請求項17並未受ADO.NET侵害。

以下列出’604專利請求項17之內容作為例示：

「一種用於電腦記憶體之資料儲存及擷取系統，包含：

用於根據一邏輯表來組配該記憶體的構件，該邏輯表包括：

多數邏輯列，該等邏輯列各自包括一物件識別號碼（OID）用以識別各該邏輯列，該等邏輯列各自對應至一資訊記錄；

多數邏輯行，與該等多數邏輯列交叉，用以界定出多數邏輯單元，該等邏輯行各自包括一OID用以識別該等邏輯行各者；以及

用於索引儲存在該表中的資料的構件。」(註1)

        Enfish隨後對Microsoft提起上訴，挑戰地方法院同意針對§101無效性（invalidity）、§102無效性，以及未侵權的簡易判決。

(二) 地方法院之見解

        依據35 U.S.C. §112(6)的規定，地方法院將上述「執行某些功能的構件（means for configuring）」，依據說明書所載執行該功能之對應結構而解讀為需要以下四個步驟的邏輯，亦即：

1. 於一電腦記憶體中創建出一邏輯表，其不需要被連續地儲存在該電腦記憶體中，該邏輯表係由多數列與多數行所組成，該等列對應至記錄，該等行對應至欄位或屬性，該邏輯表能夠儲存不同種類的記錄。
2. 將每一行與列指定一物件識別號碼，當其儲存為資料時，可作為一指標至相關聯的列或行，且其可在不同資料庫之間為可變的長度。
3. 對於每一行，儲存有關該行在一或更多列的資訊，使該邏輯表呈現自參照式的特性，透過創建新的行定義記錄而附加新的可立即使用之行至該邏輯表是可能的。
4. 於一或更多由該等列與行之交叉所界定出的單元中儲存及取出資料，其可包括結構性資料、非結構性資料或是指向另一列的一指標。

        最終，地方法院認定請求項17涉及「儲存、組織及擷取於一邏輯表中的記憶體」之抽象概念，更將其簡化成「使用表格的格式來組織資訊」之概念。同樣地，Microsoft促使地方法院將請求項17視為涉及「將資料組織成為具有相同行與列的邏輯表，其中一或更多列是被使用來儲存一索引或界定出行的資訊」。

        然而，將系爭請求項一方面理解為如此高階的抽象概念，另一方面又不受到請求項文字的限制，幾乎使得§101的例外吞噬了專利法之規則。

三、聯邦巡迴上訴法院之見解

(一) 有關Enfish案的專利標的適格性

        依據§101的規定：「任何人只要發明或發現任何新穎且有用的方法、機器、製品或物之組合，或其新穎且有用之改良，皆得依本法獲得專利保護。」即便落入上述四個類別，仍須判定所請發明是否屬於『自然法則、自然現象以及抽象概念』之法定例外。於最高法院（Supreme Court）的Alice案判決中引用了Mayo案的「二步驟分析法」指出：「首先必須判定系爭請求項是否涉及專利非適格性之概念。」若符合此判定門檻的話，才會進行到第二步驟「接著必須考量每一請求項的元件單獨且作為有條理的組合（ordered combination）而判定其是否包含額外的元件足以轉換請求項的本質成為一具有專利適格性的應用。」

        最高法院並未針對「如何判定是否滿足Mayo第一步驟分析之『抽象概念』」建立起一個明確的規則。相反地，在Alice案中，CAFC以及最高法院都只有比較系爭請求項與先前案例中已經被判定為抽象概念的請求項，而不需要花費力氣去劃定「抽象概念」類別精確的輪廓界限。然而，Mayo案之公式清楚地顯示出該第一步驟分析是有意義的，亦即，必須仔細考量請求項的實質分類是否「指向（directed to）」專利非適格性之概念。所謂的「指向」專利非適格，不能僅僅是探詢該等請求項是否「涉及（involves）」專利非適格性之概念，而是要將「指向」應用在請求項的第一階過濾，參考專利說明書的揭露內容，基於請求項的本質整體觀之，其是否屬於排除之專利標的。

        CAFC並非將Alice案解讀為：所有在電腦相關科技上的改良皆廣泛地判定為抽象概念，而必須利用Mayo第二步驟來對請求項進行考量。事實上，有些在電腦相關科技上的改良，在適當的請求下無疑的並非抽象概念。CAFC不認為涉及軟體的請求項（相較於硬體）為固有的抽象概念，因此只能在Mayo第二步驟中被適當的分析；軟體也可能是「非抽象」地實施到電腦科技，就如同硬體實施一樣。據此，CAFC認為本案是有關於「該請求項是指向對電腦功能性的改良，或者是指向一抽象概念」的探詢，也就是進行Mayo第一步驟分析。該第一步分析應聚焦在系爭請求項是著重於電腦能力/性能之特定方面的改善，還是一種僅僅是將電腦當作一般工具的處理方法而可歸納為「抽象概念」。因此回到本案，系爭請求項明顯係著重於電腦本身功能性、效能的改善，而非使用一電腦、利用該電腦原有性能而對經濟上或者其他任務進行改善。

        在’604專利說明書中，首先強調：「本發明藉由利用一種有彈性、自參照式表格來儲存資料而改善了先前技術中的資訊搜尋及擷取系統。」’604專利說明書中也有教示出該自參照式表格功能不同於習知的資料庫架構。根據說明書中所述，傳統式資料庫，諸如採用關聯式或是物件導向的那些模型，是不如本案所請發明的。當現今資料庫的結構條件要求程式設計師預先定義出一結構並且隨後資料項目必須符合該結構，系爭發明的資料庫並不要求需預先組配出一使用者必須適應資料項目之結構。就此，系爭專利請求項17記載了根據一邏輯表來組配記憶體的構件，以及用於索引表中資料的構件，並且界定了該邏輯表包含與自參照式功能相關的邏輯列與邏輯行之技術特徵。此外，CAFC合議庭對於系爭請求項做出「指向一現存技術改善」的結論，且其可由說明書中有關所請發明可達到超越習知資料庫之其他效益獲得支持，例如增進彈性、更快的搜尋時間、以及較小的記憶體需求。

        CAFC表示，地方法院過度簡化了上述請求項中「自參照式」的組件並且淡化了發明整體的效益。地方法院判定該等專利的自參照式概念可藉由創建一個具有簡單標頭列的表格而被達成。但事實並非如此。舉例來說，請求項17所請「組配用以執行特定功能的構件（means for configuring）」採手段功能用語形式，而說明書中對應記載了執行該功能的具體內容，亦即說明了該表格儲存有關於各行的資訊在該相同表格的多數列中，使得新的行可藉由在表格中創建新的列而被增加。因此，系爭請求項並非僅僅是一個標頭列而已。

        再者，CAFC並未因為該發明可在一通用電腦上運行而被說服、認定系爭請求項無效。和在Alice案（或是更近期的Versata案）(註2)中的系爭請求項不同，於Enfish案中的系爭請求項涉及一電腦的功能性改良。相較之下，於Alice及Versata案中的系爭請求項可被理解為僅是應用習知電腦組件來執行眾所周知的商業慣例。

        類似地，CAFC認為多數在電腦科技上的進展都是由軟體所組成，其本質不能藉由特定的物理性質被定義，而只能藉由邏輯上的結構或是程序被定義，從最高法院在Bilski或Alice案或是其他先前案例中，並未見最高法院是要去排除此一龐大技術程序之領域的可專利性。

        職是之故，CAFC認定上訴的系爭請求項中所記載的自參照式表格為一特定類型的資料結構，其被設計來增進一電腦儲存及擷取記憶體中資料的效能，亦即系爭請求項涉及針對在軟體領域中一問題的解決方法之一特定實施方式。據此，CAFC認定系爭請求項並非涉及一抽象概念，因而「Mayo二步驟分析法」停止於第一步驟分析，且判定系爭請求項為具專利標的適格性者。

(二) 有關Enfish案的專利無效性以及ADO.NET是否侵權

        由於CAFC判定系爭請求項在§101下具有專利標的適格性，故繼續轉向§102的有效性之爭議。地方法院判定兩件’604專利以及’775專利的請求項31和32在§102(b)下均已被Microsoft Excel 5.0軟體程式所先占。

儘管地方法院說明其判定之理由在於可將一未處理資料表格（Raw Data Table）與一樞紐分析表（Pivot Table）一起顯示在同一個試算表上，但CAFC認為該試算表只不過是上述兩個表格所呈現的一個媒介，就算是被繪製在一個表紙上，該等表格仍舊是獨立分開的兩個表格。據此，CAFC認為地方法院在同意簡易判決上是有誤的，且判定Excel 5.0的樞紐分析表特徵並未先占該等請求項。

        至於Microsoft的被控產品ADO.NET是否侵害了’604專利的請求項17，地方法院判定該產品並未實行該請求項中界定的「用於索引儲存在該表中的資料之構件」的功能。CAFC基於ADO.NET並未使用與系爭請求項17相同或相等的結構來達成上述動作認同此一結論。

四、 小結

        明顯的，在先前幾乎所有與電腦相關的§101案例中，最高法院的判決皆著重於Mayo第二步驟分析的探詢：判定其是否包含額外的元件足以轉換請求項的本質成為一具有專利適格性的應用。然而，於Enfish案中，系爭請求項聚焦在電腦功能性本身的改善上，因此，CAFC合議庭判定系爭請求項並非指向抽象概念，而是指向電腦能力/性能之特定方面的改善，其具體實施在該『自參照式』表格中。

        綜上所述，並非所有電腦實施之軟體發明皆屬抽象概念；當要進行專利標的適格性判斷時，理應確實地進行請求項是否指向一抽象概念之Mayo第一步驟分析。若該請求項涉及在電腦能力/性能之特定方面的改善，則此一事實可展現出該請求項並非僅敘述一個類似於先前被認定為抽象概念的構思(註3)。

註釋